Las marcas no tradicionales: olfativas y sonoras
Introducción:
Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos
para constituir una marca ya no son sólo los
tradicionales, palabras y elementos figurativos. En el comercio
se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que,
no siéndolo, tienen la capacidad de distinguir bienes y
servicios. Clasificando las marcas según el tipo de signo,
la marca clásica por excelencia es la "marca denominativa"
constituida palabras o términos pronunciables y
números. De gran tradición son también las
llamadas "marcas figurativas", compuestas por imágenes,
figuras, símbolos y dibujos y las "marcas mixtas" formadas
por una combinación de palabras y elementos
gráficos.
En tiempos recientes han surgido nuevos tipos de signos
y en correspondencia a esto, nuevos tipos de marcas que plantean
diversos problemas en cuanto a su registro, en especial las
marcas no tradicionales: tridimensionales, sonoras, olfativas,
táctiles, el color individualmente considerado, los
sabores y los hologramas[1]
Las marcas no tradicionales como género y
particularmente las olfativas y sonoras como dos de sus especies,
constituyen un tema de gran importancia y polémica en el
mundo de hoy, ya que la tendencia para el desarrollo de nuevos
productos o servicios es buscar un valor distintivo que permita
aumentar las ventas en un mercado de muchos competidores, con un
producto único y diferente, y esto se puede lograr a
través de una imagen atractiva, refrescante, donde cobran
relevancia, entre otros, la forma, color, sonido, tacto y
olor.
Por lo que no es raro que aparezcan continuamente nuevas
estrategias comerciales de grandes multinacionales que pretenden
por ejemplo, que en un cine se desprendan aromas en el momento en
que se estén proyectando en la pantalla sus anuncios
comerciales, tales como el olor de una cerveza recién
servida, de un refresco, o el aroma de un perfume. Asimismo, se
sabe de la posibilidad de que se lancen al mercado dispositivos
que pretenden acompañar de aromas a los correos
electrónicos, o al desplegar una página Web en
Internet.
En la esfera internacional ya se ha aceptado el registro
de un gran número de marcas no convencionales, podemos
citar los siguientes ejemplos: la esencia del aceite de
baño "Johnson & Johnson", la esencia del jabón
"Ivory", el sabor de la goma de mascar "Bazooka", el sabor
artificial del hilo dental, el sabor a menta del enjuague bucal,
el tacto natural de la ropa de piel y la orientación en
que siempre está fijado el logo de la "Pepsi Cola", entre
otros.
En nuestro trabajo brindaremos una panorámica
general sobre las características de las marcas no
tradicionales, olfativas y sonoras, y las problemáticas
que se presentan en la valoración de los requisitos para
su protección en los Registros
correspondientes.
Desarrollo:
Las Marcas sonoras:
A manera de definición podemos señalar que
las marcas sonoras son aquellos signos formados por un sonido o
combinación de sonidos, suficientemente distintivos,
diferenciadores y exclusivos, que son percibidos por el sentido
del oído. Los sonidos son generalmente aceptados como
marcas que pueden ser objeto de registro en diferentes
legislaciones, algunas de estas son: Australia, Francia, Estados
Unidos y la Unión Europea.
En la esfera internacional se reconoce desde hace poco
más de medio siglo la existencia de marcas sonoras:
sonidos, dichos y notas musicales en combinación. La
Oficina de Marcas y Patentes de lo Estados Unidos (USPTO)
comenzó a aceptar el registro de marcas no tradicionales
hace aproximadamente 50 años, en 1950 la NBC
registró la combinación de tres notas particulares
para servicios de radio[2]que pasaron a ser
símbolo de su identificación; también
podemos citar a la tonada de Merry Melodies, que
acompañaba a los dibujos de Hanna & Barbera y el grito
de Tarzán o la interjección 'boing', dadas de la
mano de la industria del cine, la radio, la televisión, la
telefonía celular e Internet.
Tomando como referencia el pronunciamiento del
Comité Permanente sobre el derecho de marcas,
diseños industriales e indicaciones geográficas de
la OMPI, en el documento
SCT/16/2[3]señalamos que en los diferentes
países en los que se reconocen las marcas sonoras, los
sonidos que la constituyen, pueden ser musicales o no musicales.
Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es
decir, por encargo), o bien tomados de la amplia variedad de
partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por
su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente
reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por
ejemplo, el trueno o el rugido de un león).
En la Unión Europea los sonidos solo pueden ser
registrados como marcas si son de carácter musical (por
ejemplo, el tono de Intel), por lo que no podrá ser
susceptible de inscripción registral el sonido de un
perezoso salvaje producido en uno o más chillidos
registrado como marca por la lotería estatal de Minnesota
en Estados Unidos, donde puede registrarse cualquier sonido
siempre y cuando cumpla con el requisito de distinguir los
productos y servicios de sus similares en el mercado.
A pesar del auge que ha alcanzado este tipo de marcas en
la esfera internacional con el desarrollo acelerado de las nuevas
tecnologías, todavía existen países en los
que las normativas sobre la materia, no reconocen a los sonidos
como signos susceptibles de ser reconocidos como marcas y por
consiguiente excluyen su inscripción de los registros
correspondientes, ejemplo: México[4]donde
solo pueden ser registrados los signos perceptibles por el
sentido de la vista, lo que descarta también a los olores
y los sabores.
Asimismo, existen países en los a pesar de que
sus legislaciones admiten expresamente el registro de los sonidos
y los olores como marcas, en la práctica no se han
implementado mecanismos y reglamentos especiales que permitan la
efectiva inscripción registral de estos signos, este es el
caso de Cuba[5]donde los examinadores que trabajan
en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), no
cuentan con una guía efectiva para someter a un
análisis profundo las solicitudes de inscripción de
este tipo de signos.
La práctica ha demostrado que al igual que las
marcas visuales tradicionales, las marcas sonoras pueden cumplir
con su papel en particular: ser fuente de identificación
de productos y servicios de sus similares en el mercado, aunque
posiblemente sea más frecuente que adquieran su
carácter distintivo con el uso y que se empleen en
combinación con otros tipos de marcas, tales como las
denominativas y las figurativas[6]
El principal obstáculo en numerosas legislaciones
para el registro de la marca sonora es cumplir el requisito de la
representación gráfica, al igual que la marca
olfativa que abordaremos posteriormente, razón por la cual
en los diversos sistemas nacionales se siguen diferentes
procedimientos, que en ocasiones se emplean conjuntamente para la
representación gráfica de los sonidos, la que puede
efectuarse por medio de: la descripción por escrito; la
notación musical o pentagrama; el nombre de la obra
musical de que se trate, si se aporta información
adicional que identifique la versión concreta que es
objeto de la marca; así como una grabación del
sonido en cuestión a través de un
fonograma[7]
En el mundo actual, no cabe dudas que las nuevas
tecnologías proveen oportunidades crecientes para los
potenciales titulares de marcas sonoras y la telefonía
celular va a la cabeza, equipada con vibradores y pequeños
juegos con sonidos que proveen nuevos y más servicios a
los usuarios. El crecimiento en estos campos obligará en
un futuro no demasiado lejano a buscar la protección de
más marcas sonoras en todo el mundo,
compañías como Deutsche Telekom, Nokia e Intel
tienen sonidos registrados que las identifican
internacionalmente.
Las Marcas
Olfativas:
Las marcas olfativas son las que están
constituidas por olores, aromas o fragancias, los que deben ser
tan característicos y distintivos que no pueden
confundirse o asociarse con otros. En la actualidad, existen
marcas olfativas ya registradas en algunas de las Oficinas
Nacionales de los Estados Unidos, y Estados Miembros de la
Unión Europea, principalmente en el Reino Unido y en
Benelux.
En varias fuentes aparece citado como el primer registro
de marca olfativa en el mundo, el de la compañía
Clark en 1990 en los Estados Unidos (uno de los países que
se encuentra a la vanguardia en el registro de este tipo de
marcas) para proteger hilo de coser y para bordado, cuyo olor se
encuentra descrito en la solicitud correspondiente como "una
fragancia de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa
de capullos de plumeria (Plumeria
blossoms)[8]".
En relación con las marcas sonoras, podemos decir
que las marcas olfativas han gozado de menos aceptación en
las legislaciones nacionales y su reconocimiento data de menos
antigüedad que estas, por ejemplo, en la legislación
española sobre la materia al exigirse como requisito que
el signo sea susceptible de representación gráfica,
puede considerarse que queda excluida la posibilidad de registrar
marcas olfativas; lo que queda confirmado además, por la
información que la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) presenta en su página Web, ya que excluye a
los olores al hacer referencia a los signos que pueden constituir
marcas.
En tal sentido, destacamos que estamos de acuerdo con el
criterio del Comité Permanente sobre el derecho de marcas,
diseños industriales e indicaciones geográficas de
la OMPI, en el documento SCT/16/2[9]que expone que
"como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las
marcas olfativas es necesario acreditar que esta reúne los
requisitos exigidos para ser registrada, y al examinar dichos
requisitos se ha hallado que no hay ningún motivo que
impida el registro de un olor cuando éste opera como marca
de los bienes del solicitante".
Lo anterior no es un secreto para las grandes
compañías y otros competidores del mercado, siempre
se ha conocido que lo que huele bien se vende mejor, el aroma de
los productos ejerce una influencia importante en la
elección del consumidor y no solamente en casos de
perfumes o fragancias, sino en otros tipos de productos como
lubricantes para autos, hilo de coser, periódicos o lana
para tricotar; lo que permite percatarnos de que el registro de
estos signos generalmente esta asociado a productos y no a
servicios.
Respecto a la marca olfativa, deben realizarse algunas
precisiones, teniendo en cuenta que la marca la constituye la
integración del producto y la fragancia, se considera que
determinados tipos de aromas no son capaces de distinguir y
diferenciar productos. Entre ellos se incluyen: a) el aroma
natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites
esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que se cree que
tienen un propósito funcional y, por consiguiente, carecen
de capacidad distintiva, y c) los aromas que son funcionales o
comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo: el
aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado
para hacer el producto más agradable o
atractivo[10]
El principal obstáculo para el registro de la
marca olfativa es cumplir el requisito de la
representación gráfica, en relación con el
mismo, se han identificado cuatro criterios para la
inscripción en los registros correspondientes de los
olores como marcas, estos son: la fórmula química,
la descripción por escrito del aroma[11]el
depósito en el registro de una muestra y una
combinación de las anteriores.
En relación con los criterios expuestos, diversas
son las opiniones al respecto, las que se evidencian en el caso
Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und
Markenamt[12]en el que el tribunal competente
dictaminó, en lo que respecta a la fórmula
química, que serían pocos quienes admitieran que
una fórmula de ese tipo guarda relación con el olor
que se pretende registrar. Puesto que una fórmula
química no representa el olor de una sustancia, sino la
propia sustancia, no constituye una representación
suficientemente clara y precisa de la marca. Asimismo, la propia
descripción del olor tampoco es suficientemente clara,
precisa y objetiva. El depósito de una muestra del olor no
constituye una representación gráfica y,
además, carece de la estabilidad y durabilidad
necesarias.
En sentido general, se ha señalado que no existe
ninguna clasificación de las fragancias aceptada
internacionalmente, que permita, como sucede con los
códigos de colores internacionales o con la
notación musical, identificar de un modo objetivo y
preciso cada fragancia por medio de la atribución de un
nombre o un código
específico[13]
Una vez expuesta la panorámica sobre la materia,
podemos concluir que en una sociedad marcada por constantes
cambios tecnológicos y donde la cultura del consumo cobra
cada día más fuerza, se impone la necesidad de
utilizar signos no tradicionales y novedosos, que cumplan una
función representativa y distintiva, como los que se
perciben por el sentido del olfato; dichas funciones se han
corroborado mediante estudios sobre percepción de los
olores que demuestran que influyen en la evocación de los
recuerdos y en las emociones, considerándose a la memoria
olfativa como una de las mejores que tiene el ser humano; por las
razones esgrimidas se impone el estudio de fórmulas
efectivas para el reconocimiento y la correcta protección
de estos signos en los diferentes países.
Conclusiones:
1. La práctica ha demostrado que al
igual que las marcas visuales tradicionales, los signos no
visuales como los olores y especialmente los sonidos, pueden
cumplir con el papel particular de las marcas: ser fuente de
identificación de productos y servicios de sus
similares en el mercado.
2. Las marcas olfativas en relación con
las marcas sonoras, han gozado de menos aceptación en
las legislaciones nacionales y regionales y su reconocimiento
data de menos antigüedad que estas.
3. El principal obstáculo para el
registro de la marca sonora y la marca olfativa es el
requisito de la representación gráfica, no
existiendo en la esfera doctrinal e internacional criterios
uniformes para la precisión del mismo en cada caso,
por lo que la determinación de estos criterios queda
supeditada a lo regulado en las legislaciones nacionales que
le confieren a este tipo de signos capacidad para ser
registrados como marcas.
4. A pesar de las limitaciones a su
protección jurídica la efectividad de los
mensajes auditivos y de los olfativos para la
promoción y venta de productos y servicios en el
mundo, ha permitido que en diversos países se
reconozca el registro de marcas sonoras y de marcas
olfativas, por lo que estamos llamados a trazar estrategias
conjuntas que armonicen su protección legal, teniendo
en cuenta la efectividad práctica que
poseen.
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Moyano, J. (15 de noviembre de 2012). Recuperado el 19 de
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http://mercantil.blogs.lexnova.es/2012/11/15/las-marcas-olfativas/
Legislación:
1. Ley de la Propiedad Industrial de 27 de
junio de 1991 de México.2. Decreto-Ley 203/99 "De Marcas y otros Signos
Distintivos" de Cuba.
Autor:
Lic. Taimara Pérez Pino
Lic. Yelena Zamora Rodríguez
Email: tpp[arroba]unah.edu.cu
Centro de Procedencia: profesoras de la Universidad
Agraria de La Habana
Breve referencia de las autoras:
Graduadas de licenciadas en Derecho en el año
2009, en la Facultada de Derecho de la Universidad de La Habana,
Cuba. Han participado en diferentes postgrados en materia de
Propiedad Intelectual y actualmente cursan la Maestría en
Gestión de la Propiedad Intelectual, en la Oficina Cubana
de la Propiedad Industrial (OCPI).
[1] Fundación Centro de
Educación a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico (CEDDET) y Oficina
Espoñola de Patentes y Marcas, 2005, pág. 32.
[2] Arden, 2000, pág. 11 (El registro
de esta marca en los EE.UU. es el No. 523,616).
[3] Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), 2006, pág. 8
[4] En la Ley de la Propiedad Industrial de
27 de junio de 1991 de México, se regula que marca es
“todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado”
(Artículo 88)
[5] Entre los signos que se reconocen como
marcas en el Decreto-Ley 203/99 “De Marcas y otros Signos
Distintivos”, se encuentran los olores, los sonidos y las
combinaciones de sonidos [artículo 3.1 incisos e) y
f)]
[6] En Australia, por ejemplo, se ha
registrado la melodía “Mr. Whippy” pese a
que ya existe la conocida marca denominativa “Mr.
Whippy” empleada para helados. También, el vals
“Dolmio” será reproducido claramente en
anuncios en los que aparece el conocido nombre comercial
“Dolmio”, de salsa para pasta. Véase
McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and Scents
as Trade Marks under Australian Law”, Intellectual
Property Quarterly, No. 2, 2004, págs. 167 y 168.
Citado en OMPI, 2006, pág. 8
[7] OMPI, 2006, pág.9.
[8] Registro No. 1,639,128 de la Oficina de
Patentes y Marcas de los EE.UU. Véase también, Re
Celia Clarke, DBA Clarke’s Osewez, U.S.P.Q. 2d 1238
(1990) (TTAB). Citado en OMPI, 2006, pág. 9.
[9] OMPI, 2006, pág. 9.
[10] Idem.
[11] Oficina de Patentes de los Estados
Unidos, Trademark Manual of Examining Procedure (2002)
WLTMEP3rd 807.11 (WL), citado en OMPI, 2006, pág.10.
[12] Causa Ralf Sieckmann contra Deutsches
Patent-und Markenamt C-273/00 [2002] E.C.R. I-11737,
párrafos 10 a 13 y 19(2). El solicitante
deseaba registrar una sustancia química pura, el
cinamato de metilo. Aportó una fórmula
química y describió el olor en los siguientes
términos: “afrutado y balsámico con un
ligero dejo a canela”, con la intención de
utilizarlo para diversos servicios de las clases 35, 41
y 42 de la Clasificación de Niza. citado en OMPI,
2006, pág.10.
[13] Eden SARL contra OHIM, causa
T-305/04, 27 de octubre de 2005, sobre el “olor
de la fresa madura”, empleado para una amplia variedad de
productos para el hogar, productos de cuero y productos de
papel. Citado en OMPI, 2006, pág.10.