Algunos factores para determinar la existencia del riesgo de confusión

Introducción

Este trabajo tiene con finalidad ofrecer algunos
elementos para realizar el análisis del riesgo de
confusión entre dos marcas.

Las marcas constituyen una importante
modalidad dentro de la Propiedad Industrial. El surgimiento de
estas está dado por la necesidad que sintió el ser
humano, desde los tiempos remotos, de marcar los objetos que eran
su propiedad, para diferenciarlos así de los
pertenecientes a otros miembros de la comunidad a la que
pertenecían.

En las antiguas Grecia y Roma, así
como Mesopotamia y Egipto, se utilizaron símbolos
marcarios para distinguir sus productos, siendo estos
principalmente cerámicas y alimentos Los símbolos
también fueron utilizados para identificar los comercios.

Durante la Edad Media, el uso de las marcas
disminuyó de forma notable. La causa de esto, entre otros
factores, se debió a que los oficios artesanales eran
sometidos a colegiación (siendo esto el precedente de los
gremios), y al hecho de que la población de las ciudades,
la cual tiene el papel predominante como centro de consumo,
disminuyó notablemente en esa época.

No obstante, con la llegada del renacimiento y la serie
de cambios económicos, sociales, políticos,
ideológicos y culturales que afrontó Europa durante
el mismo, trajo consigo el resurgir de la práctica del uso
de marcas, siendo uno de los ejemplos más prominentes la
utilización de los escudos familiares para identificar la
actividad comercial a la cual se dedicaba dicha
familia.

El desarrollo constante de las actividades comerciales
trajo consigo el elaboración y posterior
implementación de las primeras leyes de materia de marcas,
siendo ejemplo de estas: la Ley Inglesa de 1266, relativa a la
compañía de panaderos y el decreto de la cuidad de
Amines en 1374, vinculado con el marcado de mercancías
para garantizar su origen.

Si bien entre los siglos XVII y XVIII se inició
la utilización de marcas comerciales por las
fábricas, como indicadores de calidad y origen, con la
llegada de principios del XIX de la Revolución Industrial,
en Gran Bretaña en primer lugar y el resto de Europa
continental después, ocurren el mayor conjunto de
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y
culturales de la Historia de la humanidad. La Revolución
Industrial, periodo histórico comprendido entre la segunda
mitad del siglo XVIII, constituyó un cambio significativo
en cuanto al proceso productivo, que trajo consigo la
distribución masiva de los productos, dado el incremento
de la capacidad de producción, surgiendo así la
imperiosa la necesidad de utilizar las marcas como ente
diferenciador de los productos dentro de un mercado
común.

A partir de ese momento, la utilización de las
marcas continuó creciendo, ya que su utilidad como agente
diferenciador de productos y servicios en un mercado común
se hizo cada vez más necesaria, siendo su uso
prácticamente indispensable en el mercado tanto nacional
como mundial de nuestros días.

La marca, signo distintivo por excelencia, ha contado
con numerosas acepciones, siendo ejemplo de estas la dada por los
autores, Lamb, Hair y McDaniel, cuando definen a la marca como "
un nombre, término, símbolo, diseño o
combinación de estos elementos que identifica los
productos de un vendedor y los distingue de los productos de la
competencia. " Para el autor Richard L. Sandhusen, "una marca es
un nombre, término, signo, símbolo, diseño o
combinación de los mismos, que identifica a los productos
y servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un
mismo proveedor; Las marcas pueden ser locales, nacionales,
regionales o de alcance mundial". Otra interesante
definición la brindan Laura Fischer y Jorge Espejo, cuando
define a la marca como "un nombre, término
simbólico o diseño que sirve para identificar los
productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y
para diferenciarlos de los productos de los competidores" ,
mientras que por su parte, Philip Kotler considera que "ya sea
que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u
otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una
parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los
compradores, un conjunto específico de
características, beneficios y servicios" .

No obstante lo anterior, todos estos conceptos coinciden
el hecho de que la marca es un signo utilizado para identificar y
distinguir productos en un mercado común, evitando
así la confusión del consumidor de los mismo, la
cual podría ocurrir ante un mercado que dispone de
infinidad de productos semejantes en apariencias. Corresponde a
la marca identificar a su productos, diferenciándolo de
los demás e indicando que el mismo goza de
características únicas, que lo hacen el más
idóneo para casa consumidor.

Son marcas fuertes aquellas que están dotadas con
un elevado carácter distintivo. Esta fortaleza puede tener
su origen en dos causas: la estructura intrínseca del
signo o la amplia difusión de la marca entre el publico
consumidor, siendo esta segunda causa la que mas contribuye a
fortalecer el carácter distintivo de la marca

La ley cubana establece en su Artículo 3. – 1.
que pueden constituir marcas:

a) los signos denominativos como las letras,
las palabras, las cifras y todas las combinaciones de estos
signos;
b) los signos figurativos como las
imágenes, las figuras, los dibujos, los
símbolos y los gráficos, así como el
color, siempre que esté delimitado por una forma
determinada, y las combinaciones de colores;
c) los signos mixtos a partir de la
combinación de signos denominativos y
figurativos;
d) las formas tridimensionales, siempre que
puedan ser delimitadas del producto, entre las que se
incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto
o su presentación;
e) los olores;
f) los sonidos y las combinaciones de
sonidos.

Desarrollo

Concepto de
riesgo de confusión

Según el diccionario de la Lengua
Española, el vocablo confusión puede tener varios
conceptos, entre los cuales se destacan: Mezcla de cosas
diversas, desorden, falta de concierto y de claridad,
perplejidad, desconcierto, desasosiego, error,
equivocación. En materia de Propiedad Industrial, el
riesgo de confusión es una figura fundamental en el
Derecho de Marcas, siendo el mecanismo que impera en diversos
sectores del sistema de marcas, y una de las prohibiciones
básicas que obstaculizan el registro de una
marca.

El riesgo de confusión constituye aquel
fenómeno que tiene lugar en la mente del consumidor, en
virtud de la coexistencia en el mercado de dos marcas
idénticas o similares para distinguir productos o
servicios idénticos o similares, habida cuenta que el
consumidor se haya expuesto al peligro de creer
erróneamente que se trata de los mismos productos o
servicios, de los cuales espera un conjunto de
características homogéneas y estables y una
constancia en la calidad respecto al nivel
acostumbrado.

Método de
investigación utilizado

Método de investigación
bibliográfica de textos, publicaciones seriadas y no
seriadas en la materia, documentos digitales de Internet, de
diferentes autores de diferentes países y organizaciones
internacionales, a fin de explicar las actuales tendencias en la
materia y conformar un juicio en relación con cada uno de
los tópicos evaluados.

El riesgo de
confusión en la ley cubana

Entre las prohibiciones relativas que se encuentran
establecidas en el artículo 17.1 del Decreto-Ley 203 de
Marcas y otros signos Distintivos de Cuba, se encuentran las
relacionadas con el riesgo de confusión, siendo las mismas
las siguientes:

No puede registrarse como marca un signo cuyo uso
afectaría a un derecho anterior de tercero. Se entiende
afectado un derecho anterior de tercero cuando:

"el signo es idéntico o similar a una marca
registrada o en trámite de registro en el país por
un tercero desde una fecha anterior, para productos o servicios
idénticos o similares, si su uso pudiese causar un riesgo
de confusión o de asociación"

"el signo es idéntico o similar a un nombre
comercial, un rótulo de establecimiento o un emblema
empresarial usado o registrado en el país por un tercero
desde una fecha anterior, si su uso pudiese causar un riesgo de
confusión o de asociación"

Factores fundamentales para determinar la existencia del
riesgo de confusión

1) La interferencia entre las marcas.

2) La interferencia entre los productos.

3) El grado de atención del
consumidor.

Primer factor: La interferencia entre las
marcas.

Para analizar la posible interferencia entre las marcas,
se debe inicialmente proceder a clasificar el tipo de signos de
que se trata, pues en dependencia de ello, así
serán las reglas aplicables a ese cotejo marcario en
específico. Los signos en conflicto pueden ser
denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, olfativas y
dáctiles. En dependencia de la clasificación se
decidirá la estrategia a seguir.

Ejemplos de comparaciones.

De tratarse de dos signos denominativos simples, que son
aquellos que consisten en una sola palabra, la cual a su vez,
puede constar de una sola silaba, deben comparase entre si con
arreglo la pauta de la visión en conjunto, es decir sobre
la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada
denominación confrontada y sin descomponer su unidad. Dado
que este tipo de marcas tienen una estructura elemental y
unitaria, a las mismas le es aplicable la siguiente doctrina,
formulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades en el
Fundamento No 23 de La Sentencia 11 de noviembre de 1997 donde se
afirma: "la percepción de las marcas que tiene el
consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate,
tiene una importancia determinante en la apreciación
global del riesgo de confusión Pues bien el consumidor
medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferente
detalles no se detiene a examinar".

La comparación estará dada
únicamente entre estos elementos, estableciéndose
un juicio comparativote las sílabas y letras que conforman
el vocablo, valorándose su impacto y la impresión
que produzcan las denominaciones en conflicto para el consumidor
medio.

En este caso se hará especial énfasis en
la oposición de los fonemas integrantes de las marcas en
conflicto, atendiendo a la clasificación de las
consonantes y las vocales del idioma español, según
el modo de articulación, de forma tal que la
combinación de fonemas de un mismo grupo implicará
mayor probabilidad de interferencia fonética.

Criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo
español. Entre las pautas concretas aplicables para la
comparación de marcas denominativas, el tribunal
español destaca las siguientes:

A) La identidad de las silabas tónicas
de las marcas comparadas.
B) La ordenación de las vocales en las
marcas señaladas.
C) El relieve del factor
tópico.
D) La transposición de los elementos
integrantes de las denominaciones comparadas.

De tratarse de dos marcas denominativas complejas, que
son aquellas conformadas por dos o mas palabras, La
comparación entre estas marcas debe llevarse a cabo con
arreglo a la pauta de la visión en conjunto anteriormente
expuesta, lo que quiere decir que la marca no debe ser
desintegrada en sus vocablos componentes, ya que hacer esto
conllevaría a que el consumidor no pueda valorar la marca
por su impresión general, sino que al contrario, centre su
atención en diferencias cuantificables, Al realizar el
análisis de estas marcas se debe tener en cuenta que por
estar expuesto diariamente a la contemplación de un
elevado numero de marcas, el consumidor medio del correspondiente
sector del mercado únicamente conservará en la
memoria una impresión general y global de las
denominaciones confrontadas.

De tratarse de dos marcas mixtas, que son aquellas que
están compuesta por una denominación, ya sea simple
o compleja, y un electo figurativo o gráfico debemos
partir al realizar este análisis, no sólo de la
regla imperante en todo cotejo marcario, es decir, la Regla de la
visión de conjunto, sino también de la
comparación entre las marcas. Una de las formas de
realizar este segundo análisis es tomando en cuenta la
Regla del elemento dominante según la cual, dentro de todo
conjunto marcario, existe un elemento que por su originalidad,
carácter llamativo o situación dentro del conjunto,
provoca una impresión determinada en la mente del
consumidor, de manera que adquiere una supremacía en
comparación con el resto de los elementos que conforman la
marca. Si bien la determinación del elemento dominante
dentro de una marca es un proceso complejo, existe una
teoría reconocida judicial y doctrinalmente que plantea
que el análisis comparativo de las marcas enfrentadas debe
centrarse específicamente en las denominaciones que
conforman las marcas, dado que no puede desconocerse el valor
distintivo del elemento a través del cual la marca puede
ser expresada sin la menor ambigüedad, toda vez que un
gráfico en varias ocasiones no cuenta con toda
expresión y el público generalmente demanda los
productos por su nombre y no por su gráfico. La
línea jurisprudencial del Tribunal Supremo español
propugna que cuando la comparación entre signos
distintivos debe aplicarse la pauta de que el elemento
denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente
gráfico o figurativo.[1]

Resulta decisiva la identidad o semejanza
fonética de los vocablos a la hora de valorar el riesgo de
confusión que podría existir el público
consumidor, toda vez que para el consumidor prevalece el aspecto
verbal, ya que ante sus ojos el elemento gráfico puede
aparecer como un elemento decorativo que, desempeña un
papel ornamental; y esto podría provocar en el consumidor
un riesgo de confusión mayor.

Segundo factor: La interferencia entre los
productos.

Al realizarse este análisis, se deberá
considerar si efectivamente los productos que pretenden
distinguir cada una de las marcas, presentan dos
características, siendo estas, la misma naturaleza e igual
finalidad. Si los productos de ambas marcas se encontraran en la
anterior situación, entonces necesariamente
coincidirán en el sector del mercado y en los mismos
establecimientos, por tanto, las marcas serían propensas a
ser confundidas bajo esas circunstancias durante su
comercialización.

Sobre El tema, el profesor Fernández Novoa expone
lo siguiente:

"Al analizar las impresiones y las reacciones del
público ante los productos amparados por ambas marcas, se
contraponen dos hipótesis. La primera es aquella en que
las afinidades existentes entre los productos o servicios
confrontados son tan importantes, que el consumidor medio
podría confundir los productos o servicios portadores de
la marca prioritaria con los productos o servicios portadores de
la marca posterior. La segunda hipótesis es aquella en que
a pesar de no surgir una confusión entre los
correspondientes productos o servicios, estos son tan afines que
el consumidor medio podría creer erróneamente que
proceden de una misma empresa".

A esta segunda hipótesis se refiere la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de
junio de 1994 que afirma en su apartado No 16:

"El derecho de las marcas tiene como objetivo proteger a
los titulares contra las maniobras de terceros que provocando un
riego de confusión en el ánimo de los consumidores,
intentes sacar partido de la reputación atribuida a la
marca. Pues bien este riesgo puede crearse mediante la
utilización de un signo idéntico para productos
diferentes de aquellos para los cuales se adquirió un
derecho de marcas (mediante registro u otra forma), desde el
momento en que los productos de que se trate, presenten
relaciones lo bastante estrechas para provocar en el ánimo
de los usuarios que vean estampados en dichos artículos el
mismo signo, la conclusión de que los productos proceden
de la misma empresa. La similitud de los productos forma parte
por consiguiente, del riesgo de confusión y debe valorase
en función del objetivo perseguido por el derecho de
marcas".

No obstante lo anterior, para el caso en que marcas
semejantes o idénticas amparen productos en clases bien
diferenciadas entre sí, será posible la
aplicación de la Regla de la Especialidad. Este principio
está dirigido a determinar la compatibilidad de signos
idénticos o semejantes, cuando estos se aplican en
sectores de productos o servicios que son diferentes dentro de un
área comercial determinada, es decir, permite que convivan
marcas idénticas para productos distintos, siempre que
estos sean lo suficientemente distintos como para que no se
suscite el riesgo de confusión respecto del origen
empresarial.

El principio de especialidad permite que una marca
registrada coexista con otra marca de idéntica o similar
denominación, siempre y cuando no coincidan en el mismo
mercado de productos o servicios. Innumerables son los ejemplos
con que se podría ilustrar para probar este principio, ya
que basta que estemos en presencia de dos marcas registradas en
clases radicalmente diferentes y que definitivamente no
coincidirán en el mismo sector del mercado, para que la
posibilidad de confusión se vea prácticamente
eliminada.

Tercer factor: El grado de atención del
consumidor.

El riesgo de colusión debe establecerse siempre
desde la perspectiva del público de los consumidores
interesados en la adquisición de los correspondientes
productos o servicios. Al analizar la problemática del
riesgo de confusión, se hace necesario tipificar la figura
del consumidor medio, el cual, según la concepción
del derecho español y francés, es aquella persona
que no destaca por sus particulares conocimientos, ni tampoco por
ser especialmente ignorante; se trata de una persona dotada de un
raciocinio y facultades perspectivas normales. Por su parte, el
derecho alemán plantea que el consumidor medio es aquella
persona poco reflexiva, que de ordinario contempla una
atención superficial la oferta y la publicidad de los
productos o servicios y de sus signos distintivos.

La jurisprudencia trata en numerosa ocasiones de esta
figura y su importancia durante el proceso de delimitar si la
marca es susceptible al riesgo de confusión. Ejemplo de
esto lo constituye la sentencia de Tribunal de Luxemburgo de 16
de julio de 1998, que falló en el caso ´Gut
Sprengheide GmbHn y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des
Kreises Steinfurt, cuando la sentencia cuestiona si la
denominación, marca mención publicitaria
consideradas podrían o no inducir a error al comprador
medio normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz.

Otra sentencia sobre el tema es la Sentencia del
Tribunal de Justicia del 22 de Junio de 1999, que falló el
caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GMBH contra Klijsen Andel
BV, cuando estableció que: se deduce que la
percepción de la marca que tiene el consumidor medio de la
categoría de productos o servicios de que se trate, tiene
una importancia determinante en la apreciación global del
riesgo de confusión.

Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una
marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a
examinar, A los efectos de esta apreciación global, se
supone que el consumidor medio de la categoría de
productos es un consumidor informado y razonablemente atento y
perspicaz, no obstante, debe tenerse la circunstancia de que el
consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar
directamente las marcas a través de un análisis,
sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Procede igualmente tomar en consideración el
hecho de que el nivel de atención del consumidor medio
puede variar en función de la categoría de
productos o servicio contemplado.

Dos prototipos particulares de consumidor, el consumidor
profesional y/o especializado y el consumidor
elitista.

El grado de atención atribuible al consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es
variable. Deberá considerarse más elevado cuando la
marca diferencia productos o servicio especializados o refinados
por los que se paga un precio alto,

Ejemplo (consumidor especializado)

La Sentencia de la Sala Tercera de 8 de abril de 1974,
se apoyó en la especialización profesional del
consumidor, al decretar que no eran semejantes las marcas NETETAL
(solicitada para distinguir prensas de inyección de
materias termoplásticas) y la marca anterior NESTOR
registrada para distinguir maquinas y herramientas destinadas a
maderas y metales). La sala de este tribunal sostuvo que no
resulta razonablemente probable la confusión de los
adquirentes de cada uno de estos tipos de maquinaria, si se tiene
en cuenta la especialización profesional del usuario e
incluso su precio.

Ejemplo (consumidor elitista)

La Sentencia de la Sala Tercera del 11 de julio de 1980
subraya el carácter elitista de la clientela de productos
como el vino, diferenciados por las marcas contempladas que se
encontraban en disputa. La sentencia atribuye a esta clientela
una gran sensibilidad para diferenciar los signos distintivos,
exponiendo que esta sensibilidad se deriva de los conocimientos
que la clientela elitista posee en el arte de degustar
vinos.

Conclusión

El riesgo de confusión trae aparejado un
aprovechamiento injusto del prestigio y la fama adquiridos por
marcas previamente registradas, trayendo esto consigo la
afectación directa del público consumidor del
producto o servicio en cuestión, que busca en el mismo,
características y sobre todo una calidad determinada que
no obtendrá de la nueva marca. Dicho aprovechamiento hay
que evitarlo, mediante un análisis consecuente de de cada
marca, tomando en cuenta las pautas anteriormente
mencionadas.

Bibliografía

Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos
distintivos.

Tratado sobre Derecho de Marcas del profesor Carlos
Fernández-Novoa.

La importância de la mercadotecnia del profesor
Richard L. Sandhusen.

Mercadotecnia de los autores Laura Fischer de la Vega y
Jorge Espejo Callado.

Mercadotecnia Social. Estrategias para cambiar el
comportamiento publico del Doctor Philip Kotler.

Sentencia del Tribunal de Justicia del 22 de Junio de
1999, que fallo el caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GMBH
contra Klijsen andel BV.

Sentencia de la Sala tercera del 11 de julio de
1980.

Sentencia de la Sala Tercera de 8 de abril de
1974.

Sentencia de Tribunal de Luxemburgo de 16 de julio de
1998 que fallo el caso ´Gut Sprengheide GmbHn y Rudolf
Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 22 de junio de 1994.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades en
el Fundamento No 23 del 11 de noviembre de 1997.

Autor:

Nadia Alvarez Mainegra

Licenciada en Derecho.

Especialista en Marcas del bufete Consultores Legales y
Agentes de Invenciones y Marcas (CLAIM S.A.)

Coautora:

Hortensia del Carmen Peón
Naranjo

Licenciada en Derecho

Especialista General de la Propiedad
Intelectual

Coautora:

Dianela Zayas González

Licenciada en Derecho

Especialista General de la Propiedad
Intelectual

[1] Fernández Novoa, Carlos,. Tratado
sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons. 2004.