Art. 57º. – Se entiende por
indicación geográfica el signo que identifique un
producto como
originario de un país, región, localidad u otro
lugar, cuando determinada característica del producto o su
reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen
geográfico.
Art. 58º. – Sólo los productores,
fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el
lugar designado por la indicación geográfica
podrán usar en el comercio esa
indicación respecto al producto que ella
identifica.
Ellos tendrán acción
para impedir que la indicación geográfica se
utilice para identificar productos del
mismo género que
no sean originarlos del lugar designado por la
indicación.
Art. 59º. – Constituye uso de una
indicación geográfica en el comercio el que se
hiciera en la publicidad y en
cualquier documentación comercial relativa a la
venta, exposición
u oferta de
productos o servicios,
Art. 60º. – Cualquier persona
interesada tendrá acción judicial para impedir la
utilización de cualquier medio que, en la
designación o presentación de algún
producto, indique o sugiera que éste proviene de una
región geográfica distinta del verdadero lugar de
origen, o cualquier otra utilización que constituya un
acto de competencia
desleal.
Art. 61º. Constituye marca colectiva
todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de productos o de servicios de
empresas
diferentes que utiliza la marca bajo control del
titular.
Art. 62º. Las sociedades
legalmente autorizadas podrán registrar marcas colectivas
para uso de sus miembros.
Art. 63º. El registro de una
marca colectiva deberá ser solicitado por el titular, con
expresa indicación del carácter de la marca y acompañando
el reglamento de uso de la misma.
Art. 64º. La publicación de la
solicitud de registro de la marca colectiva contendrá,
además, un extracto del reglamento de uso, incluyendo las
condiciones esenciales de uso.
Art. 65º. El titular de la marca colectiva
comunicará a la Dirección de la Propiedad
Industrial toda modificación introducida en el reglamento
de uso de la marca. Estas modificaciones surtirán efecto
contra terceros luego de su inscripción y
publicación.
Art. 66º. Las marcas colectivas están
sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a
marcas.
LECCIÓN XII
12. MARCAS
ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA
MARCA.
A- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL
USO.
SISTEMA
DECLARATIVO.
Este sistema denominado DECLARATIVO, presenta la
ventaja de ser extremadamente económico. El
"ocupante" de la marca nada tiene que hacer sino
utilizarla para merecer la protección de la
ley.
El sistema declarativo es aquel en el que el derecho
exclusivo nace con el uso y sólo después se
efectúa el depósito o registro de la
marca.
En otros países (anglosajones), se ha mantenido
el uso como elemento de obtención de la protección;
se trata empero sólo de un elemento, ya que la
legislación prevé un registro de la marca, con
efecto declarativo simplemente.
B- ADQUISICION MEDIANTE EL
REGISTRO.
SISTEMA ATRIBUTIVO.
Este sistema, denominado de REGISTRO ATRIBUTIVO,
es el de mayor difusión entre los países latinos.
Exige la intervención de una dependencia administrativa
registradora y además implica trámites en que a
menudo deben intervenir mandatarios especializados o
"Agentes de la propiedad industrial". Tiene la
reputación de ofrecer un derecho con contornos más
definidos y ciertos.
Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la
adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este
sistema es el que "atribuye" el derecho a quien
obtiene el registro de la marca. Como bien explica Breuer Moreno.
"en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna
especie sobre la marca si no hay registro".
Lo dicho, no significa que la marca no registrada
esté totalmente desprotegida. Se ha sostenido
reiteradamente que cuando un tercero sin escrúpulos
pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien
no la ha registrado la marca usada tendrá valor frente a
la registrada ya que éste criterio tiende a evitar que se
consume un despojo contrario a la
moral.
"DEL REGISTRO, DE SUS FORMALIDADES Y DEL DERECHO DE
PROPIEDAD DE LAS MARCAS" Ley 1294/98
Art. 4º. La solicitud para el registro de
una marca deberá ser presentada ante la Dirección
de la Propiedad Industrial, la que expedirá el
correspondiente recibo.
Art. 5º. La solicitud a los efectos del
registro, se formulará por escrito e incluirá lo
siguiente:
a) Nombre, domicilio y firma del solicitante y de su
patrocinante o de su apoderado, según
corresponda,
b) Denominación de la marca o su reproducción cuando, se trate de marcas
figurativas, mixtas o tridimensionales;
c) Especificación de los productos o servicios
que distinguirá la marca, con indicación de la
clase;
y,
d) Carta poder o poder
especial o general, cuando el interesado no concurriese
personalmente. El solicitante o su apoderado deberá
constituir domicilio en la capital de
la
República. Las personas jurídicas solo
podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un
agente de la propiedad industrial matriculado.
Art. 6º. La Dirección de la Propiedad
Industrial en interés
del público, podrá denegar el registro de una marca
idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo
producto o servicio, con
notificación al solicitante, aún mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro
solicitado podrá concederse sólo para alguno de los
productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con
una limitación para determinados productos o servicios,
cuando no se justifica una denegación total.
La Ley 1294/98 de Marcas en el artículo
15 consagra el sistema atributivo.
"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley
concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a
ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y
medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede
el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro
signo que pueda inducir directa o indirectamente a
confusión o a asociación entre los productos o
servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relación entre ellos"
SISTEMA MIXTO. En nuestro sistema positivo nada
dice de ello.
CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA
MARCA.
Legislaciones como en la Argentina, disponen la
obligatoriedad del uso de la marca, siendo éste un
requisito esencial para la conservación del derecho. El
uno debe efectuarse para evitar que la marca caduque y para
permitir que ésta pueda ser renovada al producirse su
vencimiento.
En estos casos, el uso tiene que darse en la comercialización de un producto o en la
prestación de un servicio.
Asimismo, nuestra legislación establece que para
la conservación del derecho de propiedad de la marca, debe
usarse.
"Art. 27º. – El uso de la marca es
obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se
cancelará el registro de una marca:
a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de
los cinco años inmediatamente posteriores a la
concesión de su registro;
b) Cuando su uso haya sido interrumpido por
más de cinco años consecutivos;
c) Cuando su uso, dentro del plazo estipulado en
los dos ítems precedentes, haya tenido lugar con
alteraciones substanciales de su carácter distintivo
original, tal como constaba en el certificado de registro
pertinente;
La cancelación no será procedente si el
uso de la marca o en caso su no uso, hubiera sido ya justificado
por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso
anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados
en los ítems a) y b). No procederá la
cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse
por razones de fuerza
mayor.
No se cancelará la marca registrada y no
utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la
comercialización de un producto o en la
presentación de un servicio incluido en otras
clases.
La acción de cancelación por falta de uso
se deberá promover ante la jurisdicción judicial,
civil y comercial. La persona que obtenga una resolución
de cancelación favorable, tendrá derecho preferente
al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en que quede firme la resolución en
cuestión"
Los derechos sobre una marca pueden extenderse
indefinidamente en el tiempo; se
diferencian desde éste ángulo con los que surgen de
las patentes, los que necesariamente tienen un máximo
legal, sin permitirse la renovación de tales
derechos.
Concedido un registro marcario, su titular gozará
de los derechos emergentes de tal registro por el término
de 10 años, vencidos los cuales el registro podrá
ser renovado indefinidamente por períodos iguales (art.
19), siempre que no se produzca una causal de extinción
durante uno de esos períodos.
Para que la solicitud de renovación sea tal, y no
la solicitud de un nuevo registro marcario, o sea, para que se
mantenga en vigencia el derecho preexistente sobre la marca, tal
solicitud debe ser presentada antes de la expiración del
término del registro anterior.
PERDIDA DE LA PROPIEDAD SOBRE LA
MARCA
Se reconocen algunas causales de extinción del
derecho de propiedad de una marca, que debieran provenir de la
propia legislación marcaria; entre ellas las establecidas
por el Art. 53. "El derecho de propiedad de una marca se
extingue:
a) Por renuncia del titular;
b) Por vencimiento del término de vigencia
sin que se renueve el registro; y,
c) Por la declaración judicial de nulidad
o de caducidad por el no uso del registro,
A- Renuncia del titular.
Para que se extinga el derecho sobre la marca, la
voluntad de renuncia al a tal derecho debe ser comunicada a la
Dirección de la Propiedad Industrial. Debe tenerse en
cuenta que el derecho sobre la marca es un derecho "erga
omnes". La renuncia puede ser parcial en lo que a
clases, o productos y servicios se refiere, pero no en cuanto a
forma o características del signo distintivo. Esto
último supondría una modificación y no una
renuncia a la marca.
La renuncia no debe confundirse con la figura del
"Abandono" de marca. El abandono surge, en
países como Estados Unidos,
del no uso de la marca y de otros actos que sólo
indirectamente se relacionan con la voluntad del titular de
renunciar a su marca. Podría interpretarse de la misma
forma el art. 27.
B- Vencimiento del término de
vigencia.
Esta causal de extinción del registro marcario se
relaciona con la duración de tal registro y su posibilidad
de renovación.
Art. 19º. "El registro de una marca tiene
validez por diez años, podrá ser prorrogado
indefinidamente por periodos de igual duración, siempre
que su renovación se solicite dentro del último
año antes de su expiración y que se observen las
mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se
computará desde la fecha del vencimiento del registro
anterior. Podrá solicitarse la renovación dentro de
un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido
además de la tasa de renovación
correspondiente"
Art. 26º. – Tratándose de una
solicitud de renovación de marca, el plazo del abandono
será de ciento ochenta días computados desde la
fecha del vencimiento del registro o de la última
actuación posterior a ésta, y se procederá
conforme a lo que se dispone en este capítulo en lo que
fuere aplicable.
C- Declaración judicial de
nulidad.
Art. 46º. – La oposición al registro
de una marca deberá deducirse en escrito fundado ante la
Dirección de la Propiedad Industrial, hasta el vencimiento
del plazo de sesenta días hábiles, computado a
partir del primer día hábil siguiente al de la
última publicación.
Art. 47º. – De la oposición deducida
se correrá traslado, notificando por cédula al
solicitante o a su apoderado por un plazo de dieciocho
días hábiles para contestarla. Si hubiera hechos
que probar se abrirá la causa a prueba por cuarenta
días hábiles, plazo que empezará a correr a
partir de la notificación por cédula a las partes.
Las pruebas
instrumentales podrán ser ofrecidas y agregadas en
cualquier momento del periodo probatorio. Una vez cumplida la
contestación o en su caso cerrado el período de
pruebas, sin otro trámite el expediente quedará en
estado de
autos para
resolver, aún cuando no se hubiese contestado la
oposición. Si se hubiesen presentado una o más
oposiciones, ellas se resolverán en un solo acto, mediante
resolución fundada.
Art. 48º. – Cuando a quien no tenga
registrada una marca se le reconozca en una oposición o
anulación el mejor derecho para su registro, está
obligado a solicitarla dentro de los noventa días de
ejecutoria la resolución definitiva. En caso de no hacerlo
así, perderá el derecho de
prelación.
Art. 52º. – Cuando en un procedimiento de
oposición, por la vía reconvencional, se alegare la
cancelación por el no uso de una marca, el expediente se
deberá remitir inmediatamente a la jurisdicción
judicial civil y comercial del turno de modo a posibilitar la
ulterior tramitación de tal expediente ante tal
jurisdicción ya conforme a las reglas del juicio
ordinario.
DURACIÓN DE LA
PROTECCIÓN.
Artículo 10. Plazo de Registro y
Renovación. LEY Nº 912/95
1) La vigencia del registro de una marca
vencerá a los diez años contados desde la fecha de
su concesión en el respectivo Estado Parte.
2) El plazo de vigencia del registro podrá
ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez
años, contados desde la fecha de vencimiento
precedente.
3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir,
como mínimo, con lo establecido en el Artículo 5
bis de la Convención de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo
1967).
4) En ocasión de la prórroga no se
podrá introducir ninguna modificación en la marca,
ni tampoco la ampliación de la lista de productos o
servicios cubiertos por el registro.
5) A efectos de la prórroga de un registro
de marca, ningún Estado Parte podrá:
a) Realizar un examen de fondo del
registro;
b) Llamar a oposiciones o admitirlas;
c) Exigir que la marca esté en uso;
y
d) Exigir que la marca se haya registrado o
prorrogado en algún otro país u oficina
regional.
Artículo 19 (1294/98) El registro de una
marca tiene validez por diez años, podrá ser
prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración,
siempre que su renovación se solicite dentro del
último año antes de su expiración y que se
observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo
plazo se computará desde la fecha del vencimiento del
registro anterior.
Podrá solicitarse la renovación dentro de
un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido
además de la tasa de renovación
correspondiente.
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL
REGISTRO Y SU RENOVACIÓN.
Tradicionalmente, la doctrina ha considerado que existen
tres requisitos de fondo que hacen al signo: LA NOVEDAD, LA
ESPECIALIDAD Y LA LICITUD.
Novedad. En su Art. 1, se establece como pauta
básica general de resgistrabilidad para todo signo, que
tenga capacidad distintiva.
Laborde, opina que para que una marca sea distintiva
tiene que ser "suficientemente original para forzar la atención /especial) y diferente de aquellas
empleadas por los competidores (novedosa)
Especialidad. Este requisito consiste en que el
signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con
anterioridad.
Rendí explica que es especial si tiene una "forma
en sí misma, que permita reconocerla entre
todas".
Licitud. La tercera condición es que el
signo en cuestión, no esté prohibido por alguna
disposición de la ley. (Ver art. 2)
Artículo 4 (1294/98) "La solicitud para el
registro de una marca deberá ser presentada ante la
Dirección de la Propiedad Industrial, la que
expedirá el correspondiente recibo."
Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede
solicitar el registro de una marca. Por lo tanto, quien tiene la
libre administración de sus bienes puede
también solicitar y ser titular de una marca.
Art. 11º. "La Dirección de la
Propiedad Industrial asignará fecha de presentación
a la solicitud, que contenga al menos la identificación y
dirección del solicitante y los requisitos previos en los
incisos b) y c) del articulo 5º. que distinguirá la
marca."
Trámite del registro.
Art. 4º. La solicitud para el registro de
una marca deberá ser presentada ante la Dirección
de la Propiedad Industrial, la que expedirá el
correspondiente recibo.
Art. 5º. – La solicitud a los efectos del
registro, se formulará por escrito e incluirá lo
siguiente:
a) Nombre, domicilio y firma del solicitante y de
su patrocinante o de su apoderado, según
corresponda,
b) Denominación de la marca o su
reproducción cuando, se trate de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales;
c) Especificación de los productos o
servicios que distinguirá la marca, con indicación
de la clase; y,
d) Carta poder o poder especial o general, cuando
el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su
apoderado deberán constituir domicilio en la capital de la
República. Las personas jurídicas solo
podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un
agente de la propiedad industrial matriculado.
Art. 11º. "La Dirección de la
Propiedad Industrial asignará fecha de presentación
a la solicitud, que contenga al menos la identificación y
dirección del solicitante y los requisitos previos en los
incisos b) y c) del articulo 5º. que distinguirá la
marca."
Art. 13º. – Cumplidos los requisitos legales
y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera
comprendida en ninguno de los impedimentos previstos en esta ley,
la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá
la inscripción de la marca previo pago de los impuestos y tasas
correspondientes. En caso de denegación, la
resolución será fundada.
Art. 14º. – La Dirección de la
Propiedad Industrial expedirá un certificado de registro
de la marca que reproducirá los datos
correspondientes y los establecidos por las disposiciones
reglamentarias.
Art. 20º. Efectuada la presentación
de la solicitud y con posterioridad al examen de forma, se
dispondrá inmediatamente la publicación de la
misma. El examen de fondo será efectuado una vez vencido
el plazo para la presentación de las oposiciones. Las
solicitudes de renovación asimismo se
publicarán.
Trámites para la
renovación
Art. 19º. – El registro de una marca tiene
validez por diez años, podrá ser prorrogado
indefinidamente por periodos de igual duración, siempre
que su renovación se solicite dentro del último
año antes de su expiración y que se observen las
mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se
computará desde la fecha del vencimiento del registro
anterior.
Podrá solicitarse la renovación dentro de
un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido
además de la tasa de renovación
correspondiente.
Art. 20º. "… Las solicitudes de
renovación asimismo se publicarán"
Art. 21º. – Los plazos previstos en esta ley
que se refieran a la publicación se computarán
desde el día hábil siguiente al de la última
publicación. El reglamento determinará la forma en
que se efectuarán la publicación y el contenido del
aviso correspondiente.
LA NOMENCLATURA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS.
Clases de productos, con su correspondiente
número de Clase:
Productos químicos;
Colorantes, Capas;
Limpieza, Perfumería,
Cosmética;Aceites y Combustibles;
Farmacia y Pesticidas;
Metales y derivados;
Máquinas y Motores;
Herramientas;
Aparatos e Instrumentos;
Instrumental médico y
ortopédico;Instalaciones;
Vehículos;
Armas y Explosivos;
Metales preciosos, Joyas,
Relojería;Instrumentos Musicales;
Papelería, Imprenta, Arte, Foto, Pintura,
Maquinaria oficina;Mat. plásticos, productos
auxiliares;Cuero, maletas, paraguas;
Mat. construcción y
Construcciones;Muebles y similares;
Utillaje cocina, hogar;
Cuerdas, redes, rellenos, fibra textil en
bruto;Hilos;
Tejidos;
Vestido y calzado;
Accesorios vestido y similares;
Cobertura suelos y
Tapicería;Juguetería y Deporte;
Comida;
Productos ultramarinos, harina,
miel;Agricultura y zoología;
Bebidas;
Vinos y alcoholes;
Tabaco y accesorios;
y ahora, son Clases de
servicios:
Publicidad y Negocios.
Seguros y Finanzas.
Construcción y
reparación.Comunicaciones.
Transportes y almacenaje.
Tratamiento de materiales.
Educación y esparcimiento.
Varios.
EL DERECHO DE PRELACIÓN.
La presentación de la solicitud de registro no
significa desde luego, que se obtiene un derecho a la marca. La
solicitud en sí misma ha sido considerada un
"derecho de expectativa" por nuestros
tribunales.
Sin embargo, la solicitud configura también un
"derecho de prelación". En principio,
quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma
que quien lo hace después.
Art. 12º. – La prelación en el
derecho a obtener el registro de una marca se determinará
por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la
Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá
invocar la prioridad basada en una solicitud de registro
anterior. Para la misma marca y los mismos productos o servicios,
que resulte de algún depósito realizado en
algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el
Paraguay
estuviese vinculado.
La excepción a la norma transcripta es la que
contiene el art. 4 del Convenio de París. En este
artículo se establece que quien solicita una marca en un
país miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro
país miembro, si lo hace dentro de los SEIS MESES
posteriores a ese depósito.
La solicitud sobre la que se reclame el derecho de
prioridad debe ser la primera presentada en un país
miembro.
El domicilio especial.
La obligación de constituir un domicilio especial
en el ámbito de la Capital de la República,
está consagrado en el Art. 5º. – La solicitud
a los efectos del registro, se formulará por escrito e
incluirá lo siguiente: d) Carta poder o poder especial o
general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El
solicitante o su apoderado deberán constituir domicilio en
la capital de la República. Las personas jurídicas
solo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser un
agente de la propiedad industrial matriculado.
EL RIESGO DE CONFUSIÓN.
Hace la esencia del sistema marcario, que no existan
marcas confundibles pertenecientes a distintos
titulares.
La Ley de Marcas, está diseñada para que
la confusión sea evitada. Es así que prohíbe
el registro de marcas idénticas a otras registradas con
anterioridad pudiendo la Dirección de la Propiedad
Industrial denegar de oficio las solicitudes presentadas que
violen esta disposición.
Art. 6º. – La Dirección de la
Propiedad Industrial en interés del público,
podrá denegar el registro de una marca idéntica o
muy semejante a otra registrada para el mismo producto o
servicio, con notificación al solicitante, aún
mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El
registro solicitado podrá concederse sólo para
alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud o
concederse con una limitación para determinados productos
o servicios, cuando no se justifica una denegación
total.
La Ley de Marcas en el art. 15 concede al titular de una
marca el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otra que pueda inducir directa o indirectamente a
confusión entre los productos o servicios.
La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no
sólo es base suficiente para deducir oposición,
sino también para declarar la nulidad de una ya
registrada, ordenar el cese del uso de una marca de hecho y hasta
para que se configuren los delitos
marcarios.
MANERAS EN QUE SE PRODUCE LA
CONFUNDIBILIDAD.
Confusión directa y confusión
indirecta.
La confusión tiene dos variantes, admitidas
incluso, expresamente por la Ley de Marcas.
La confusión directa, que hace que el
comprador adquiera un producto determinado convencido de que
está comprando otro. Es la forma clásica y
más común de confusión.
La confusión indirecta también
engaña al consumidor,
aunque en forma diferente, se da cuando el comprador cree que el
producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o
que ese producto pertenece a una línea de productos de un
fabricante distinto de quien realmente los
fabricó.
Maneras que se produce la
confundibilidad.
Confusión visual.
Es la confusión causada por la identidad o
similitud de los signos, sean
estas palabras, frases, dibujos,
etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. La jurisprudencia
ha llamado a ésta confusión "la
confusión gráfica", pero parece más
adecuada llamarla "visual" para así
incluir todo aquel signo que pueda ser visto y no tan solo
impreso.
La llamada "confusión
ortográfica" es de las más frecuentes
entre las visuales. Se da por la coincidencia de letras en los
conjuntos en
pugna. Influyen para ello, la misma secuencia de vocales, la
misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o
terminaciones comunes.
Confusión auditiva.
Esta confusión se da cuando la
pronunciación de las palabras tiene una fonética
similar.
Se debe tener en cuenta la letra "S" colocada al
comienzo de una palabra; la "S" y la "Z"; una denominación
que empieza con "PH" y otra con
"F"; las letras "B" y "V"; la letra "X" y la "S", etc.
Confusión
ideológica.
Es la que deriva del mismo o parecido contenido
conceptual de las marcas. Es la representación o
evocación a una misma cosa, característica o idea
la que impide al consumidor distinguir una de otra.
El contenido conceptual es también de importancia
determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna. Esto porque tal contenido
facilita enormemente el recuerdo de la marca.
Algunas marcas que en Argentina, han sido declaradas
confundibles por el contenido conceptual de las mismas han
sido:
NIDO DE ABEJA Y LA COLMENA
DANMARK Y LA DANESA
COSTA DORADA Y PLAYA DORADA
FRANJA DE ORO Y CINTA DE
ORO
NOVISIMA Y SUPERNOVA
LIBRESSE Y SIEMPRE LIBRE
NOQUEADOR Y K.O
Es posible también que la confundibilidad
ideológica la provoque el que las marcas estén
formadas por dibujos que representen una misma cosa.
También puede darse entre una palabra y el dibujo que
representa esa palabra.
LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS EN
CONFLICTOS.
Con el correr de los años y para tratar
seguramente, aunque nunca se lo ha dicho, de quitarle a este
juicio el carácter subjetivo al menos en un grado
mínimo, la jurisprudencia ha ido elaborando pautas o
reglas.
EL COTEJO
a) Cotejo Sucesivo: Las marcas deben ser
cotejadas en forma sucesiva y no
simultánea.
b) Preponderancia de las semejanzas: En
el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las
diferencias, ya que éstas han de provocar la
confusión.c) La marca opuesta es un derecho en
expectativa: Si hubiere dudas en cuanto a la
confundibilidad, el juzgador se inclinará a favor del
derecho adquirido y anterior.
d) Análisis del conjunto.
Impresión que deja: En principio la parte
preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del
análisis y nos partes integrantes separadas en forma
arbitraria. Debe tenerse en cuenta la "primera
impresión que deja la aprehensión fresca y
espontánea de los vocablos". Sin embargo, en
muchas hipótesis resulta necesario centrar el
análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando
es notorio que el mismo tiene significación
superior.
e) La descripción de la marca:
Las marcas figurativas son descriptivas en su solicitud.
Puede suceder que esta descripción describa una cosa y
la marca sea una diferente. En este caso ha de darse
primacía a la impresión que dejan las marcas
anexas en juego por sobre las descripciones efectuadas al
solicitarlas.
f) Posición del Juez: El Juez
debe obligatoriamente colocarse en el papel del
público consumidor para determinar si hay posibilidad
de confusión.
Las circunstancias a ser tenidas en
cuenta
A) El público consumidor y los
productos y servicios a distinguir: Es imperativo que el
juzgador conozca quién será el consumidor y
así saber cuál será su reacción
frente a las marcas en cuestión.
Por lo general la clase del público estará
condicionada por la clase de productos que va a adquirir. Se ha
reconocido que prestan una especial atención en su compra
y son difícilmente engañados los consumidores de
"cigarrillos", "artículos de perfumería, tocador y
cosmética", "whisky", "repuestos para automotores",
etc.
B) Los productos farmacéuticos:
Durante muchos años en estos conflictos el juzgador
aplicó un "criterio benévolo" en el cotejo ya
que "el consumidor es más prolijo en el examen de lo
que compra, aunque no se trate de artículos bajo
receta". Esta jurisprudencia fue Lugo modificada. El factor a
tener en cuenta era la consecuencia de una eventual
confusión. Cuanto mayor peligro había para la
salud en caso de confusión, más riguroso
debía ser el criterio aplicable al cotejo. El criterio
a aplicar no sería benévolo sino
"circunstancial".
C) La inclusión en la marca de
elementos de uso común: Existe una tendencia
generalizada a incluir en las marcas radicales o
terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen
alguna característica del producto que van a
distinguir. También es común que distintos
fabricantes elijan un mismo radical o una misma
terminación porque simplemente hace más
atractiva su marca.
Una partícula de uso común no puede ser
monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no
puede invocarse privilegio sobre ella. El elemento de uso
común pierde relevancia a los efectos del
cotejo.
D) La notoriedad: Cuando la marca
oponente es una marca intensamente utilizada, de gran
difusión, o goza del carácter de notoria, el
criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más
estricto "con finalidad de evitar el aprovechamiento del
prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe
comercial y proteger los intereses del público
consumidor. El criterio no es el mismo cuando la marca
solicitada es notoria, desde que la notoriedad es considerada
como un factor de distinción.
E) La coexistencia de la marca oponente:
Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan
suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad y así se lo ha
reconocido.
F) El contenido conceptual: El
público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas que tienen un contenido conceptual y no
se dejará llevar por otras similitudes gráficas
o auditivas. El contenido conceptual debe ser conocido, debe
tener una cierta difusión, de lo contrario no
provocará el efecto apuntado.
COMPETENCIA DESLEAL
Art. 80º. – Constituye competencia
desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso
honrado en materia
industrial o comercial.
Art. 81º.- Constituye, entre otros, actos de
competencia desleal:
a) Los actos susceptibles de causar
confusión o un riesgo de
asociación con respecto a los productos, los servicios,
la empresa o
el establecimiento ajenos,
b) Las falsas descripciones de los productos o
servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que
tiendan a inducir a engaño al público con respecto
a la naturaleza,
calidad o
utilidad de
los mismos,
c) Las falsas indicaciones geográficas de
los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos
o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al
público;
d) La utilización directa o indirecta o la
imitación de una indicación geográfica,
aún cuando se indique el verdadero origen del producto, o
la indicación está traducida o vaya
acompañada de expresiones tales como género, tipo,
manera, imitación o similares;
e) El uso o propagación de indicaciones o
alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los
productos, los servicios o las empresas ajenas;
f) El uso o propagación de indicaciones o
alegaciones susceptibles de causar error o confusión con
respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su
empleo o consumo u
otras características de productos o servicios propios o
ajenos;
g) La utilización de un producto
comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir
servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o
prestigio ajenos; y,
h) El uso indebido de una marca.
Art. 82º. – El productor, industrial o
comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia
desleal tiene acción judicial ante el fuero civil
comercial, para hacerlos cesar o impedir su repetición, y
para obtener la reparación de los daños y
perjuicios.
Art. 83º. – La acción de competencia
desleal prescribirá a los dos años de haberse
tenido conocimiento
fehaciente de dichos actos, o a los cuatro años contados
desde que se cometió por última vez el acto,
aplicándose el plazo que expire antes.
Art.46 CC. El que quiera ejercer una actividad
lucrativa ya emprendida o explotada por otro con el mismo nombre
o razón social, podrá hacerlo, pero con agregados o
supresiones que eviten toda confusión o competencia
desleal.
Art. 9º Ley 1095/84 Cód. Aduanero.-
La importación de mercaderías similares
a las producidas en el país que utilicen materia prima
nacional, o de origen externo que contribuya a sustituir importaciones en
condiciones de libre competencia, será objeto de medidas
prohibitivas o restrictivas, de carácter transitorio, con
la finalidad de defender y promover el desarrollo
económico y social del país, mantener el
equilibrio de
la balanza
comercial y de pagos, o neutralizar la competencia
desleal de productos extranjeros.
Recibirá el mismo tratamiento la
importación de mercaderías similares a los
productos nacionales primarios provenientes de la agricultura,
la ganadería,
la explotación forestal y otros.
LECCIÓN XIII
13. MARCAS:
OBLIGACIÓN DE USO.
Recordemos que el registro de una marca hecho de acuerdo
a la ley, concede a su titular entre otros, el DERECHO AL USO
EXCLUSIVO de la misma.
La Ley 1294/98 de Marcas, dispone claramente: Art.
27º. – El uso de la marca es obligatorio. En caso
contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de
una marca:
a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco
años inmediatamente posteriores a la concesión de
su registro;
b) Cuando su uso haya sido interrumpido por más
de cinco años consecutivos;
c) Cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los dos
ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones
substanciales de su carácter distintivo original, tal como
constaba en el certificado de registro pertinente;
La cancelación no será procedente si el
uso de la marca o en caso su no uso, hubiera sido ya justificado
por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso
anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados
en los ítems a) y b). No procederá la
cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse
por razones de fuerza mayor.
No se cancelará la marca registrada y no
utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la
comercialización de un producto o en la
presentación de un servicio incluido en otras
clases.
La acción de cancelación por falta de uso
se deberá promover ante la jurisdicción judicial,
civil y comercial. La persona que obtenga una resolución
de cancelación favorable, tendrá derecho preferente
al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en que quede firme la resolución en
cuestión.
Art. 28º. La prueba del uso de la marca
corresponde al titular del registro. El uso de la marca se
acreditará por cualquier método de
prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado
pública y efectivamente.
Art. 29º. La marca registrada se encuentra
en uso cuando los productos o servicios que con ella se
distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado con dicha
denominación, en la cantidad y del modo que corresponda
por la naturaleza de los productos o servicios, las modalidades
de su comercialización y teniendo en cuenta la
dimensión del mercado.
La publicidad para la introducción de los productos o servicios,
en el comercio para el mercado se considerará
también como uso de la marca. Siempre que tal uso se
realice efectivamente dentro de los cuatro meses siguientes al
inicio de la campaña
publicitaria.
Art. 30º. – El uso de la marca registrada
debe realizarse tal como aparece en el registro, pero si este uso
difiere respecto a detalles o elementos secundarios no
será motivo para la cancelación del registro. El
uso realizado en relación a uno o alguno de los productos
o servicios incluidos en una clase implicará la
justificación del uso para todos los productos o servicios
de la clase.
LA LICENCIA DE USO DE LAS MARCAS,
DISTINCIÓN ENTRE CESION Y TRANSFERENCIA DE
LICENCIA.
Art. 31º. El propietario de una marca
registrada podrá otorgar por contrato escrito
licencia de uso de ella, por la totalidad o parte
de los productos o servicios que comprenden.
Art. 32º. La licencia de uso de marca
deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad
Industrial para que tenga efectos legales frente a terceros desde
su inscripción. A la solicitud de su inscripción se
comparará copia del contrato de licencia de uso o un
extracto del mismo, que deberá estar redactado en castellano o
traducido a este idioma. Se publicará un resumen de las
partes substanciales conforme lo disponga el Reglamento. Al
efecto de la validez de la prueba del uso, el registro de la
licencia de uso no es relevante.
Art. 33º. La inscripción de la
licencia de uso podrá ser solicitada por el licenciante o
por el licenciatario, sin perjuicio de lo previsto en el
contrato.
Art. 34º. Para efectos de su
inscripción, el contrato de licencia de uso deberá
contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por
parte del propietario sobre la calidad de los productos o
servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que
podrá ejercer la autoridad
competente en defensa del consumidor.
Art. 35º. Serán nulas las
cláusulas del contrato de licencia de uso que importen
para el licenciatario restricciones que no sean las propias de
los derechos emergentes del registro de la marca.
Art. 36º. En caso de incumplimiento de las
disposiciones de esta ley, la Dirección de la Propiedad
Industrial denegará la inscripción de la licencia
de uso por resolución fundada.
Art. 37º. El licenciatario tendrá
derecho de usar la marca durante la vigencia del contrato de
licencia y sus renovaciones, en todo el territorio nacional,
salvo disposición en contrario del contrato, y
deberá indicar sobre los mismos productos o servicios que
la marca es licenciada.
Art. 38º. En defecto de estipulación
en contrario en el contrato de licencia, cuando la misma se
hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá
conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma
marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar
por si mismo la marca en ese territorio respecto a esos productos
o servicios. Los contratos de
franquicias,
en lo que a licencia de marcas se refiere, se regirán por
las disposiciones de este Capítulo".
DE LA CESIÓN Y TRASMISIÓN DE LOS
DERECHOS SOBRE LAS MARCAS
Como los derechos subjetivos en general, los derechos
sobre los signos marcarios son susceptibles de ser transferidos.
El derecho a utilizar una marca puede ser transmitido, asimismo,
no ya mediante la cesión u otra forma de transferencia de
dicha marca sino mediante la autorización de su uso,
reteniendo el titular de la marca los restantes derechos sobre la
misma.
Existen, por tanto, dos tipos básicos de actos
mediante los cuales circulan los derechos al aprovechamiento
económico de las marcas: LAS CESIONES, en virtud de
las cuales el titular de una marca transfiere a un tercero sus
derechos sobre la misma y LAS LICENCIAS, actos en los que
el titular retiene sus derechos sobre el signo marcario,
autorizando a un tercero a utilizarlo.
El régimen jurídico de las cesiones y
licencias de marcas es complejo. Se trata de actos de naturaleza
CONTRACTUAL que encuentran, por lo tanto, las bases de
validez y efectos jurídicos en el Derecho de los
Contratos. Pero tal validez y efectos no pueden ser determinados
con exclusión de las normas
estrictamente marcarias que han dado origen a los derechos objeto
de tales contratos.
Las cesiones y licencias de marcas revisten importancia
económica, desde que las empresas se ven atraídas a
la obtención de derechos obre marcas ya acreditadas,
debido a los altos costos que
implica la adopción
de una política de comercialización basada
en marcas a ser desarrolladas en forma autónoma por la
misma firma.
Desde el punto de quien adquiere derechos sobre una
marca, por vía de cesión, de licencia o de actos
más complejos, se trata con ello de hacerse del poder de
atracción de clientela que deriva de tal marca. La
opción por adquirir marcas de terceros, en lugar de
utilizar las propias o de desarrollar otras nuevas, se basa en
que el costo de obtener
el mismo nivel de atracción de clientela será mayor
si se utilizan las marcas propias que si se opta por cesiones o
licencias de marcas de terceros.
La diferencia entre esos dos tipos de operaciones es
reconocida, aunque no definida por diversas legislaciones
marcarias. En consecuencia, mientras la CESIÓN
supone básicamente la transferencia de la totalidad de los
derechos existentes sobre el signo marcario, la LICENCIA
implica únicamente la autorización a utilizar la
marca, reteniendo el titular de ésta los restantes
derechos relativos al signo en cuestión.
Nuestra Ley de Marcas distingue entre LICENCIA DE USO
DE MARCAS y CESIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS
DERECHOS SOBRE LAS MARCAS.
En cuanto a lo primero, establece que la
autorización o licencia para el uso de una marca otorgada
por el propietario a un tercero, deberá otorgarse por
"contrato escrito" y además prevé
la posibilidad de que la misma sea pro la
"totalidad" o "parte" de los
productos o servicios que comprende; reconociendo de ésta
manera que el contrato de licencia podrá ser parcial o
total.
Establece demás algunos requisitos que deben
observarse en cuanto al licenciatario, como ser; A) Que
acredite residencia en el país; B) Capacidad
Técnica y económica de producción y comercialización de los
artículos amparados por la marca licenciada.
Dispone también la obligatoriedad de inscribir en
la Dirección de la Propiedad Industrial la licencia de uso
y la publicación de un extracto de las partes sustanciales
del contrato por DOS DIAS consecutivos en 1 diario de gran
circulación de la Capital y por 1 vez en la Revista de la
D.P.I
Art. 39º. Los derechos sobre una marca
registrada, o cuya inscripción se haya solicitado, se
podrán ceder o transmitir sobre la totalidad o una
parte de los productos o servicios para los que se haya
depositado la solicitud o registrado la marca.
Art. 40º. La transferencia de una marca
registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titular
del derecho. La transferencia de la empresa comprende la
transferencia de sus marcas, salvo reserva expresa.
Art. 41º. Una marca constituida por el
nombre comercial de su titular, o por una parte esencial de dicho
nombre, sólo podrá transferirse con la empresa o
establecimiento identificado por el nombre comercial.
EL CONTRATO DE LICENCIA. ALCANCE Y CONDICIONES DE
VALIDEZ.
Los contratos de licencia de marcas no encuadran en
ninguna de las categorías tradicionales de figuras
contractuales. Son atípicos o innominados. Las figuras
contractuales típicas no incluyen ninguna que tenga como
eje del contrato una "obligación de no
hacer" lo que demuestra que los contratos de licencia
constituyen una categoría específica dentro del
Derecho de Contratos.
Señalábamos que la licencia para el uso de
una marca debe hacerse por contrato escrito y que en él el
titular de la marca puede autorizar el uso en forma total o
parcial.
Al efectuarse la inscripción obligatoria del
contrato de licencia en las oficinas de la D.P.I. deberá
acompañarse 3 copias del contrato, que deberá estar
redactado en español o
traducido a éste idioma.
Art. 37. "El licenciatario tendrá derecho
de usar la marca durante la vigencia del contrato de licencia y
sus renovaciones, en todo el territorio nacional, salvo
disposición en contrario del contrato, y deberá
indicar sobre los mismos productos o servicios que la marca es
licenciada"
Se reconocen en doctrina algunos tipos de licencias de
marcas, que pueden ser clasificados conforme a diferentes
criterios:
A) Licencias simples y exclusivas: Las
simples están configurados por aquellos contratos en
que el licenciante se limita a autorizar el uso de la marca,
sin asumir compromiso alguno respecto de la concesión
de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la
marca por sí mismo. En las exclusivas el licenciante
se compromete a no otorgar similares autorizaciones de uso a
favor de otros licenciatarios.
B) Licencias onerosas y gratuitas:
Pueden convenirse como contraprestación por la
licencia pagos del licenciatario al licenciante, o bien
conceder éste los derechos de uso sobre la marca sin
que existan obligaciones equivalentes de parte del
licenciatario.
C) Licencias restringidas e ilimitadas:
La licencia puede otorgarse respecto de la totalidad de los
derechos con que el titular contare en relación con
las marcas objeto del contrato, o bien extenderse con ciertas
limitaciones. Así, la licencia puede concederse
únicamente respecto de cierto territorio, o en
relación con determinadas
mercaderías.
El art. Art. 42º. dispone la condiciones de
la validez. "La cesión o transmisión será
nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al
público a error, particularmente en cuanto a la
naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las
características o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios a los que se aplica la marca"
LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS
MARCARIOS.
La cesión supone la transferencia de la
TOTALIDAD de los derechos existentes sobre un signo
marcario.
En algunos sistemas
nacionales, las cesiones no están sujetas a
restricción alguna, quedando regidas en lo esencial por
las reglas generales del Derecho de los Contratos, mientras que
esotros las cesiones requieren, para su validez del cumplimiento
de sustanciales condiciones adicionales. En el derecho
comparado pueden distinguirse tres enfoques básicos,
respecto de tales condiciones.
A- Sistemas que exigen la VINCULACIÓN
de la marca con la empresa: Los tipos básicos de
ésta categoría están dados por las
legislaciones de Alemania Federal y de los Estados
Unidos.
En estos sistemas, el derecho sobre una marca solo puede
ser transmitido conjuntamente con la empresa o con la parte de la
empresa a la que la marca pertenece, siendo nulas las
transferencias que no reúnan tales requisitos.
Este requisito está destinado a asegurar que la
marca cumpla su función
indentificatoria básica, persiguiendo que el
público no sea engañado respecto del origen de las
mercaderías distinguidas con determinado signo.
B- Sistema de CESION LIBRE de las marcas: Bajo
estos sistemas, la transferencia de los derechos sobre una marca
puede realizarse en forma independiente de la empresa respecto de
la cual tal marca haya sido utilizada y de los elementos de tal
empresa. En algunas legislaciones, este principio es incorporado
expresamente a los textos legales, mientras que en otros
sistemas, la libertad de
cesión de la marca surge indirectamente de tales textos.
El sistema de "cesión libre" de las marcas
es el que predomina en América
latina.
C- Existen además, los denominados
sistemas MIXTOS: entre los que se incluyen el régimen
Británico.
Según el artículo 39, la cesión o
transferencia puede darse en cuanto a los derechos sobre una
Marca registrada o en cuanto a los derechos sobre una marca cuya
inscripción se haya solicitado.
"Los derechos sobre una marca registrada, o cuya
inscripción se haya solicitado, se podrán ceder
o transmitir sobre la totalidad o una parte de los productos
o servicios para los que se haya depositado la solicitud o
registrado la marca"
Breuer Moreno, considera que en los casos de
transferencia de una solicitud de registro, no se transfiere sino
el DERECHO DE PRELACIÓN para obtener el registro,
de donde se deduce que, en caso de que la marca no llegue a
concederse, el cesionario nada puede reclamar contra el cedente.
Algunos autores, reconocen sin embargo que el cedente será
responsable, salvo convención en contrario, cuando la
solicitud misma estuviere viciada, sin conocimiento del
cesionario.
Se podrá transferir éstos derechos sobre
la totalidad o una parte de los productos o servicios de
la marca registrada o cuya inscripción se haya
solicitado
Art. 42o. – La cesión o transmisión
será nula si tiene por objeto o consecuencia inducir al
público a error, particularmente en cuanto a la
naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las
características o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios a los que se aplica la marca.
FORMALIDADES.
Entre las formalidades previstas; la ley
dispone:
Art. 43º. La cesión o
transmisión de toda marca registrada, cuando se realizare
dentro del territorio nacional, deberá efectuarse por
escritura
pública,
la cesión o transmisión de una marca
realizada fuera del territorio nacional se realizará
mediante documento válido en el país de la
celebración del acto.
Art. 44º. La cesión o
transmisión de una marca tendrá efecto, legales
frente a terceros desde su inscripción en la
Dirección de la Propiedad Industrial. La solicitud se
publicará conforme sea establecido en el Reglamento (dos
días consecutivos en 1 diario de gran circulación
de la Capital y por 1 vez en la Revista de la Propiedad
Industrial), cumplido lo cual y abonados las tasas e impuestos
correspondientes se ordenará su inscripción. A
pedido del interesado se expedirá un
certificado.
Art. 45º. Para que surta efecto contra
terceros deberá inscribirse en la Dirección de la
Propiedad Industrial todo cambio de
nombre, domicilio, modificación de forma jurídica,
fusión
u otra alteración sobre el titular de la marca.
LECCIÓN XIV
14. MARCAS
LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL TITULAR DE LAS MARCA. LAS MEDIDAS
PRECAUTORIAS.
El distinguir un producto o un servicio con una marca en
forma exclusiva hace a la esencia del sistema
marcario.
En nuestra ley la exclusividad en el uso de la marca es
un derecho indiscutido. El art. 15 (1294/98) establece con
claridad que: "El registro de una marca hecho de acuerdo con esta
ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones
y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos.
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de
cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a
confusión o a asociación entre los productos o
servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relación entre ellos"
Esta norma nos dice que la marca registrada constituye
una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su
manifestación primera y principal en la exclusividad. El
propietario de una marca tiene pues la facultad, el derecho, de
defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda
violarla.
Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier
uso de una marca idéntica o similar que pueda causar
confusión en el público consumidor y en poder
impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan
dañar la marca registrada.
Hay actos que violan esta exclusividad en forma dolosa y
dada la gravedad de los mismos la ley los considera delitos
criminales.
Hay otros actos que, por ausencia de dolo, no merecen la
sanción del delito. Pero no
por ello dejan de ser violaciones al derecho exclusivo que pueden
ser perseguidos civilmente.
Existe una cantidad de actos que por hacer sido
realizados con dolo, la ley los castiga con sanciones penales.
Básicamente giran alrededor de la
FALSIFICACIÓN y la IMITACIÓN
FRAUDULENTA de la marca.
El otro requisito esencial para que exista delito es que
la violación se efectúa a una marca registrada. Si
no hay marca registrada su titular no puede reclamar la
aplicación de pena alguna.
La Falsificación.
Es el delito por excelencia en nuestra materia y
consiste en la reproducción exacta de la marca registrada.
Por lo general va acompañada la falsificación de la
copia, a veces perfecta, del producto que distingue la
marca.
El delito se consuma con la fabricación material
de la marca en cuestión. Con la impresión de las
etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase
cuando éste sea la marca; en fin, con todo acto que
permita la materialización del signo distintivo
ajeno.
La falsificación de la marca es el punto de
partida para una serie de delitos que culminarán con la
venta al público del producto que lleve esa marca
falsificada.
La mala fe es inexcusable en el delito de
falsificación.
Falsificación total o parcial.
Existe delito de falsificación total cuando se
reproduce la totalidad de la marca registrada. Es parcial cuando
solo se reproduce esa marca parcialmente. Es el caso de una marca
formada por elementos figurativos, una parte denominativa y
combinación de colores, y
sólo se reproduce la parte denominativa. Desde luego debe
reproducirse la parte más importante de esa marca, la
parte esencial y característica de la misma.
Tenencia.
No es necesario sorprender al supuesto autor
"falsificando" o imprimiendo la marca. El solo hecho de encontrar
en su poder etiquetas sueltas o envases sirve como prueba
irrefutable de su carácter de autor.
Coincidencia con la Marca Registrada.
El delito de falsificación que castiga la ley de
Marcas en el artículo 84, requiere que la marca
reproducida esté registrada. Si no hay registro marcario
no puede invocar la ley de marcas.
Prueba de falsificación
Nadie tiene porque tener marcas que le pertenecen a un
tercero, salvo que el titular de las mismas le haya encargado su
fabricación o su depósito. Toda tenencia no
justifica da constituye prueba irrefutable de delitos.
Braun explica que "la imitación tiende a obtener
un aspecto de conjunto que representa más o menos
analogía con la marca original sin que una u otra de sus
partes haya sido necesariamente objeto de una copia
servil"
El requisito básico es la confusión
intencionalmente buscada. Por ello, cuando de imitación
fraudulenta se trata, el análisis ha de estar a las condiciones del
todo, a la impresión que del objeto bajo estudio fluya, no
examinándolas en abstracto de su distribución en el conjunto
analizado.
Uso de Marca falsificada o fraudulenta imitada o
perteneciente aun tercero sin su
autorización.
Mathley opina que "no puede usarse la marca en
condiciones que contraríen la voluntad del titular de la
marca" y que éste "tiene derecho de imponer ciertas
condiciones de uso de su marca.
Este delito de uso que hemos heredado en nuestro sistema
marcario de la legislación francesa, es una gran canasta
en la que se ponen todos aquellos actos que violan el derecho
exclusivo de uso que goza el titular de la marca.
La Acción Penal.
La ley establece que la acción penal es
pública. Por lo tanto, es una acción que debe ser
promovida de oficio por el Ministerio Público o por un
juez, aunque también puede serlo sobre la base de una
denuncia de un particular. Esta acción no pude ser
desistida y el trámite respectivo debe continuar hasta la
conclusión del procedimiento o la extinción de la
acción.
La acción pública debe ser iniciada de
oficio. No necesita de un particular que la promueva. Ante
el
conocimiento del delito el Ministerio Público debe
iniciar la querella respectiva. En la práctica, la forma
habitual es la promoción de la querella por parte del
titular de la marca, quien en definitiva es el más
interesado en perseguir la infracción.
Cada uno de los delitos marcarios está penado de
la siguiente manera.
Artículo 184 CP.- Violación del
derecho de
autor o inventor
1º El que sin autorización del
titular:
1. divulgara, promocionara, reprodujera o
públicamente representara una obra de literatura, ciencia o
arte,
protegida por el derecho de autor; o
2. exhibiera públicamente el original o
una copia de una obra de las artes plásticas o visuales,
protegida por el derecho de autor, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta tres años o con
multa.
2º A las obras señaladas en el inciso
anterior se equipararán los arreglos y otras adaptaciones
protegidas por el derecho de autor.
3º Con la misma pena será castigado
el que falsificara, imitara o, sin autorización del
titular:
1. promocionara una marca, un dibujo o un
modelo
industrial o un modelo de utilidad, protegidos; o
2. utilizara una invención protegida por
patente.
4º La persecución penal del hecho
dependerá de la instancia de la víctima.
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