Compendio de Derecho Marcario en los Países de la Comunidad Andina (página 3)
- ACCIONES DE PROTECCIÓN
Partiendo de los Acuerdos ADPIC, el Convenio de
París, todos los países miembros de la
Organización Mundial del comercio
–OMC-, contemplan
una serie de beneficios uniformes con relación al pago de
gracia para el pago de servicios
administrativos, el derecho de prioridad, independencia
del registro de la
marca en un
país respecto de otros, protección a las marcas
notoriamente conocidas, prohibición de utilizar como
marcas los emblemas de una estado u
organismos internacionales, protección temporal en los
casos de exposiciones internacionales, es decir, existe una
protección internacional mínima relativa al derecho
marca, que ha sido reglamentada igualmente por la Decisión
486 de 2.000
Otro aspecto importante hace referencia al hecho, que el
titular de la marca al haberla explotada al máximo y en la
medida en que el producto o
servicio llene
las expectativas del consumidor, se
logren altos volúmenes de venta, se
realicen intensas campañas publicitarias, generando que el
valor de la
marca se incremente llegando hasta el punto de trascender las
fronteras locales y empezar a gozar de cierto reconocimiento a un
nivel territorial más amplio, haciendo que la marca
empiece a ser muy familiar para la clientela al denotar
prestigio, popularidad y fama, creándose así de
esta manera lo que se conoce como Marca Notoria.
El artículo 228 de la decisión 486
señala una serie de parámetros que llevan a
determinar a criterio del legislador andino la notoriedad en un
signo distintivo predicable igualmente para una marca, entre los
que se destacan los siguientes:
– El grado de su conocimiento
entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
País Miembro.
– La duración, amplitud y extensión
geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro.
– La duración, amplitud y extensión
geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier
País Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique.
– El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique.
– Las cifras de ventas y de
ingresos de
la empresa
titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega,
tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección.
– El grado de Distintividad inherente o adquirida del
signo.
– El valor contable del signo como activo
empresarial.
– El volumen de
pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio.
– La existencia de actividades significativas de
fabricación, compras o
almacenamiento
por el titular del signo en el País Miembro en que se
busca protección.
– Los aspectos del comercio
internacional.
– La existencia y antigüedad de cualquier registro
o solicitud de registro del signo distintivo en el País
Miembro o en el extranjero.
Los anteriores requisitos deberán ser demostrados
con la finalidad de crear la convicción de que la marca
goza de difusión y conocimiento en determinados sectores
interesados por ella, convirtiéndose en una
demostración de hecho.
Una vez estructurada lo que es la marca notoria, la
ley no solo
Andina sino también el artículo 6º del
convenio de Paris le otorgan una protección entre las que
se destacan:
- El titular de una marca notoria a pesar de no contar
con el registro en el país, ni haber presentado una
solicitud, goza de ciertas protecciones de índole legal
que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a
favor de un tercero y aun para deprecar la nulidad de registro
si ya fue concedido. - El titular puede ejercer ciertas facultades
inherentes al derecho exclusivo que posee en un segundo
país en el cual carezca del respectivo
registro. - El titular de una marca notoria esta facultado para
ejercer las prerrogativas legales frente a marcas de tercero
para los mismos productos o servicios identificados con la
marca notoria.
Entrando en un campo más específico,
podemos precisar el alcance que le ha dado la decisión 486
de 2.000 mediante la acción
especial consagrada en el artículo 231 a favor de los
titulares de una marca.
La acción contemplada en el artículo 231
de la Decisión consagra en favor del titular de un signo
distintivo una acción especial para prohibir el uso de un
signo conflictivo por parte de terceros.
Dicha Acción presenta las siguientes
características:
- La legitimación para incoarla la detenta el
titular de la marca notoriamente conocida, dicha titularidad
debe demostrarse plenamente, pudiendo derivarse la titularidad
del registro o del uso del signo de que se trate, en el
país o en el exterior, según el sistema
previsto en la ley del lugar para adquirir el
derecho. - La acción tiene el carácter de judicial y debe intentarse
ante el órgano nacional competente, y el procedimiento
de la misma, será el que señala la ley interna
del respectivo país miembro. - La pretensión principal de la acción es
la de prohibir el uso del signo conflictivo, la cual por
expresa remisión del artículo 231 de la
decisión 486 comprende, las prohibiciones de los actos
indicados en el artículo 155, (Aplicar o colocar el
signo sobre productos; suprimir o modificar la marca para fines
comerciales; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes
u otros materiales
que contengan la marca y comercializarlos; usar el signo en el
comercio; usarlo públicamente), pudiendo incluirse
igualmente la indemnización de los perjuicios que
llegasen a demostrarse. - El término de prescripción de la
Acción es de cinco (5) años contados desde la
fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso,
salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo
caso, no prescribe, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 232 de la Decisión 486
de 2.000.
De igual manera el artículo 231 faculta de manera
expresa al titular de la marca notoriamente conocida para ejercer
otras medidas de carácter o de índole
complementaria que correspondan.
Entre estas se destacan las medidas
cautelares y las medidas en frontera, la
cuales se estructuran cuando se cumplan los presupuestos
señalados en los artículos 247 y 250, para el caso
de una medida cautelar, se ordenará cuando quien la pida
acredite su legitimación para actuar, la existencia del
derecho infringido y presente pruebas que
permitan presumir razonablemente la comisión de la
infracción.
- Medidas en frontera: que consiste que cuando el
titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados
para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen
ese registro, podrá solicitar a la autoridad
nacional competente suspender esa operación aduanera,
está acción sólo procede en los casos de
infracción marcaria y únicamente podrá
invocarla el titular del registro, lo que supone que la marca
con base en la cual se solicita, se encuentre registrada.
Quiere decir lo anterior que el hecho de la notoriedad no exime
al demandante de ninguno de los requisitos propios de la medida
cautelar o de la medida en frontera. - Medidas Cautelares: quien inicie o vaya a iniciar una
acción por infracción podrá pedir a la
autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares
inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la
infracción, evitar sus consecuencias, obtener o
conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la
acción o el resarcimiento de los daños y
perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de
iniciar la acción, conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio, podrán ordenarse, entre otras,
las siguientes medidas cautelares:
a) el cese inmediato de los actos que constituyan la
presunta infracción.
b) el retiro de los circuitos
comerciales de los productos resultantes de la presunta
infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas,
material impreso o de publicidad u otros materiales, así
como los materiales y medios que
sirvieran predominantemente para cometer la
infracción.
c) la suspensión de la importación o de la
exportación de los productos, materiales o medios
referidos en el literal anterior.
d) la constitución por el presunto infractor de
una garantía suficiente.
e) el cierre temporal del establecimiento del demandado
o denunciado cuando fuese necesario para evitar la
continuación o repetición de la presunta
infracción.
- Acción reivindicatoria: consiste en que cuando
un registro marcario se hubiese solicitado u obtenido en
perjuicio de otra persona que
también tuviese tal derecho, la persona afectada
podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional
competente pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o
co-titular del derecho.
A manera de conclusión de conformidad con el
artículo 234 de la decisión 486 de 2.000 consagra
que el factor de la mala fe o la buena fe en la adopción o
utilización del signo debe ser tenido en cuenta por las
autoridades competentes al decidir estos procesos, pero
dejando un vacío al no precisar en qué sentido debe
aplicarse dicho criterio si para los plazos de
prescripción, para determinar la confundibilidad,
daños y perjuicios, grado de notoriedad, aspectos
probatorios, etc.
Basados en un sistema Marcario como el imperante
actualmente en la Comunidad
Andina (Decisión 486 de 2.000), debe precisarse que
también existen determinadas restricciones, que basadas en
la protección al comerciante en algunos casos, y otras con
el fin de proteger a los consumidores, imposibilitan que pueda
llevarse a cabo el registro del algún signo como marca, lo
anterior, como un aspecto esencial que de manera clara lleva a
consolidar la seguridad
jurídica emanada de un régimen Macario
sólido y garantista, el cual si bien permite el
fácil registro como marca de determinados signos,
también contempla determinadas causales que protegen
derechos de
terceros incluyendo aquellos que tiene marcas registradas, o
terceros ajenos que se puedan llegar a ver afectados por el
registro de algún signo sin importar que sean o no
titulares de una marca, de igual manera se protege a los
consumidores, por ser estos, los que en ultimas importan para la
consolidación de un régimen Macario ya que es de
allí de donde se origina toda la oferta de los
productos.
Es por lo anterior, que en el actual Régimen de
la Propiedad
Industrial, al igual que en los anteriores, se contemplaron una
serie de causales, que en el actual se encuentran en los
artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de
2.000 que estatuyen la imposibilidad de registrar como marcas
determinados signos, por contener ciertas características
que afectan los derechos de un tercero al ser usados en el
comercio, así mismo el artículo 137 mencionado
anteriormente, estipula una causal adicional consistente en el
evento en el cual, si la Oficina Nacional
competente tiene indicios que permitan inferir que con el
registro de dicho signo se perpetre, facilite o estructure un
acto de competencia
desleal, puede proceder a negar el registro del
signo.
La doctrina relacionada con el Derecho Macario ha
manifestado que la Decisión 486 de 2.000 en sus
artículos 135 y 136 ha agrupado las causales de
irregistrabilidad de los signos que pretendan ser marcas, es
decir, las normas anteriores
distinguen entre aquellos signos que por si mismos no pueden
registrarse como marcas, y, aquellos signos que una vez sean
usados en el comercio puedan perjudicar a terceros, en este
último evento juega un papel importante un factor externo
y ajeno al signo en si mismo, las dos situaciones anteriores
contempladas en dichas normas han sido catalogadas como
prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.
- CAUSALES ABSOLUTAS
Estas causales se encuentran consagradas en el
artículo 135 de la decisión 486 de 2.000, hacen
relación a aquellas circunstancias internas ó
intrínsecas del signo que de llegar a presentarse no
cumplirían con una de las funciones
primordiales de la marca como lo es la Distintividad, o
sería un signo ilícito o engañoso para el
consumidor, queriendo el legislador Andino mediante estas
causales tutelar un interés
público, generando la existencia de alguna causal de este
tipo, una Nulidad Absoluta, la cual podrá
proponerse por cualquier persona en cualquier tiempo, por
ende a continuación se efectuara un estudio de cada una de
las causales más importantes:
Artículo 135.- No
podrán registrarse como marcas los signos que:
– "a-) No puedan constituir marca conforme al
primer párrafo
del artículo anterior"
– "b-) Carezcan de Distintividad"
Las prohibiciones contempladas en los literales a-) y
b-) del artículo 135, trascritas anteriormente, pretenden
apuntar al mismo lugar, es decir, si la primera causal
preceptúa que no podrán registrarse como marcas
aquellos signos que No puedan constituir marca conforme al
párrafo anterior, es decir, aquel "signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado" por ende
si no es apto para distinguir carece de Distintividad.
El artículo 134 de la decisión indica como
requisito de manera expresa que aquel signo que se pretenda
registrar como marca sea perceptible, distintivo y susceptible de
representación gráfica.
– "Artículo 135…c-) Consistan
exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, o en formas o características impuestas por la
naturaleza o
la función
de dicho producto o del servicio de que se trate."
Son claras las prohibiciones que consagra esta norma y
hacen relación en primer término a aquellas formas
que normalmente guardan una relación estrecha con algunos
productos y tiene su razón de ser en tratar de impedir que
el titular de una marca monopolice la forma que se utiliza de
manera usual y común en relación con determinados
productos o envases, es decir equivalen a las palabras
genéricas pero en forma, por lo tanto, tratar de registrar
la forma de un "Bicicleta" para una determinada clase de
transporte,
una "naranja" con el fin de identificar dicha fruta, o piense en
una fabrica de martillos que pretende registrar la forma de un
martillo como su marca.
– "Artículo 135…d-)
Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den
una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio
al cual se aplican."
Esta prohibición guarda estrecha relación
con los diseños industriales, modelos de
utilidad o las
patente de invención, toda vez, que esta limitante lo que
implica es que aquellas formas que dan una mayor eficiencia al
producto no pueden ser objeto de registro marcario sino deben ser
registradas como un signo distintivo diferente, de acuerdo al
caso en concreto, lo
anterior, obedeciendo a que la legislación Andina otorga
un mecanismo temporal para dichos signos o formas, siendo absurdo
pretender registrarlo como marca y la sola renovación en
determinado término conllevaría a una
protección indefinible en el tiempo. Un ejemplo de esta
prohibición podría ser tratar de registrar la forma
de una silla en el mercado que tenga un diseño
que permita al usuario mayor comodidad en cuanto a su
uso.
– "Artículo 135…e-) Consistan exclusivamente
en un signo o indicación que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,
la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicación, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios."
La prohibición contemplada anteriormente, debe
entenderse que recae sobre aquel signo o indicación que
pueda ser catalogado como descriptivo, es decir, aquellas
denominaciones de un producto o servicio que irradien a los
consumidores acerca de las características, cualidades,
funciones, usos, y otras propiedades de dichos productos, por
ende, la norma mencionada brinda unas pautas que orientan al
interprete con el fin de estructurar dentro de sus hipótesis ciertas descripciones, entre las
que se desatacan las relativas a la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la
época de producción etc. de los respectivos
productos, por tal motivo, sin con el producto se formula el
interrogante ¿Cómo es el producto? y la respuesta
dada es igual a la característica esencial del mismo que
se pretende registrar se estaría frente a un signo
descriptivo.
Debe tenerse especial cuidado con los adjetivos
calificativos cuando de manera expresa se refieren a la cualidad
que necesariamente se aplica al nombre del producto que se trata,
existe una complicación en este sentido, en los eventos en
los cuales, lo que se pretende registrar son dichos adjetivos,
toda vez, que solo son registrables cuando no están
relacionados íntimamente con uno o con determinados
productos y pueden predicarse de la gran mayoría de los
productos del mercado, así mismo, cuando el mencionado
adjetivo no especifique o describa la cualidad esencial del
producto o servicio, es por esto que mediante la Sentencia 27
IP-95 el
Tribunal Andino de Justicia,
especificó que el adjetivo calificativo puede referirse
(para poder ser
registrado como marca) a una cualidad importante del producto o
servicio pero no a la esencial y cita como ejemplo el caso de un
helado, en el cual la característica esencial es el
frío, y una importante pero no esencial es el ser batido o
cremoso, permitiéndose en este último evento el
registro de la marca.
La Doctrina y la Jurisprudencia
han definido como ejemplos de este tipo de signos descriptivos
"Oral" para remedios "Enfriadora" para congeladores
"Vitamínico" para alimentos, "Lente
suave" para lentes de contacto, "Blanca" para leche y
"líquidos" para jugos.
De igual forma la parte final del artículo se
refiere a la prohibición de registrar expresiones
laudatorias, es decir aquellas que elogian la bondad del servicio
o producto, ya que podría en primer término
perjudicar a los demás competidores ya que estos se
verían impedidos para usar el mismo término
encontrándose en franca desventaja con relación a
aquel que ya lo registro, lo ejemplos clásicos de la
doctrina y la Jurisprudencia acerca de expresiones laudatorias
son "Purísimo" , "La Mejor" etc.
"artículo 135…f-) Consistan
exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre
genérico o técnico del producto o servicio de que
se trate"
Esta prohibición hace referencia a aquellas
denominaciones catalogadas como genéricas, esto es, aquel
signo o denominación que los comerciantes en un
determinado sector, deban utilizarlo para designar un producto o
servicio o cuando por si solo pueda servir para utilizarlo, por
ende sin con el producto se formula el interrogante ¿Que
es? y la respuesta dada es igual al producto que se pretende
registrar se estaría frente a un signo
genérico.
Así mismo, la Jurisprudencia emanada del Tribunal
Andino de Justicia ha precisado que la Genericidad de una
denominación o signo debe ser con relación directa
a los productos más no con una connotación
abstracta, es decir, por el simple hecho que una palabra se
relacione en el diccionario
con varias acepciones de índole general no puede ser
catalogada como irregistrable sin análisis alguno, por el contrario debe
señalar o identificar la clase de producto o servicio por
si sola para que estructure la Genericidad, también puede
definirse este término, como aquel que no explica
directamente el producto o servicio sino la categoría o
genero al que
pertenece.
Como ejemplos de signos genéricos podemos
señalar "Cortinas" "Motor",
"Muebles", "Ventilador" etc, para señalar cada unos de
dichos productos.
Así mismo, es necesario precisar que existe la
posibilidad al momento de designar un producto de utilizar marcas
compuestas que contengan palabras genéricas, es decir,
designar productos que contengan una palabra genérica y se
le agregue una de fantasía, como es el caso de "Pizza Hut"
"Aguardiente Cristal", con relación a este tipo de marcas
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha precisado:
"Por ese motivo las marcas que contienen esa
categoría de expresiones, son marcas débiles, que
enfrentarán más tarde la contingencia de que se
inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin
que puedan formularse observaciones al nuevo registro con
opción de éxito." (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, Proceso
21-IP-98, Sentencia de Septiembre 03 de 1.998)
Es decir, el Tribunal es claro al precisar que a pesar
de ser posible el registro de las marcas que contengan
denominaciones genéricas, están deben estar sujetas
a que en futuras oportunidades otros comerciantes utilicen en sus
marcas dichas denominaciones genéricas restándole
Distintividad a la marca, lo que para la doctrina es catalogado
como marca débil.
"Artículo 135…g-) Consistan
exclusivamente o se hubieran convertido en una designación
común o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje
corriente o en la usanza del país."
Esta prohibición abarca aquellas designaciones
que habitualmente se utilizan para identificar o señalar
un producto o servicio, también incluye aquellas palabras
sean estas extranjera o inventadas (sin significado alguno) que
con el transcurso del tiempo han adquirido cierta popularidad en
cuanto a su uso.
El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina ha
precisado que esta prohibición no se estructura
cuando las palabras mencionadas se utilizan en un conjunto
gramatical con otras que le imprimen un carácter
distintivo.
En esta limitante se configura, con lo que la doctrina
ha denominado vulgarización de la marca, definido por la
doctrina de la siguiente manera:
"Se le conoce por denominación vulgar,
corriente o de uso común, aquella que si bien no era en
sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por
virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como
apelativo obligado de los productos o servicios identificados"
(Matias Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional
sobre Marcas de Productos y Servicios, página
76).
Es decir, se puede afirmar que aquellas denominaciones
que con el paso del tiempo y como consecuencia de su uso han
adquirido una connotación tal en el mercado que su uso sea
común, no pueden llegar a registrarse, de igual forma
sucede con aquellas marcas ya registradas, ya que en este evento
lo que sucede es que el titular de la marca pierde los derechos
sobre el signo que ha perdido su capacidad distintiva, y que
requieren denominaciones adicionales para poder registrarse,
situación que puede ser adelantada por la Oficina
Competente del país miembro de oficio o a solicitud de
parte.
Dentro de los ejemplos más connotados de este
tipo de marcas tenemos a "Colombina", "Jeep", "Kart", "Thermo",
"Chiclets", "Lycra" etc.
"Artículo 135…h-) Consistan en un
color
aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma específica."
Este impedimento se refiere a que no es posible
registrar como marca un color aisladamente considerado, debiendo
para poder hacerlos efectuar una delimitación del mismo
que le aporte un carácter distintivo, de igual forma a
contrario sensu, es perfectamente válido registrar una
combinación de colores, aspecto
ya tratado anteriormente en el punto 3.2.2.3. del capitulo 3 de
ese trabajo.
"Artículo 135…i-) Puedan engañar
a los medios comerciales o al público, en particular sobre
la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, cualidades o
aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate."
Esta prohibición estructura determinadas
hipótesis
tendientes a efectuar una protección
al consumidor para evitar que este sufra un engaño, es
decir, el signo puede ser catalogado como engañoso cuando
proporciona información errónea con
relación a determinados productos o servicios que se
pretenden distinguir con ella.
La doctrina ha manifestado que esta prohibición
obedece a un interés general del legislador Andino de
tutelar el derecho de los consumidores, debe aclararse que dichos
consumidores deben ser personas con un nivel medio, ni se
exageradamente conocedores ni descuidados, la prohibición
lo que busca es que los consumidores no sufran engaños
sobre las particularidades propias de los productos o servicios
en especial como muy bien lo enseña el artículo,
sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, cualidades o
aptitud para el empleo de las mismas.
Un ejemplo de lo anterior, sería el caso de
señalar que un Whisky es escocés sin serlo, o
indicar que un reloj es Suizo siendo fabricado en América, o se utilice la marca "La
Marquise" para un identificar producto que no es
francés.
Es necesario hacer una distinción entre
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, lo
anterior obedeciendo a que la decisión 486 de 2.000 en sus
artículos 201 y 221 plasma las definiciones de los
mencionados términos respectivamente, debiendo aclarar que
la misma decisión agrupa ambas definiciones dentro del
concepto
denominado indicaciones geográficas, es decir, el genero y
sus respectivas especies.
La definición plasmada en la decisión 486
de 2.000, de una denominación de origen se puede
sintetizar así:
"Artículo 201. Es una indicación
geográfica constituida por la denominación de un
país, una región o de algún lugar
determinado, o la indicación constituida por una
denominación que sin ser la de un país,
región o lugar determinado se refiere a una zona
geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación
u otras características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce,
incluidos los factores naturales y humanos"
Del anterior concepto, se pueden extraer algunos
componentes que nos llevaran a plantear una mejor
diferenciación con relación a la indicación
de procedencia, entre los que deben destacarse:
- La denominación de origen debe estar integrada
o constituida por la denominación de algún
país, región o algún determinado lugar, o
por alguna denominación, que de no ser las tres
anteriores se refiera a alguna zona geográfica,
partiendo de lo anterior, pueden constituir no solo
países o regiones sino también determinados
montes o desiertos. - El producto que se pretenda designar debe ser
originario de la mencionada indicación
Geográfica, aspecto que reviste de gran importancia ya
que si no se cumple con esta condición no se
podría hablar de una denominación de
origen. - Que dicho producto goce de una alta calidad o
reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente
al medio geográfico en el cual se produce incluidos los
factores naturales o humanos que lleven a ello.
Así mismo, con relación a la
indicación de procedencia la decisión 486 de 2.000
en su artículo 221, también plasma una
definición:
"Artículo 221. Se entenderá por
indicación de procedencia un nombre, expresión,
imagen o
signo que designe o evoque un país, región,
localidad o lugar determinado".
De la definición transcrita anteriormente se
pueden extraer dos elementos, los cuales son similares a los
contemplados para la denominación de origen
distinguiéndose estos dos conceptos en cuanto al tercer
elemento, esto es, que dicho producto goce de una alta calidad o
reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al
medio geográfico en el cual se produce incluidos los
factores naturales o humanos que lleven a ello aspecto que se
predica únicamente de la denominación de origen
siendo la principal diferencia con la indicación de
procedencia.
Ejemplo de lo anterior, sería denominar "Café
Panameño" lo cual sería una indicación de
procedencia, ya que solo indica que es un café procedente
de Panamá
pero nada tiene que ver la calidad del mismo, cosa distinta es
"Café de Colombia" la cual
si podría ser catalogada como una denominación de
origen, toda vez, que se refiere a un producto (Café) de
una zona determinada, con una calidad conocida a nivel mundial
derivada de las condiciones geográficas de su
cultivo.
"Artículo 135…j-) Reproduzcan, imiten o
contengan una denominación de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso
pudiera causar un riesgo de
confusión o de asociación con la
denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad."
En primer término la presente causal de
Irregistrabilidad, guarda estrecha relación con la
inmediatamente anterior y en algunos eventos pueden llegar a
subsumirse una dentro de otra, así mismo, la presente
causal tiene como finalidad evitar que el público sea
engañado mediante la utilización de forma
fraudulenta de determinadas denominaciones que se encuentran
protegidas, esto es, que al menos se encuentre depositados en la
respectiva Oficina Nacional competente, conforme se
explicará más adelante, pero única y
exclusivamente frente a las denominaciones origen, de igual forma
también se incluyen las falsas denominaciones de origen y
que a través de su uso se pueda llegar crear un riesgo de
confusión o de Asociación con dichas denominaciones
protegidas. De igual forma la presente causal se estructura
cuando dicha denominación de origen reviste de una gran
notoriedad, como puede acontecer con el "Café Colombiano",
el "Queso Holandés" etc.
"Artículo 135…m-) Reproduzcan o imiten,
sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas,
bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de
armas,
banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de
garantía de los Estados y toda imitación desde el
punto de vista heráldico, así como los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de
cualquier organización internacional"
La presente prohibición tiene su razón de
ser, en el hecho en que se si aceptaran dichos emblemas oficiales
se podrían relacionar los productos o servicios que
representan la marca con un Estado en particular o con una
organización internacional, prohibiendo tanto la reproducción como la imitación de
los signos allí descritos.
Si el Estado o el
organismo internacional autorizan la inclusión de
determinado emblema o signo, para proceder a su registro estos
emblemas deberán ser usados como secundarios ya que los
principales distintivos no deben ser los relacionados en dicha
prohibición, así por ejemplo en el caso del
Café Colombiano, el gobierno nacional
autorizo la inclusión de la bandera Colombiana, pero como
algo accesorio más no como lo principal de la marca, ya
que esto último lo integran Juan Valdez, el bulto de
café y la mula.
No sobra recordar que el día 02 de enero de
2.004, el congreso colombiano expidió la ley 875 de 2.004
mediante la cual se regula el uso del emblema de la cruz roja y
de la media luna roja, autorizando su uso a la fuerza
pública con el fin de identificar a su personal
sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios
terrestres y acuáticos, también se permite que el
personal sanitario civil autorizado por el Ministerio de Salud para transporte de
heridos, enfermos y náufragos porte dichos emblemas y por
último se autoriza a la sociedad
nacional de la Cruz Roja.
La doctrina ha sido unánime en manifestar que la
presente prohibición no se aplica para aquellas banderas o
Escudos pertenecientes a familias con títulos nobiliarios,
los cuales pueden ser susceptibles de registro
marcario.
"Artículo 135…o-) Reproduzcan, imiten o
incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida
en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se
destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su
uso fuere susceptible de causar confusión o
asociación con la variedad."
Esta prohibición hace referencia a que
actualmente existe una regulación derivada del Convenio
para la Protección de las Obtenciones Vegetales emanada
del convenio de Paris, en la cual se contempla que toda variedad
vegetal que sea objeto de protección debe ser
individualizada con un vocablo que sirva como
denominación, y es en esta denominación sobre la
cual recae la denominación objeto de la presente
limitante.
De igual manera, de conformidad con la decisión
486 de 2.000, las variedades vegetales siempre y cuando cumplan
con ciertos requisitos pueden ser objeto de patentabilidad
gozando en estos eventos de dicha protección
estructurándose la presente causal.
"Artículo 135…p-) Sean contrarios a la
ley, a la moral, al
orden público o a las buenas costumbres."
La presente prohibición hace relación a
significados muy subjetivos en algunos eventos y que
varían en el tiempo y el espacio, y de acuerdo a las
costumbres de determinado territorio, es decir, existen eventos
en los cuales es difícilmente perceptible que es moral o
inmoral.
Dichos conceptos deben ser entendidos en sentido amplio
como lo ha manifestado la doctrina, y se propugna en general
porque no violen aspectos mínimos de la convivencia en
sociedad y que no se encuentren en contraprestación de la
seguridad, tranquilidad y la paz de determinando conglomerado en
una época especifica, o que en determinadas circunstancias
violen la legislación existente en el
país.
Así mismo, existen casos en los cuales existen
dibujos o
denominaciones que por ser obscenas, escandalosas, estar
asociadas con actividades ilegales ó asociaciones
ilícitas, ridiculizar doctrinas, pensamientos, religiones o personajes, no
existiría duda que estructuran la presente
prohibición, tal sería el caso de marcas que
contengan la palabra "Cocaína",
o una imagen que ridiculice a su "Santidad el Papa"
etc.
A manera de conclusión es precisar recordar que a
los literales b), e), f), g) y h) pierden su razón de ser
cuando un signo no registrable se haya estado usando en un
país miembro de forma o manera constante y se pueda
demostrar que ha adquirido un carácter distintivo con
relación a los productos o servicios a los cuales
identifica o representa evento en el cual es susceptible de
registrarse como una marca, es decir, se establece en esta norma
la posibilidad de que signos propiamente descriptivos o
genéricos hayan adquirido un significado secundario
distinto a su significado primario que les de una
connotación distintiva y puedan cumplir dicha
función para poder registrarse, tal significado se
adquiere en virtud del uso constante del signo y deberá
ser reconocido y acreditado ante la Oficina Nacional
Competente.
Estas causales encuentran asidero normativo en el
artículo 136 de la Decisión 486 de 2.000, las
cuales tiene como connotación especial contrario a
lo manifestado para las absolutas, que se basan en
condiciones extrínsecas o externas del signo que de
alguna manera estén constituidas por determinadas
situaciones emanadas de derechos de terceros que se puedan
ver afectados por el registro de dicho signo, por ende,
característica de estas causales es que se pretenda
tutelar un interés jurídico
particular.Así mismo es necesario precisar, que las
causales relativas de Irregistrabilidad en el momento de
estructurarse conllevan a la existencia de una nulidad
relativa, la cual podrá proponerse por cualquier
persona pero revistiendo de especial interés el
término de prescripción para poder alegarla,
ya que para este evento es de cinco años contados a
partir de la de concesión del registro impugnado,
por ende a continuación se efectuará un
estudio de cada una de las causales más
importantes:Artículo 136.- No
podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio lleguen a afectar indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:"Artículo 136…a-) Sean
idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de
asociación"Tiene su razón de ser la presente causal en
el hecho de que si un signo que se pretende registrar puede
llegar confundirse o asociarse con una marca ya registrada
no cumpliría el requisito de la Distintividad
volviéndose en este especifico caso un refuerzo de
otra causal ya comentada anteriormente.Es necesario efectuar algunas precisiones
relacionadas con el riesgo de confusión entre una
marca registrada y otra que se pretende
registrar.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
mediante la Sentencia de Abril 12 de 2.000 dentro del
proceso 22-IP-2000, preciso los alcances para predicar la
similitud entre marcas y por ende pregonar por la
existencia de un riesgo de confusión debiendo
destacarse las siguientes reglas:– La confusión resulta de la
impresión de conjunto despertada por las marcas, es
decir, es la visión general de la marca que puede
tener el consumidor y que puede llevarle a la
confusión con relación a otras, es decir, no
son los detalles o diferencias menores los que distinguen
las marcas sino el aspecto general, la sensación
general la que permite inferir que una marca es distinta de
otra.– Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultáneamente, es decir, que no es procedente el
análisis simultáneo, lo anterior obedece a
que el consumidor las analiza separadamente y no de forma
simultanea, primero se observa la primera marca,
procediendo a retirarse y se observa la segunda para
así poder establecer si la segunda de ellas (la que
se pretende registrar) produce una evocación fuerte
de la primera.– Quien aprecie el parecido debe colocarse en el
lugar del comprador presunto y tener en cuenta la
naturaleza del producto, es decir, esta regla se refiere a
que la atención del consumidor varía
de acuerdo a la clase de producto a la cantidad que
pretenda adquirir.– Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas, toda vez, que la
similitud no depende de aquellos elementos distintivos sino
de los semejantes que la integren, por ende, lo que genera
la confusión son las parte iguales que tiene la
marca con el signo que se pretende registrar más no
la parte que no es igual.Así mismo, para la configuración de
la presente causal hay que tener en cuenta la
clasificación de Niza para poder estructurar si
existe similitud de los productos o servicios entre el
signo a registrar y la marca ya registrada.La doctrina ha manifestado que bajo el imperio de
la Decisión 486 de 2.000 se otorga protección
a la marca registrada prohibiendo el registro de aquellos
signos similares que se encuentren dentro de la misma clase
de los productos o servicios para los cuales fue solicitada
la marca registrada, pudiendo registrarse una marca similar
siempre y cuando sea solicitada para otros productos o
servicios y necesariamente no pueda llegar a crear un
riesgo de confusión o de Asociación con la
marca ya registrada.Vamos a suponer que existe una marca registrada
denominada "Cangrejo" para identificar productos de la
Clase 8º, es decir, tenedores, y posteriormente se
solicita el registro de la marca "El Cangrejo" para
identificar productos de la clase 19º, es decir, tubos
de construcción no metálicos, en
este evento sería posible registrar la segunda marca
en razón, a que en primer lugar dicha marca a pesar
de ser idéntica a otra ya registrada, esta
última esta registrada para diferentes productos, en
segundo lugar no podría argumentarse un posible
riesgo de confusión debido a la disparidad de
productos que identifican las mencionadas marcas, salvo que
la marca original sea notoria o posteriormente se convierta
en ello.Caso diferente sería si existiere una marca
denominada "La Victoria" para identificar productos de la
clase 23º, es decir, un hilo para uso textil, y
posteriormente se pretende registrar la denominación
"Victoria" para identificar un producto de la clase
24º, es decir, para tejidos
y productos textiles no comprendidos en otras clase como un
fibra sintética derivada de la lana, evento este en
el cual se podría estructurar un riesgo de
confusión sobre el origen o la procedencia y por la
relación estrecha entre los dos productos
aprovechándose este último de la fama del
otro o al menos de la antigüedad de la marca
registrada, u obedeciendo a la existencia de las mismas
materias primas, por tal motivo, en este evento al crear un
riesgo de confusión estructuraría la presente
causal."Artículo 136…b-) Sean
idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o
enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación."Esta prohibición pone un freno con
relación a aquellos signos que pretendan registrarse
pero que se asemejen o sean idénticos a un nombre
comercial protegido, o a un rotulo o enseña
comercial, dicha protección es contemplada por la
decisión 486 de 2.000 y se entiende protegido desde
su primer uso, sin ser necesario el deposito del mismo,
aspecto que será tratado de forma más
profunda más adelante.Por tal motivo se estructura la presente causal
cuando el nombre comercial protegido, el rotulo o la
enseña existan con anterioridad a la solicitud de
registro del signo y que además se pueda derivar un
riesgo de confusión o asociación, es
importante, para poder establecer el riesgo de
confusión seguir las mismas pautas establecidas por
el Tribunal de la Comunidad Andina para las marcas,
descrito anteriormente.La doctrina ha considerado que al definirse el
nombre comercial como cualquier signo que identifique a una
actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil
y
siendo la función del nombre comercial
identificar al comerciante, ha precisado que la semejanza
se puede hacer extensiva a la actividad desplegada por el
comerciante con la actividad que se pretende distinguir con
la marca."Consideramos que el error al que puede inducir
la adopción del signo, no solo se presenta por
semejanzas entre ellos, sino que se hace extensivo a otros
hechos igualmente relevantes, como que la actividad
desarrollada por el empresario, sea similar a la actividad
dentro de la cual la marca va a cumplir su función
identificadora." (Matías Alemán, Marco,
Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y
Servicios, página 96).Por tal, motivo la prohibición
también abarca la similitud entre las actividades,
tal como se expreso en la cita anterior."Artículo 136…d-)Sean
idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el
País Miembro o en el extranjero."Esta causal de Irregistrabilidad hace
mención a un caso especifico como lo es hecho de la
existencia de la semejanza entre el signo que se pretende
registrar y la marca ya registrada y que se derive un
riesgo de confusión o asociación cuando la
persona que desee ser titular del signo que se pretende
registrar haya tenido un vínculo del cual se haya se
infiera que este representaba, o distribuía en
nombre y representación del titular del
signo.Es preciso mencionar que dicha relación
debe ser de expresa autorización del titular de la
marca, por ende quedaría por fuera de esta causal
aquellos actos al ser ejecutados permitan inferir una
aparente representación del titular sin la debida
existencia de la autorización expresa, como
sería el caso del mandato aparente, y en caso
contrario estructurarían la presente causal cuando
se hubiese celebrado un contrato de
licencia sobre la marca.Ejemplo de lo anterior, sería que el
señor X quién laboro durante 15 años
como distribuidor de la marca de ropa interior "Besame",
pretendiera el registro de un signo denominado "Besos" para
ropa para dama situación que llevaría a la
estructuración de la presente causal."Artículo 136…e-) Consistan en un
signo que afecte la identidad o prestigio de personas
jurídicas con o sin fines de lucro, o personas
naturales, en especial, tratándose del nombre,
apellido, firma, título, hipocorístico,
seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante o identificada por el
sector pertinente del público como una persona
distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el
de quienes fueran declarados sus herederos.""Artículo 136…f-) Consistan en un
signo que infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento
de éste."La primera causal transcrita anteriormente, tiene
sin lugar dudas su razón de ser en el derecho que
tiene todas las personas sean estas naturales o
jurídicas sobre su imagen, nombre, apellidos, firma,
imagen, retratos etc, ligado con el derecho a disponer de
ella, es decir, un derecho de intimidad, sin que puedan ser
utilizados por terceros, salvo su consentimiento expreso y
libre de vicios, o el de sus causahabientes, por ende, para
proceder a registrar un elemento de la identidad descrito
en la norma es requisito aportar como un anexo de la
solicitud la autorización expresa de la persona o si
esta falleció la de sus herederos. Un ejemplo de lo
anterior, sería el tratar de registrar como marca el
nombre "Álvaro Uribe Vélez" sin el
consentimiento del mismo.Con relación a la causal f-) del
artículo 136 de la decisión 486 de 2.000,
transcrita anteriormente, con relación a los
derechos derivados de la propiedad industrial o de derechos de
autor de un tercero, se establece como una
protección adicional a los mismos, y es necesario
precisar que mientras dure el derecho de la propiedad
industrial o el derecho de autor, podrá
estructurarse la mencionada causal.Tal sería el caso de pretender registrar
como marca el nombre del personaje principal de una
novela,
sin la autorización de la persona que detente el
derecho de autor sobre la mencionada obra
literaria."Artículo 136…h-) Constituyan una
reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusión o de
asociación con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario"En primer término hay que precisar que la
presente causal se erige como un protección a los
signos notoriamente conocidos los cuales fueron definidos
de manera clara en el capitulo anterior,
estructurándose la presente causal como una
derivación directa de la protección de los
signos notoriamente conocidos descrita en el convenio de
Paris y los acuerdos ADPIC. La causal castiga la
reproducción, imitación o cualquier
transcripción total o parcial del signo distintivo
notoriamente, así como la traducción del
mismo cuando se encuentre en idioma extranjero, de igual
manera, prohíbe la transliteración, es decir,
la representación de un signo de un sistema
fonético o gráfico, mediante los signos de
otro, la norma es amplia al precisar que no importa cuales
son los productos o servicios a los que se pretende aplicar
el signo que se pretende registrar.Por otra parte, juega un papel importante el
riesgo de confusión o de asociación ó
el aprovechamiento injusto del prestigio que tenga el
producto del tercero titular de la marca notoria,
así, cuando gradualmente debido al uso de la marca
no autorizada en productos no competitivos, se llega a
asociar la marca notoria con productos de mala calidad que
representen la marca que imita la notoria y de esta manera
se pierde las funciones identificadoras del
signo.Un ejemplo de lo anterior, sería pretender
registrar la marca de "BMW" en Colombia para una clase de
motores
BMW, o la marca "Parmalat", por no estar registrada en
Colombia, automáticamente debería negar su
registro, al estar incurso en la presente
causal.Otro ejemplo que estructuraría la presente
causal sería si se pretendiera el registro de la
marca "Camello", para cigarrillos sabiendo que existe una
marca notoria denominada "Camel" famosa a nivel mundial, ya
que Camello es la traducción literal de la marca
notoria en idioma extranjero.Con relación al caso de la dilución
de la marca podría aseverarse como ejemplo que en
Colombia se estuviere usando la marca "Yamaha" para
identificar un tipo de Ventiladores fabricados en
Medellín, lo cuales suponiendo son de pésima
calidad en todo sentido, frente a este caso, es posible
manifestar que la marca "Yamaha" registrada en Colombia, se
encuentra incursa en la presente causal y por ende viciada
de nulidad relativa, lo anterior, debido a que "Yamaha" es
una marca notoria en el Colombia utilizada para identificar
motocicletas y al ser usada por un titular para
ventiladores podría prestarse para un
confusión o para asociar el hecho que la fabrica de
motos ha incursionado en el mercado de los ventiladores,
aseverando que por ello son de excelente calidad (los
ventiladores) al confundirse el origen empresarial de los
mismo, por lo tanto, se podría pensar que con el
paso del tiempo y debido a la mala calidad de los
ventiladores los consumidores empiecen a pensar que el
empresario dueño de la marca "Yamaha" (la notoria)
produce artículos de muy mala calidad y que las
motocicletas por lo tanto también empezaron o
empezaran a bajar la calidad creándose de esta
manera una imagen negativa de la marca notoria frente a los
consumidores, ocasionando una baja en las ventas de las
motos y por ende una pérdida en sus ventas,
situación que se hubiese podido evitar si al momento
de registrar la marca "Yamaha" para ventiladores se hubiese
alegado la presente causal para evitar el registro de la
misma.De ahí la importancia de esta causal para
la protección de aquellas marcas notorias para
evitar que personas inescrupulosas se beneficien de la
reputación de las marcas renombradas.
- CAUSALES RELATIVAS
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