Compendio de Derecho Marcario en los Países de la Comunidad Andina (página 2)
Antes de entrar a plantear una definición de lo que es
o debe entenderse por marca, es
necesario dejar claro, que estas deben ser considerados como
signos
distintivos típicos, es decir, aquellos elementos de los
cuales se vale el empresario
para su adecuado reconocimiento por parte de terceros
interesados, por lo tanto, se puede aseverar que los signos
distintivos es el genero dentro del
cual se encuentran muchas especies, como el nombre comercial, las
marcas, las
Indicaciones de Procedencia, entre otras.
Muchos tratadistas han efectuado diversas nociones, de lo que
podría llegar a catalogarse como una marca, sin embargo,
aquellos que han logrado incluir en su definición las dos
cualidades fundamentales de las marcas, como lo son, primero la
capacidad individualizadora y segundo la capacidad de indicar la
procedencia del producto
ó servicio, son
los que de manera mas completa han logrado definir dicho
término, entre las que pueden destacarse las
siguientes:
"La marca es un signo o combinación de signos que
utiliza el empresario para identificar en el mercado los
productos
que fabrica o comercializa o los servicios
que presta, con el propósito de distinguirlos de otras
alternativas que se ofrezcan en el mercado." (Méndez
Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad
Industrial Bogotá D.C. 2001, página 53).
La anterior definición, incluye las dos cualidades
fundamentales de las marcas, lo que demuestra que es un concepto amplio y
completo, permitiendo afirmar que los comerciantes pueden llegar
a crear un monopolio
restringido en torno a su
producto, y de otro lado que puede ser el generador de la
competencia,
ya que permite una diferenciación, para que los usuarios
puedan seleccionar entre la diversidad de los productos de
acuerdo a la calidad de los
mismos.
Otro de los tratadistas que ha dado una opinión
completa acerca de lo que es una marca, ha precisado:
" Para nosotros la marca es el signo de que se vale el
industrial o comerciante para que el público escoja a
través de la diferenciación, sus productos o
servicios y aplique a estos -los Signos- los valores
empresariales por él desarrollados –El
empresario-, a través del conocimiento
de su origen empresarial". (Matias Alemán, Marco,
Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y
Servicios, página 76).
De la anterior definición, puede extraerse que el
consumidor a
través de la marca puede llegar a reconocer determinado
producto ó servicio, una vez ha sido conocido por
él y ha conocido sus bondades y calidades,
atribuyéndole un origen empresarial del cual puede obtener
una uniformidad en sus características que le brinden
determinada confianza.
La marca a pesar de tener la finalidad de distinguir e
identificar, no necesariamente debe ser demasiado original, es
decir, no se exige dentro de sus características que sea
novedosa, originalidad, él mérito artístico,
ó un avanzado nivel intelectual.
Otro aspecto importante que hay que resaltar del concepto de
marca se refiere a que dicho instituto comprende, tanto, el signo
abstractamente considerado, el cual no es nada
jurídicamente hablando, sin el otro aspecto importante,
como lo es el producto al cual representa dicha marca, con el fin
que los consumidores puedan establecer la relación entre
ellos.
También debe destacarse, que la noción de lo que
es una marca ha tenido definiciones de índole legal, ya
que las diversas decisiones de la comisión de la Comunidad
andina, entre las que se destacan la 85 en su artículo
56, la 344 en su artículo 81, además el código de
comercio Colombiano en el inciso 1º del artículo
583 contenían definiciones de lo que podría ser o
entenderse por una marca, actualmente la decisión 486 de
2.000, artículo 134, definió lo que para el
legislador Andino debía entenderse como marca, siendo esta
última concepción, la que se aplica por ser esta
decisión la que rige este aspecto hoy en día, por
ende es necesario conocerla:
Artículo 134.- A efectos
de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro."
Se puede concluir que la marca es un signo que deberá
estar íntimamente ligado a la mente del consumidor, en el
sentido que este pueda relacionarla con un producto ó
servicio, que deba ser reconocido en el mercado y así se
poder
diferenciarlo de sus competidores.
La marca es un componente esencial en el sistema
capitalista moderno caracterizado por la libertad de
empresa y de
competencia, por ende si se eliminará el régimen
marcario un gran numero de comerciantes se verían en la
necesidad de salir del mercado, al ser imposible llevar a cabo un
sistema de ventas sin la
existencia de un régimen marcario.
3.1.1. Requisitos: El inciso 1º del
artículo 81 de la Decisión 344, de manera clara
contemplaba los requisitos para que un signo fuese considerado
como una marca, la actual decisión 486 de 2.000, no
contempla de manera expresa dichos requisitos, ya que estos se
encuentran diseminados en la definición que trae el
artículo 134, y en las causales de Irregistrabilidad las
cuales se expresarán más adelante, sin embargo hay
que mencionar, que la decisión 486 de 2.000 agregó
de manera expresa como requisito del signo para que este pueda
registrarse como una marca, que dicho signo sea susceptible de
una representación grafica.
De lo mencionado anteriormente, se pueden inferir como
requisitos de las marcas los siguientes aspectos:
a-) Perceptibilidad: este requisito hace relación con
el hecho que los consumidores a través de sus sentidos
puedan hacer que la marca emane y se manifieste, es decir, que
debe exigirse que pueda ser percibida por los sentidos con
el fin de lograr una impresión del objeto, además
es apenas lógico, que si se habla de un signo este debe
ser perceptible por algunos de los sentidos y además, que
posea determinados perfiles que permitan a través de los
sentidos diferenciarla de otra y por ende al producto ó
servicio que representa.
b-) Distintividad: es el principal requisito, es decir, es
sine qua non para la existencia de la marca, además
también es considerado como una función de
la misma, este aspecto se manifiesta con un doble interés,
por una parte la protección al empresario para que
terceras personas no puedan obtener provecho alguno de la buena
fama del producto ó servicio al cual se aplica la marca,
mediante marcas parecidas ó similares que en algunas
ocasiones hacen creer al consumidor que tiene el mismo origen
empresarial de otro, y por otra parte la Distintividad conlleva a
evitar que los consumidores le otorguen mas bondades de las que
en realidad posee el producto ó servicio.
El Tribunal de Justicia de la
Comunidad
Andina, frente a este requisito de la marca ha precisado lo
siguiente:
"La Distintividad implica que el signo sea individual y
singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo
tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse
con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de
la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o
de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o
producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo
y por lo tanto incumple las funciones de
marca." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Proceso
13-IP-97,
Sentencia de Febrero 6 de 1.998)
Por ende, la Distintividad se relaciona, con el hecho de
conocer algo por las diferencias que muestra frente a
otras cosas u objetos y ver las desigualdades existentes entre
ellos.
Hay que precisar que actualmente bajo el imperio de la
decisión 486 de 2.000, no se contempla como requisito el
de novedad, que se exigía en decisiones anteriores,
aspecto perfectamente entendible, toda vez, que lo que se busca
con la marca es la diferenciación de otros productos
ó servicios, más no su originalidad, aspecto este
que debe predicarse para las patentes.
c-) Representación Gráfica: este requisito hace
relación a que el signo debe ser representado en forma
material para que el consumidor pueda percibirlo, es decir, la
importancia de este radica en que se puede catalogar como un
formalismo que permite la publicación, archivo y
clasificación en las respectivas dependencias nacionales
encargadas del registro de las marcas.
Así mismo, el presente requisito juega un papel
importante al momento de entrar a comprobar la posibilidad de
representar gráficamente un olor ó algún
sonido, lo
anterior, también teniendo en cuenta que el
artículo 134 literal c-) de la Decisión 486 de
2.000, de forma muy clara plantea la posibilidad de registrar los
olores como marcas, haciendo interesante conocer las diversas
opiniones que se han suscitado al respecto, ante lo cual se hace
necesario citar avezados tratadistas, que han expresado su
opinión.
"Pero representar gráficamente un olor nos parece
difícil. Se puede asociar el olor con el fabricante del
producto, pero este no identifica el olor, sino al
fabricante." (Ravassa Moreno, Gerardo José, Derecho
Comercial bienes
Mercantiles, Tomo I, Establecimiento de comercio,
Propiedad Industrial, contratos,
Bogotá D.C., 2001, página 430).
El doctor Ravassa en su obra relacionada anteriormente,
expresa la dificultad de representar gráficamente los
olores haciendo imposible su registro como marca
inclinándose por que los olores deben ser objeto de una
patente a través de su formula.
"El requisito de la representación gráfica
del signo en marcas gustativas y olfativas impide que
estás sean registrables, no por la existencia de una
prohibición, sino por la dificultad práctica y
real de describir el signo como elemento de conocimiento para
el público y de los efectos prácticos de
registrabilidad." (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Proceso 13-IP-97, Sentencia de Febrero 6 de 1.998)
El Tribunal Andino mediante la sentencia transcrita
anteriormente, toca el tema acerca de la viabilidad registrar un
olor como marca y toma partido por la negativa a aceptar la
posibilidad de registrarla, obedeciendo a criterios
prácticos más no prohibitivos, es necesario
manifestar que la mencionada sentencia fue dictada en vigencia de
la antigua Decisión 344, bloque normativo que no
contemplaba la posibilidad de registrar los olores y sonidos como
si lo permite ahora la decisión 486 de 2.000.
De igual forma, existe una parte de la doctrina que se inclina
por aceptar la posibilidad de registrar las marcas olfativas,
como se verá a continuación:
"Consideramos en su momento que la intención del
legislador era consagrar la posibilidad de registrar como
marcas las llamadas sonoras, constituidas por un eslogan
musical, que pueden ser representadas con notas musicales en el
pentagrama y nos preguntamos si cabían dentro de la
definición las marcas olfativas, es decir, las
constituidas exclusivamente por olores, admisibles solo en la
medida en que se considere que la sustancia que emite el olor,
al ser representada por una fórmula química, cumple con
el requisito de la representación
gráfica…" (Méndez Metke, Ricardo,
Lecciones de Propiedad Industrial, Bogotá D.C. 2001,
página 56).
Se puede afirmar que legalmente existe la posibilidad
registrar los olores como Marcas, el único inconveniente
estriba en la imposibilidad practica de representarlo
gráficamente, pero como el campo de la propiedad
industrial esta en constante evolución, es perfectamente acorde la
consagración expresa efectuada por el legislador Andino
para llevar a cabo su registro.
Vale la pena resaltar que algunos tratadistas, como el doctor
Pablo Emilio Cárdenas Pérez, confunden el requisito
de representación gráfica con el de
perceptibilidad:
"La representación gráfica, se refiere a
que el signo pueda ser percibido por la vista, el oído o
el olfato". (Cárdenas Pérez, Pablo Emilio,
Comentarios sobre Propiedad
Intelectual, Bogotá D.C. 2003, página
197).
La anterior definición, mediante la cual se
equiparán los dos requisitos debe ser aceptada con
beneficio de inventario, lo
anterior debido a que si dicha premisa fuese cierta podría
predicarse que un olor por el simple hecho de ser olfateado, es
decir, percibido por el sentido del olfato, está
representado gráficamente, lo cual no es cierto, toda vez,
que su materialización se logra mediante la
transcripción de una formula.
El hecho que el signo reúna los requisitos anteriores,
no implica necesariamente que pueda ser registrado como marca,
toda vez, que debe hacerse el análisis frente a las causales de
Irregistrabilidad contempladas en la decisión 486 de
2.000, de las cuales se tratara en el siguiente capitulo.
- Funciones: La marca debe tener consigo una serie
de aspectos que de una u otra manera convenzan al comerciante
para que este proceda a aplicarla a algún producto
ó servicio de su propiedad, siendo muy importante
resaltar dichas atribuciones que van a cumplir las marcas una
vez registradas, es decir, las funciones que se otorgan una
vez han nacido de manera legal por virtud del registro de
ellas.
La clasificación de las funciones de la marca se le
debe a la doctrina, la cual ha destacado de manera unánime
las siguientes:
a-) Identificación: está función
además de interesar al comerciante también reviste
de gran importancia para el consumidor, ya que si es posible
identificar e individualizar el producto o el servicio dentro del
mercado por determinado grupo de
consumidores, con base en las características y calidad
del producto o servicio al cual representa dicha marca, se genera
una clientela en torno al mismo, de esta manera se justifica para
el comerciante promocionar su producto mediante una marca y a su
vez se permite al consumidor seleccionar u escoger el producto o
servicio de su preferencia o por el contrario rechazarlo cuando
sus características o calidades no han cumplido con las
exigencias del consumidor.
b-) Indicar el origen de las mercancías: esta
función hace relación con el hecho que la marca
permite en beneficio del comerciante, que el consumidor atribuya
un mismo origen empresarial al producto o servicio, y que esta
pueda saber que la calidad del mismo es completamente uniforme en
comparación de otros del mismo origen, garantizando de
esta manera que este no incurra en el riesgo de poder
confundir sobre el origen del producto o servicio al cual
representa la marca y quién debe responder por ellos.
Al consumidor más que interesarle el nombre del
fabricante, lo cual pasa a un segundo plano, lo que en verdad le
interesa es que mediante la marca se pueda atribuir al producto o
servicio un mismo origen empresarial de la mercancía, lo
que conlleva y garantiza que al ser el mismo origen empresarial
se manejen unos patrones de calidades uniformes o similares. Con
este aspecto también se logra que se pueda señalar
la responsabilidad por la calidad del producto o
servicio y los perjuicios que de allí se deriven.
c-) Representar una calidad determinada: tal como se
manifestó anteriormente los consumidores asocian la marca
con la calidad que representa ya sea positiva o negativamente, de
acuerdo a la experiencia que hayan tenido al conocer el producto
ó servicio, es decir, la marca genera en la mente del
consumidor una calidad implícita traduciéndole en
el buen nombre y prestigio, llegando a pregonarse que la marca
puede contener el good-will del empresario.
d-) Publicidad: la
marca es el camino más idóneo para que el
comerciante promocione el producto o servicio que representa la
marca, toda vez, que tal como se manifestó anteriormente,
esta deja una impresión acerca de la calidad en la mente
de los consumidores generando que esta tenga un buen nombre y
prestigio.
El empresario que adopta como suya una marca lo hará
por regla general teniendo en cuenta el grado de
aceptación que esta pueda llegar a tener como signo en el
consumidor, debido a la función publicitaria que presenta
el signo, pero sin dejar de entrever que la presente
función puede venirse en contra del empresario, en el
evento en que exista una negatividad del signo o del producto, ya
que la marca da publicidad tanto en sentido negativo como
positivo.
De ahí la importancia de este tema ya que brinda de
antemano al empresario las herramientas
necesarias derivadas como
función de una marca, para que este aprecie las bondades
de hacer uso de las mismas en los productos o servicios que
fabrique o preste.
De conformidad con la legislación existente
dentro del régimen marcario y con el fin facilitar
el entendimiento del tema para lograr una estudio
más profundo, se ha efectuado una
clasificación de los distintos signos que distinguen
alguna clase de
productos o servicios en el mercado y que pueden constituir
una marca.La decisión 486 de 2.000 en su
artículo 134 contempla una listado de diversos
signos de los cuales se deriva la clasificación
aceptada en la mayoría de legislaciones y por los
diversos estudiosos de la materia,
y que de manera contundente ayudará para un mejor
entendimiento de las causales Irregistrabilidad que
serán tratadas más adelante:3.2.1. Marcas Denominativas: esta tipo de
marca consiste en toda clase de palabras que pueden llegar
a ser pronunciadas; dentro de esta clasificación sea
ha realizado una subdivisión:3.2.1.1. De fantasía: esta
subdivisión se refiere aquellas palabras que se
utilizan y son netamente caprichosas y que en realidad no
tiene un significado propio, pero que han sido creadas para
ser utilizadas como marcas.Un connotado tratadista al referirse a este tipo
de marcas ha manifestado:"Se trata de un supuesto, quizás el
más común en el ámbito marcario, que
implica la creación de un vocablo. Éste puede
no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna
idea o concepto". (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas,
2002, página 28.)Hay que mencionar que este tipo de marcas
requieren de un gran esfuerzo para lograr introducirse en
un mercado determinado, recuérdese que es mucho
más fácil para los consumidores recordar una
palabra cotidiana con un significado propio que uno de
fantasía, pero de igual forma este tipo de marcas
pueden llegar a ser más contundentes ya que por el
hecho de ser más complejas revisten de un mayor
poder de Distintividad, toda vez, que al oír una
marca de fantasía el consumidor sabe a que producto
se refiere, mientras que las marcas formadas por palabras
cotidianas pueden llegar confundirse frente a productos
diferentes de distintos orígenes que lleven esas
marcas.Dentro de los ejemplos más destacados de
este tipo de marcas se encuentran, "Nestlé",
"Pepsi", Rexona", "Lux", "Adidas" entre otras.3.2.1.2. Arbitrarias: Aquellas palabras que tiene
un significado propio, pero no guarda relación
alguna con el producto o servicio al cual identifican, ni
en cuanto a las características ni a las calidades
propias.Ejemplos de este tipo de marcas "El Rey" para
fósforos, "Aguila" para cervezas "Pielroja" para
cigarrillos, "la Constancia" para mermeladas y jugos entre
otros.3.2.1.3. Evocativas: Este tipo de marcas como su
nombre lo indica se refiere a aquellas que hacen
alusión en la mente del consumidor acerca de alguna
característica o propiedad del producto o servicio
sin que sea el nombre preciso del producto, es decir, la
relación entre el producto y la marca no es
inmediata, por el contrario requiere de análisis
imaginativo por parte del consumidor.Se ha llegado a afirmar que las marcas evocativas
son marcas débiles, toda vez, que el titular de la
marca debe aceptar el hecho que otras marcas evoquen
iguales conceptos.De igual forma hay que dejar claro, que en el
evento en que se designe una característica que se
refiera exactamente a la cualidad común y
genérica del producto, es decir, que se describa la
cualidad o característica esencial del mismo, se
estaría en presencia en una causal de
Irregistrabilidad y no de una marca evocativa.Como ejemplos de este tipo de marca se encuentran
"Colcafé" para café, "Chococrispis" para cereales,
"Lechesan" para productos lácteos.3.2.1.4. En otros idiomas: Existe una
discusión a nivel Doctrinal en el sentido de aceptar
si son admisibles o no como marcas las palabras en otro
idioma que sean genéricas y descriptivas en el
respectivo idioma, la mayoría de Autores
Españoles basados en un pronunciamiento del Tribunal
Supremo Español se inclinan por manifestar
que las expresiones en idiomas extranjeros son susceptibles
de registrarse como marcas, en el caso de la Comunidad
Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
preciso lo siguiente:"Sin embargo, no son registrables las
expresiones que no obstante pertenecer a idiomas
extranjeros, son de uso común en el país
donde se solicita el registro o en los países
miembros del acuerdo de Cartagena, o son comprensibles para
el consumidor medio de la subregión debido a su
raíz común, a su similitud fonética o
al hecho de haber sido adoptadas por un órgano
oficial de la lengua
en cualquiera de los países miembros". (Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-95,
Sentencia de Agosto 7 de 1.995).Es decir, se puede extraer que el Tribunal de la
Comunidad Andina exige como requisitos para registrar una
palabra en idioma extranjero que las expresiones no sean de
uso común en alguno de los países miembros o
que sean comprensibles para un ciudadano medio de un
país perteneciente a la subregión, ya sea por
la existencia de una raíz común o que sean
fonéticamente similares, lo que permite afirmar que
en la comunidad andina la tesis
imperante derivada del pronunciamiento anteriormente
trascrito se inclina en primer termino por considerar
dichas palabras extranjeras como irregistrables,
contrariando la tesis derivada del Tribunal Supremo
Español.Como ejemplos de este tipo de marca se encuentran
"Royal" para frescos, "Suzuki" para motocicletas entre
otros.3.2.1.5. Nombres de personas y seudónimos:
esta clasificación de las marcas no merece mayor
explicación salvo el hecho de afirmar que el
requisito que se exige para su registro se deriva
directamente del titular, de los causahabientes o herederos
y en el caso que quiera efectuarlo un tercero deberá
hacerlo con autorización del titular.Un ejemplo claro de este tipo de marcas lo
encontramos en "Arturo Calle " para prendas de
Vestir.3.2.1.6. Títulos de Publicaciones:
serán registradas como marcas siempre y cuando estos
obedezcan a una publicación de carácter periódico que les permitirían
de esta manera cumplir una función de marca, por lo
tanto sería viable en el caso de diarios,
periódicos, revistas, los cuales se equiparan a
mercancías siendo su titulo el signo con el cual el
consumidor los distingue dentro del mercado estructurando
de esta manera la principal función de las
marcas.3.2.1.7 Nombres Geográficos: son
registrables siempre y cuando no exista entre el nombre y
el producto una relación o una coincidencia que
refleje calidades que puedan atribuirse a su procedencia
geográfica, es decir mientras no sean denominaciones
de origen, indicaciones engañosas o de uso
común pueden constituirse como marcas.Así mismo, existe una expresa
prohibición para registrar como marcas las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen,
teniendo en cuenta que estas tiene una fisonomía
colectiva, que puede ser usada por todas las empresas
que estén ubicadas en la misma región, e
igualmente dicha prohibición opera frente a empresas
que no están ubicadas en esa región que
podrían con esta manifestación engañar
al publico consumidor.A manera de conclusión se puede afirmar que
las denominaciones que indiquen una procedencia
geográfica no pueden ser registradas como marcas, si
son capaces de producir confusión en los
consumidores en cuanto al origen de los productos o
servicios, situación que acontece cuando dicha
situación es notoria.3.2.1.8. Lemas Comerciales: a pesar de la
connotación netamente publicitaria de los lemas
comerciales, en los eventos
en que estos lleven inmerso un carácter distintivo
que conlleve a identificar el producto pueden llegar a ser
registrados como marca, tal y como se encuentra
expresamente permitido en el artículo 175 de la
Decisión 486.3.2.2. Marcas Figurativas: esta
clasificación de las marcas se refiere a los signos
constituidos por dibujos
que puedan representar una cosa en especial, o ser
netamente caprichosos.Dentro de está clasificación de las
marcas encontramos especiales clases de dibujos que hacen
necesario destacarlos.3.2.2.1. Emblemas: es una variante del dibujo
que representa gráficamente cualquier ser u objeto,
y desde luego existen diversos ejemplos de este tipo de
marcas, entre los que se destacan la Estrella de Mercedes
Benz, el León de la Peugeot, el jinete a caballo de
"Polo".3.2.2.2. Monogramas: es el dibujo formado por
letras, que por regla general no son más de tres y
que en algunos casos llevan un dibujo especial, es claro
ejemplo de ello, DTK, para casettes, AT & T junto con
su respectivo dibujo.3.2.2.3. Colores:
frente a este tipo de marca debe manifestarse que un
color
como tal no es susceptible de registrarse, la exigencia
para los colores hace relación a que estos deben
encontrarse delimitados por una forma especial, ejemplo
claro de esto es la marca punto azul (representado mediante
un círculo de color azul) que se utiliza para
radios.La razón jurídica para no poder
registrar los colores como marcas estriba en que los
colores primarios y secundarios son muy escasos y por ende
en el evento en que una persona
se apropie de alguno estaría en franca ventaja con
relación a sus competidores al poder impedir que se
hiciera uso de esté en otras marcas diferentes,
generando así de esta manera la creación de
un monopolio frente al signo.Otro aspecto importante se refiere a la
posibilidad de registrar como marcas la combinación
de colores, esta combinación no debe asimilarse a la
mezcla de los colores (situación no permitida para
las marcas), y es válida siempre y cuando se
encuentre delimitada de manera clara.3.2.2.4. Números y letras: es tipo de marca
se conforma mediante la combinación de los
números ó letras, y se caracteriza por
otorgar una gran Distintividad al producto o servicio.
Ejemplos claros son "IBM" para computadores, "LG" para
electrodomésticos. "UHU" para pegantes.3.2.3. Marcas Plásticas o
Tridimensionales: esta clase de marcas hace
relación a aquellas constituidas por figuras en tres
dimensiones que pueden ser envases ó envoltorios,
siempre y cuando cumplen con su función principal
que es la de ser distintivos.Se exige también que este tipo de signos no
sean catalogados como formas usuales o necesarias, es
decir, que debido a que las formas usuales o necesarias son
muy comunes es ilógico que pueda atribuirse el
derecho exclusivo en favor de alguien, otro requisito que
se exige, es que no representen una función
técnica, esto es, que reporten un progreso
técnico en la sociedad, prohibición contenida en el
literal d-) del artículo 135 de la Decisión
486 de 2.000, de la cual se tra0tará de forma
más detallada en el capitulo siguiente.Un ejemplo de este tipo de marca es la botella de
Whisky "Grants", la forma ovalada del "jabón le
Sancy", y el más común de todos la botella de
coca-cola.3.2.4. Multiplicidad de marcas en un
producto: esta clase, como su nombre lo indica se
refiere a que un producto o servicio que es posible
distinguirlo al tener varias marcas, es decir, es una marca
en la cual concurren varios signos, marcarios ya sea el
envase, una etiqueta, figuras, denominaciones, colores,
etc. Este tipo de marcas es muy usual.Tal sería del caso de "Pintuco" para
pinturas, "Apple" en el caso de las computadoras etc.- TIPOS DE MARCAS
- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
De conformidad con el artículo 154 de la
Decisión 486 de 2.000, en la comunidad andina y con
relación a la adquisición del Derecho sobre la
marca, se adoptó el sistema atributivo, consistente que
solo mediante la inscripción de la marca se tiene pleno
derecho sobre ella.
Así lo ha manifestado el Tribunal Andino, al
expresar:
"En consecuencia, es opinión de este
Tribunal la de que nuestro régimen comunitario andino
sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir
el derecho al uso de una marca es la de su inscripción
en el registro ante la Oficina
Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación
del principio de prescripción adquisitiva del dominio para
gozar del derecho al uso exclusivo de una marca." (Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-95, Sentencia
del 15 de Septiembre de 1995)
Lo anterior, confirma que por el simple uso de una marca
no es viable adquirir el derecho de
propiedad sobre la misma, ni mucho menos pretender adquirirla
por prescripción ó usucapión, lo anterior
hubiese sido válido si en la Comunidad Andina se hubiese
implantado el sistema declarativo, es decir, aquel en el cual el
derecho de la marca se adquiere por quién la hubiese usado
de primero, siendo obligatorio depositar ó registrar la
marca solo para efectos de presumir la propiedad del titular,
teniendo en este caso un simple efecto declarativo.
Por lo tanto, el Registro de la marca cumple dos
propósitos fundamentales, primero darle publicidad al
hecho de la apropiación de la marca por parte de la
persona que solicito el registro, la cual debe ser conocida por
las autoridades y por otros comerciantes y de igual forma, el
acto administrativo está amparado por la presunción
de legalidad, en
consecuencia el titular del registro se presume legítimo
propietario de la marca, toda vez, que el título o
certificado de registro es la prueba idónea para demostrar
la calidad sobre la marca.
Por lo anterior, es importante conocer las etapas
tendientes a obtener el registro de una marca.
Al referirse al procedimiento del
Registro de las marcas la Decisión 486 de 2.000, en el
capitulo II del Titulo VI artículos 138 al 151,
contempla una serie de parámetros que rigen aspectos a los
cuales deben ceñirse todas aquellas personas que pretendan
el registro de una marca dentro de cada uno de los países
miembros, hay que recordar que las mencionadas normas deben
estar complementadas con normas de derecho interno de cada
país, es decir, en cada país varía la
Oficina Nacional Competente, la forma de pago y el valor de las
tasas que deban pagarse, es necesario manifestar que en todos los
países de la comunidad andina las oficinas nacionales
competentes para el registro de marcas son órganos
eminentemente administrativos como sucede en Colombia.
– Colombia: La Oficina Nacional competente
respectiva, encargada del Registro de las marcas, es la
división de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y
Comercio -SIC-, tal como se preceptúo en los decretos 2153
de 1.992 por medio del cual se reestructuro la Superintendencia
de Industria y Comercio, y el decreto 2591 de 2.000 mediante el
cual se reglamento parcialmente la Decisión 486 de
2.000.
La Superintendencia de Industria y Comercio, por ser un
ente perteneciente a la Administración
Pública, debe aplicar normas del código
Contencioso Administrativo Colombiano para efectos de poder
desplegar su actividad administrativa, normas entre las cuales
deben destacarse lo relativo a las notificaciones (art.
44º), la vía gubernativa y todo lo concerniente a
ella (art. 49º) los recursos (Art. 51
y52º), Pruebas (art.
57 y 58º) etc. Así mismo a través de
Resoluciones emanadas del Ministerio de Desarrollo
Económico –Superintendencia de Industria y
Comercio, desarrollan con base en el artículo 277 de la
decisión que reza: "Las oficinas nacionales competentes
podrán establecer las tasas que consideren necesarias para
la tramitación de los procedimientos a
que hace referencia la presente Decisión. Una vez
iniciados los trámites ante la oficina nacional
competente, las tasas no serán reembolsables." el
valor de las tasas e impuestos que
genera el registro como marca de determinado signo, se rige por
resoluciones que se están actualizando de manera anual y
que por ende son muy importantes.
Además de las anteriores normas del Código
Contencioso Administrativo, Decretos y Resoluciones, deben
tenerse en cuenta las disposiciones de carácter procesal
que contiene la decisión 486 de 2.000 en los
artículos 4º, 5º y 6º, relativos a los
términos y plazos, este último articulo (6º)
faculta a la Oficina Nacional competente para establecer un
sistema de notificación que permita comunicar
adecuadamente sus decisiones, facultad que fue llevada a cabo
mediante la expedición por parte de la Superintendencia de
Industria y comercio de la Resolución 210 de 2.001 para
desarrollar todo lo concerniente a la notificación
debiendo destacarse las siguientes:
- Los actos que pongan fin a una situación
administrativa, los de traslado de las solicitudes de
cancelación a los titulares del registro deberán
notificarse personalmente conforme lo establecido en el
artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. - Los actos de inscripción se entenderán
notificados en la fecha de la correspondiente
anotación. - El solicitante de un registro podrá pedir la
asignación de un casillero en el cual se
depositará la correspondencia, y la notificación
se entenderá surtida el día en que se deposite
la
comunicación en el respectivo casillero a él
asignado.
Hay que manifestar que la concesión de la marca
en el caso Colombiano por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio se efectúa mediante un acto
administrativo de carácter particular y concreto,
susceptible de ser atacado por las Acciones
contenciosas propias de dichos actos administrativos.
– Ecuador: En este país la Oficina
Nacional competente encargada de adelantar el registro,
protección y difusión marcaria es el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial- IEPI-, tal como lo plasmaron las Resoluciones
número 320 del 19 de mayo de 1.998 (conocida como Ley de Propiedad
Intelectual) y la número 120 del 1 de Febrero de 1.999
(conocida como reglamento a la Ley de Propiedad
Intelectual).
– Venezuela: Actualmente la Oficina Nacional
Competente encargada de adelantar el registro de la marcas en
Venezuela,
esta en cabeza del Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI) el cual es un ente adscrito al Ministerio de
producción y comercio tal como lo ordeno la
Resolución Ministerial No. 054 del 07 de Abril de 1998. La
creación del SAPI ha permitido agrupar bajo una misma
organización la Propiedad Industrial y los
derechos de Autor
en este país, esta fusión ha
hecho posible agilizar y optimizar el proceso tanto de registro
como el de protección y difusión de las creaciones
del intelecto humano incluidas las marcas que operan actualmente
en el sistema Venezolano de la Propiedad Intelectual.
– Perú: En el caso de este país la
oficina encargada del registro, protección y
difusión del régimen marcario se encuentra en
cabeza del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la propiedad Intelectual INDECOPI, lo
anterior, por mandato de lo establecido en el Decreto Legislativo
No. 823del 24 de mayo de 1.996, conocida como Ley de Propiedad
Industrial, cuyo objeto es regular y proteger los elementos
constitutivos de la propiedad intelectual.
– Bolivia: En este país la Oficina
Nacional Competente para el registro protección y
difusión de las marcas es el organismo Administrativo
conocido como Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI,
el cual trabaja conjuntamente con la Corte Superior de Justicia a
través de la cooperación técnica, así
como el intercambio de información con el propósito de
contribuir a mejorar el cumplimiento de sus funciones en el
ámbito de sus respectivas competencias.
3.3.1. Etapas del Procedimiento:
a-) Presentación de la Solicitud: esta
solicitud puede ser presentada por cualquier persona sea esta
natural ó jurídica y deberá hacerse ante la
oficina Nacional Competente, que tal como se menciono
anteriormente, en el caso de Colombia es ante la Superintendencia
de Industria y Comercio – Delegatura de Propiedad
Industrial-.
Esta solicitud debe contener los requisitos contemplados
en los artículos 138 y 139 de a Decisión 486 de
2.000, entre los que se destacan, los siguientes: debe comprender
una sola clase de productos o servicios, es decir, el signo sobre
el cual se solicita la concesión de la marca debe recaer
sobre un solo producto o servicio, este requiso esta orientado a
que se relacione por parte del peticionario de manera minuciosa y
detallada los productos o servicios que se pretenden identificar,
debe contener un petitorio, esto es, el diligenciamiento del
formulario único, que se adquiere de manera gratuita en
los servicios de atención al usuario, en original y copia
para que ésta última quede una vez radicada en
poder del solicitante, la reproducción del signo objeto del registro,
los comprobantes de pago de las respectivas tasas, poderes cuando
fuere necesario, y en el caso de las personas jurídicas
debe aportarse el certificado de Existencia y
Representación legal expedido por la autoridad
competente.
Cuando se actué por intermedio de apoderado
deberá acreditarse tal calidad mediante la
presentación del poder debidamente autenticado ante
notario o autoridad competente, o en los casos en que se
actúe con base en un poder general otorgado para todos los
asuntos de propiedad industrial protocolizados en la
Superintendencia, el apoderado deberá invocarlo para
así poder obviar la presentación de un poder por
actuación.
Las exigencias contempladas en el artículo 138
literal e) de la decisión 486 de 2.000, se refieren a
aquellos eventos en los cuales el solicitante de la marca tenga
el consentimiento del titular de un nombre, apellido, firma,
título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada
por el sector pertinente del público que se puede ver
afectado por el signo que se pretenda registrar, (Hipótesis contemplada en el artículo
136 literal e) de la decisión 486 de 2.000), cuando el
signo que se pretende registrar infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de
autor de un tercero, en este evento deberá
acompañarse la autorización o el consentimiento
expreso del titular.
El petitorio exigido como un requisito de la solicitud
deberá contener como mínimo, el requerimiento de
registro de marca, el nombre y la dirección del
solicitante, la nacionalidad o
domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona
jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución, de ser el caso, el nombre y
la dirección del representante legal del solicitante, la
indicación de la marca que se pretende registrar, cuando
se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía,
forma o color, la indicación expresa de los productos o
servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, la
indicación de la clase a la cual corresponden los
productos o servicios; y, la firma del solicitante o de su
representante legal.
Para la clasificación de los productos y la
identificación de la respectiva clase, se debe utilizar la
Clasificación que establece el acuerdo de Niza, la cual
contempla 34 clases de productos y 11 de servicios.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha
recomendado que antes de proceder a efectuar la solicitud de
registro, es conveniente pedir ante la División de Signos
Distintivos una certificación que permita precisar si la
expresión o signo que se pretende registrar ha sido objeto
de solicitud anterior, o de registro para identificar productos o
servicios similares o iguales a los que desea identificar, con el
fin de evitar imitaciones involuntarias, que hagan incurrir en
perdida de dinero y
tiempo, toda
vez, que la persona obtiene un certificación informativa
la cual no otorga ningún derecho, este procedimiento ha
sido designado con el nombre común de "Antecedentes
Marcarios".
b-) Admisión a trámite y
asignación de la fecha de presentación: el
artículo 140 de la decisión 486 de 2.000, de manera
clara manifiesta que se considerará como fecha de
presentación de la solicitud, la de su recepción
por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la
recepción hubiera contenido por los menos la
indicación de que se solicita el registro de una marca;
los datos de
identificación del solicitante o de la persona que
presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional
competente comunicarse con esa persona; la marca cuyo registro se
solicita, o una reproducción de la marca tratándose
de marcas denominativas con grafía, forma o color
especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales
con o sin color, la indicación expresa de los productos o
servicios para los cuales desea proteger la marca; y el
comprobante de pago de las tasas establecidas.
De igual manera si la Oficina Nacional Competente
observa la ausencia de alguno de los requisitos mencionados
anteriormente, ocasionará que la solicitud sea inadmitida
a trámite y no se le asignará fecha de
presentación, de ahí la importancia de cumplir a
cabalidad los mencionados requisitos.
Frente a este artículo es necesario citar a un
experto tratadista quién expresa:
"Se comentó que esta reglamentación
en normas diferentes, unas a continuación de otras,
puede dar lugar a que se incurra en errores frecuentes por los
interesados o usuarios del servicio, propiciándose la
inseguridad
jurídica y que se incremente injustificadamente la labor
de los funcionarios de la Superintendencia."
(Cárdenas Pérez, Pablo Emilio, Comentarios sobre
Propiedad Intelectual, Bogotá D.C. 2003, página
227).
Este comentario se refiere a los requisitos contemplados
en la decisión 486 de 2.000, los cuales a
consideración del anterior tratadista se encuentran
dispersos en normas diferentes lo que genera que los usuarios al
momento de efectuar sus solicitudes estas no cumplen en su
totalidad con los requisitos de ley, haciendo que se genere una
incertidumbre por parte de ellos y se aumente la labor de los
funcionarios de las Oficinas Nacionales Competentes.
El artículo 141 de la Decisión 486 de
2.000, permite que se pueda invocar como fecha de
presentación de la solicitud de registro de una marca, el
día en que dicha marca haya distinguido algún
producto o servicio en una exposición
reconocida oficialmente y realizada en cualquier país,
siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a
partir del día en que tales productos o servicios se
exhibieron por primera vez con dicha marca.
En ese caso, se podrá tener por presentada la
solicitud desde la fecha de exhibición, aspecto
importante, toda vez, que permite a dicho solicitante tener una
mayor ventaja en el tiempo frente a otro que pretenda registrarla
no siendo verdaderamente su titular, lo anterior debe acreditarse
con una certificación expedida por la autoridad competente
de la exposición, en la cual se mencionará la fecha
en que la marca se utilizó por primera vez.
Cuando el solicitante quisiera hacer prevalecer el
derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del
Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, es decir, que toda marca debidamente
registrada en un país de origen será admitida para
el depósito y protegida tal cual es, en los países
de la unión, deberá presentar el certificado de
registro de la marca en el país de origen dentro del plazo
de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud.
Es factible que la solicitud pueda ser susceptible de
modificación hasta antes que se dicte el respectivo acto
administrativo que defina el registro, dicha modificación
solo podrá versar sobre la eliminación o
restricción de los productos o servicios especificados,
pero no para ampliarlos, ni para cambiar el signo, salvo que
obedezca a errores mecanográficos, ortográfico o de
índole similar.
La oficina Nacional competente podrá en cualquier
momento del trámite administrativo requerir al
peticionario para que este efectúe las modificaciones
necesarias a la solicitud.
c) Examen de los requisitos de forma dentro de los 15
días siguientes a la fecha de presentación: el
artículo 144 de la Decisión 486 de 2.000 regula lo
concerniente a esta etapa del procedimiento.
Hace relación este análisis por parte de
la división de signos distintivos al cumplimiento de los
requisitos formales relacionados anteriormente, es preciso
manifestar que cuando el artículo 144 de la
decisión, menciona los requisitos de los artículos
135 y 136, que hablan de las causales de Irregistrabilidad,
deberá entenderse que son aquellos requisitos
exclusivamente de forma, mas no a un examen acerca de la
registrabilidad del signo el cual es una etapa posterior dentro
del presente trámite.
Si del examen formal efectuado por la división
resulta que la solicitud no contiene los requisitos de forma
requeridos por la decisión 486 de 2.000, la oficina
nacional competente notificará al solicitante para que
complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta
días siguientes a la notificación, es decir, es
algo asimilable a una subsanación, si dicho termino expira
sin ser utilizado por el peticionario para subsanar los defectos
señalados la solicitud se considerará abandonada y
perderá su prelación frente a otras y se
ordenará su archivo por parte de la
división.
En el caso contrario y tal como lo ordena el
artículo 145 de la decisión 486 de 2.000, si la
solicitud reúne los requisitos formales ó fueron
subsanados dentro del término y en debida forma la oficina
nacional competente, deberá ordenar la publicación
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
d) Orden de Publicación en la Gaceta de la
Propiedad Industrial y oposición de terceros
legítimamente interesados: la presente etapa del
procedimiento es una de las más interesantes, en
razón a que permite que terceros puedan dentro del
término legal oponerse al registro de una marca
obedeciendo a diversos aspectos, etapa regulada en los
artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de
2.000.
Como se manifestó anteriormente, la Oficina
Nacional Competente, en el caso colombiano la división de
signos distintivos de la SIC, ordenará la
publicación de aquellas solicitudes que cumplieron los
requisitos formales contemplados en la decisión 486 de
2.000, la cual será publicada por una sola vez en la
Gaceta de la propiedad industrial en el caso de Colombia, o en la
publicación que designe la legislación interna de
cada uno de los países miembros.
Dentro de los treinta días siguientes a la
publicación cualquier persona podrá presentar las
observaciones u oponerse al registro de la marca demostrando un
interés, lo cual podrá hacerlo por una sola vez,
mediante una oposición fundamentada que pueda desvirtuar
el registro de la marca.
Mediante el escrito de objeción si la parte lo
considera conveniente podrá aportar las pruebas que
considere convenientes, sin embargo, pueda suceder que mediante
una solicitud de su parte efectuada ante la Oficina Nacional
competente podrá solicitar hasta por una vez un plazo
adicional de treinta días para presentar pruebas
tendientes a sustentar su oposición.
La oficina nacional no dará trámite a las
objeciones en los siguientes casos, debiendo tener especial
cuidado los solicitantes para no incurrir en estos
eventos:
- Cuando la solicitud se realice sin indicar los datos
esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la
cual se interpone la oposición; - Que la oposición fuere presentada
extemporáneamente; - Que no se haya pagado las tasas de tramitación
correspondientes.
Conforme al inciso final del artículo 146 de la
decisión 486 de 2.000, no es procedente la
oposición contra solicitudes de registro presentadas
dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de
gracia de que trata el artículo 153, si dicha
oposición se basa en marca que hubiese coexistido con la
solicitada, el artículo 153 se refiere al evento en el
cual el titular de una marca pretenda la renovación del
registro, dentro de los seis meses anteriores a la
expiración del registro, y consagra el plazo de gracia de
seis meses más, es decir, si la solicitud de
renovación de una marca ha sido presentada dentro de los 6
meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia dado para
renovar la marca, está última (la marca que ha
coexistido) no podrá oponerse basándose en dicha
coexistencia.
Un ejemplo de lo anterior, sería que titular de
la marca "Cafecitas" de galletas (registrado en Colombia) cuyo
término de expiración de la marca, vence el
día 15 de Abril de 2004, de conformidad con lo anterior, y
acorde con lo establecido en el artículo 153 de la
Decisión 486 de 2.000 el mencionado titular en principio
tendría desde el día 15 de octubre de 2.003 hasta
la fecha de expiración, para renovar el registro marcario,
sin embargo la mencionado norma (Artículo 153) otorga un
plazo de gracia de seis (6) meses siguientes al término de
expiración del registro, es decir, en el presente caso, 15
de Octubre de 2004 fenecería el término para
solicitar la renovación del registro y gozar de
protección, este último aspecto (protección)
se extendería por seis (6) más, para evitar
oposiciones de un titular de otra marca con que haya coexistido
si se efectúa la solicitud nuevamente dentro de este
lapso.
Volviendo al ejemplo, si el titular de la marca
"Cafecitas" registrada en Colombia procediera dentro de los seis
(6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, a
efectuar la solicitud del registro nuevamente, ya que por el
transcurso del tiempo no podría solicitar la
renovación del mismo, es decir, el día 25 de enero
de 2.005, solicita el registro de la marca "Cafecitas", no
podría efectuar una oposición el titular de la
marca similar denominada "Cafecillas" basado en que las
mencionadas marcas han coexistido.
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta al
momento de efectuar una oposición se refiere a la
demostración del legítimo interés, la
doctrina ha sido unánime al manifestar que el
legítimo interés debe ser comprobado por la parte
que presenta la petición.
De igual forma, la doctrina ha definido el susodicho
término, lo que hace importante que se efectué la
cita de un connotado tratadista quién ha dado
definición al legítimo interés en los
siguientes términos:
"No se varía el criterio vigente durante la
ley anterior que admitía que cualquier afectado que se
sienta perjudicado en sus negocios y
acredite un perjuicio real o posible podía deducir
oposición." (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas,
2002, página 28.)
Es decir, no se requiere la existencia de un perjuicio
al momento de presentar la oposición sino que exista la
posibilidad de que se cause, es decir, poder evitar mediante el
éxito
de la oposición que se agravie un comerciante o alguno de
sus bienes.
Ejemplo claro de legítimo interés, para
oponerse a la solicitud de registro de una marca, se encuentra en
el titular de una marca registrada ya sea en el país
dentro del cual se efectuó la solicitud, o de otro
país miembro, ó aquel que goza de un derecho de
prioridad dentro del país en que se solicita la marca, o
haya solicitado primero la marca en un país miembro
distinto en el que se intenta el registro, o haya reivindicado
una prioridad dentro del término establecido, sea esta por
haber efectuado una solicitud válida en otro país
miembro, o por haber identificado con la marca productos o
servicios en una exposición. También le asiste
interés al titular del derecho sobre un nombre comercial
ó al titular de un derecho de autor.
Es también rescatable el hecho que los derechos
marcarios son extraterritoriales, es decir, el solicitante de una
marca en un país miembro, puede oponerse a la solicitud de
registro previamente presentada que se adelante en otro
país miembro, debiendo en este caso el opositor acreditar
su interés real en el mercado del País Miembro
donde efectúa la oposición, exigiéndosele
como requisito para tal efecto solicitar el registro de la marca
al momento de interponer la oposición, una vez acaecido lo
anterior, se suspenderá el registro de la segunda marca,
hasta tanto el registro de la primera sea conferido, la
oposición también pude hacerla el titular de una
marca en otro país miembro evento ante el cual la Oficina
Nacional Competente queda facultada para denegar el registro de
la segunda marca.
Una vez presentada la oposición conforme a lo
manifestado anteriormente, la Oficina Nacional competente
notificará al solicitante para que dentro de los treinta
días siguientes haga valer sus argumentaciones frente al
escrito de oposición y presente las pruebas pertinentes,
pudiendo otorgarse a solicitud de parte, un plazo adicional de
treinta días para presentar pruebas, tal como lo
preceptúa el artículo 148 de la decisión 486
de 2.000.
e) Examen de Fondo y decisión de las
oposiciones, y concesión o denegación del
registro: vencido el término de que trata el
artículo 148 de la decisión, o en el evento en que
no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional
Competente procederá a efectuar el examen de
registrabilidad.
Este examen hace referencia al estudio de fondo que se
realiza para poder determinar si se reúnen los requisitos
que permiten conceder el registro marcario, si esta incurso en
las causales de Irregistrabilidad de la cuales se hablará
en el próximo capitulo, contempladas principalmente en los
artículos 135 y 136 de la decisión 486 de 2.000,
estudio que deberá efectuarse cuidadosamente por ser
está la etapa culminante del proceso de registro y las
más importante del mismo, es necesario precisar que en
este punto de la etapa, deberá omitirse involucrar un
criterio subjetivo para efectos de la concesión o no de la
marca.
Frente a este punto el Tribunal Andino de Justicia ha
manifestado lo siguiente:
"El examen de registrabilidad de las marcas lo debe
realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional
Competente. De las pruebas y del criterio del funcionario
dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como
marca. Al examinar dichos signos, se debe utilizar un criterio
"discrecional" que en ningún caso puede ser arbitrario,
ya que la doctrina y la jurisprudencia han señalado ciertas
reglas, lógicas y científicas, que deberán
ser tenidas en cuenta." (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87, Sentencia de
1.987).
Una vez cumplidas a cabalidad todas las etapas del
procedimiento de registro, la Oficina Nacional Competente
mediante providencia motivada procederá a conceder o
denegar el registro del signo como marca, en el caso de Colombia
y en la de los demás países de la comunidad andina,
esta providencia tiene la connotación de ser un Acto
Administrativo, hay que tener en cuenta que a pesar que un signo
cumpla con los requisitos exigidos para convertirse en marca,
dicho registro puede ser negado si la oficina nacional tiene
indicios razonables que permitan inferir que dicho registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia
desleal, tal como lo ordena el artículo 137 de la
decisión.
La Resolución número 210 del 15 de Enero
de 2001, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio
de Colombia, al reglamentar el artículo 137 de la
decisión 486 de 2.000, fijo el alcance de los indicios
razonables, al manifestar que se entenderá que existen
indicios razonables para negar la solicitud de registro cuando la
Superintendencia haya:
– Abierto investigación por presuntos actos
contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1.996 y las que
modifiquen o adicionen basándose en los mismos
hechos.
– Concluya que habría abierto
investigación por presuntos actos contrarios a las
disposiciones de la ley 256 de 1.996 y las que lo modifiquen o
adicionen basándose en los mismos hechos presentados al
juez competente como fundamento de una demanda.
3.3.2. Vigencia del Registro: conforme a lo
preceptuado por el artículo 152 de la decisión 486
de 2.000, el registro de la marca tendrá una
duración de 10 años contados a partir de la fecha
de su concesión y podrá renovarse por
períodos sucesivos de 10 años, debe entenderse como
fecha de la concesión u otorgamiento aquella en la cual se
emitió el acto administrativo que concedió el
registro de la marca, si se han llegado a presentar recursos en
instancia administrativa (vía gubernativa) el
término se empezará a contar a partir de la fecha
del acto que desato o resolvió el recurso.
3.3.3. Renovación del Registro:
según se puede extraer de la decisión 486 de 2.000,
al momento de efectuar la solicitud de renovación del
registro esta procede automáticamente sin que se
efectúe un análisis de fondo, contrario a lo que
sucede frente a la primera solicitud del registro de la
marca.
Otro aspecto importante hace relación con el
hecho de que al momento de efectuar la renovación no es
posible realizar modificación alguna al signo ya
registrado, lo que si es perfectamente válido es que el
titular de la marca limite o reduzca los productos o servicios
amparados inicialmente.
La solicitud de renovación como lo indica el
artículo 153 de la decisión 486 de 2.000 debe
efectuarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
vencimiento del registro o durante el plazo de gracia, que es de
seis meses contados a partir de la fecha en la cual se vence
ó expira el registro.
Durante ese lapso catalogado como plazo de gracia, la
marca a pesar de haberse vencido conserva plena vigencia con
relación a su registro, pero estando sujeta a que la
solicitud de renovación sea presentada oportunamente, para
que continuara siendo válido el registro, sino se presenta
oportunamente el registro caducará en la fecha de
vencimiento.
Sin embargo, existe otra prerrogativa para el titular
que dejo caducar su registro y consiste en que se podrá
solicitar nuevamente el registro de la marca con todas las etapas
que ello conlleva pero no procederán oposiciones basadas
en marcas que hubiesen coexistido siempre y cuando la nueva
solicitud se hubiese presentado dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento del plazo de gracia y que se trate de
la misma marca, aspecto este ya mencionado
anteriormente.
3.3.4. Pérdida de vigencia del Registro:
existen algunos eventos en los cuales el registro de una marca
pierde su vigencia:
– Por renuncia voluntaria del titular: consiste en que
el titular de un registro de marca podrá renunciar en
cualquier momento a sus derechos sobre el registro, dicha
renuncia puede ser parcial o total, cuando la renuncia fuese
parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de
la renuncia de igual forma no se admite la renuncia si sobre la
marca existen embargos o derechos
reales de garantía inscritos en la oficina nacional
competente, salvo que exista consentimiento expreso de los
titulares de dichos derechos.
La renuncia requiere de una petición que se debe
formular ante la oficina nacional competente del país
miembro y por ende debe existir un pronunciamiento de
carácter administrativo que la acepte con el fin que
produzca efectos jurídicos y por consiguiente ordene la
cancelación del registro marcario.
– Por la caducidad del Registro: opera como se
manifestó anteriormente por la falta de renovación
del registro dentro del plazo (incluido el de gracia) otorgado en
el artículo 153 de la decisión 486 de 2.000, sin
que sea necesario un pronunciamiento de la
administración con el fin de decretarla.
– Por la Cancelación del Registro: opera por una
orden emanada de la autoridad administrativa competente, tiene
lugar en tres situaciones la primera, cuando sin motivo
justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de
los Países Miembros, ya sea por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante
los tres años consecutivos que anteceden a la fecha en que
se inicie la acción
de cancelación, de igual forma cuando la falta de uso de
una marca afecte únicamente a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, se
ordenará en el acto administrativo la reducción o
limitación de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado, en este evento la solicitud la puede elevar una persona
interesada.
La segunda situación se presenta por la
vulgarización de la marca, es decir, el signo que con el
paso del tiempo y como consecuencia del uso y reconocimiento en
el mercado han quedado como apelativo del producto o servicio
identificado, esta solicitud podrá ser decretada de oficio
o a solicitud de cualquier persona, de igual manera se procede a
la cancelación de oficio o a petición de parte,
cuando el titular hubiere causado, tolerado o provocado que el
signo se convirtiere en genérico para identificar el
origen empresarial de los respectivos productos o servicios y no
cumpliendo su verdadera función que es distinguir
productos o servicios de otros, es resumidas cuentas esto
sucede cuando en los medios
comerciales la marca ha perdido su carácter distintivo
para identificar la procedencia empresarial, para que esta causal
opere se requiere que los competidores tengan la necesidad de
usar el signo para sus necesidades por no existir otro signo para
identificar los productos o servicios y el bajo conocimiento por
parte del consumidor que la marca significa una procedencia
empresarial determinada.
La tercera situación, es decir, aquellos eventos
en los cuales la oficina nacional competente cancelé el
registro de una marca, a petición del titular
legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar
a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la
legislación vigente, al momento de solicitarse el
registro.
La cancelación también procede cuando se
acude ante autoridad jurisdiccional, es decir, se solicita la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se
concedió el registro de la marca, sea porque violan los
artículos 134, 135 y 136 de la decisión 486 de
2.000 en el caso Colombiano, además por las causales
contempladas en el artículo 84 del código
contencioso administrativo, la cual deberá ser decretada
en el caso colombiano por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, más específicamente el
consejo de Estado por ser
el competente de conformidad con el artículo 128 del
C.C.A.
- DERECHOS
Una vez la marca ha sido registrado por la Oficina
Nacional competente mediante la debida expedición del acto
administrativo puede aceptarse jurídicamente el nacimiento
de la marca, y como tal el titular tiene una serie de beneficios
que se traducen en una gama de derechos, aspecto este que incita
a que los comerciantes identifiquen sus productos o servicios con
las marcas, ya que sería ilógico que una vez
concedido el registro de una marca este no reportará
ningún derecho o beneficio a su titular.
- Derecho al uso Exclusivo de la marca: En primer
término existe la posibilidad para el titular de usarla
y disponer de ella, además para poder identificar los
productos o servicios a los que se aplica la mencionada marca,
siendo importante precisar que la marca solo puede ser
representada tal como fue registrada por la oficina nacional
competente, dicha divulgación de la marca la puede
realizar mediante propaganda,
por medio de afiches, carteles, folletos, correspondencia, en
fin todas las formas licitas de publicidad que existen en el
mercado sin que se pueda llegar al campo de engañar a
las personas ó inducir al error a
compradores.
Haciendo parte de este primer aspecto, el titular
también tiene la plena facultad de ceder la marca mediante
las formalidades que exige la ley, o permitir el uso a un tercero
del signo ya registrado, ó lo que usualmente sucede es que
celebra con un tercero sea este persona natural o jurídica
un contrato de
licencia, el cual debe constar por escrito y ser registrado por
expreso mandato del artículo 57 de la Decisión 486
de 2.000.
Referente a este punto de gran importancia como lo es el
Uso de la marca, hay que precisar que al titular de una marca se
le faculta para usarla, es decir, es un derecho que emana del
registro, pero correlativo a esta situación el tener que
usar la marca es una obligación del titular so pena que no
pueda mantenerse el Registro sobre la misma, la finalidad que se
persigue con la imposición de esta carga al titular de la
marca obedece a la intención del legislador andino de
lograr una descongestión en las oficinas Nacionales
competentes, en el sentido que se puedan eliminar aquellas marcas
registradas pero que en el aspecto práctico no
están siendo usadas y que impiden el acceso al mercado de
nuevas marcas.
La falta de uso de una marca faculta a cualquier
interesado para solicitar su cancelación, tal como se
manifestó anteriormente, siempre y cuando de manera
injustificada no haya sido usada durante un término de
Tres años, dicha solicitud debe realizarse ante la oficina
Nacional competente, haciendo la salvedad que no operaria esta
causal si el titular demuestra que no uso la marca obedeciendo a
un caso fortuito ó fuerza
mayor.
El artículo 166 de la decisión 486 de
2.000 define lo que debe entenderse por uso, encontrándose
allí plasmados los siguientes requisitos:
- Cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en
el mercado bajo esa marca. - En la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa
su comercialización en el
mercado. - Cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Países
Miembros.
El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la prueba
del uso ha manifestado:
"Si bien en algunos sistemas, actos
como el de la sola publicidad del producto tiene la virtualidad
de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el
régimen andino se considera que, dada la finalidad
identificadora de la marca con respecto a productos que se
lanzan al mercado, el uso de la misma deberá
materializarse mediante la prueba de la venta o de
la disposición de los bienes o servicios a titulo
oneroso, como verdaderos actos de comercio." (Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-36, Sentencia de
diciembre 3 de 1.997).
- Impedir a terceros no autorizados la
utilización o el uso de la marca: esta facultad se
encuentra plasmada en el artículo 155 de la
decisión 486 de 2.000, dicho artículo contempla
una serie de causales basadas en su mayoría en el hecho
que terceros puedan utilizar marcas confundibles con la ya
registrada, es decir se propugna por que la prohibición
recaiga sobre cualquier signo semejante al registrado y que
pueda inducir al error al público.
Pudiendo concluir que la base de las prohibiciones a
terceros se centra en la mayoría de las veces en la
posibilidad de confusión, aspecto este que ha sido
reconocido por la doctrina siendo importante citar lo manifestado
por un connotado experto del tema:
"Se desprende de lo que acabamos de decir que el
tema de la confundibilidad, como lo califica un autor, es la
piedra angular de la infracción marcaria, pues el punto
de controversia en la mayor parte de los litigios que se
presentan en esta materia consiste en determinar si existe
confundibilidad entre las marcas en conflicto,
si es probable que el consumidor se confunda en cuanto al
producto o servicio mismo o en cuanto a su origen
empresarial. " (Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de
Propiedad Industrial Bogotá D.C. 2001, página
105-106)
Por ende, como se puede concluir de lo manifestado
anteriormente, es necesario efectuar una serie de precisiones
acerca de la posibilidad de que se pueda predicar el riesgo de
confusión, aspecto más que importante para tratar
de entender lo relativo a las prohibiciones a
terceros.
Existen dos requisitos para que pueda llegar a
predicarse la existencia del riesgo de confusión, bastando
solo la estructuración de uno de ellos para
configuración el mencionado riesgo, el primero de ellos se
refiere a que los signos marcarios sean idénticos o que
presenten extrema semejanza, hasta tal punto que puedan llegar a
inducir al público al error, de acá se desprende la
posibilidad de una confundibilidad visual la cual surge de
aspectos gráficos, ortográficos o
fonéticos, estos últimos obedeciendo a la
pronunciación, confundibilidad conceptual o por
razón de las ideas afines que evoquen dichas
marcas.
Como ejemplos de los casos mencionados anteriormente
podemos citar, entre otros, "Vanhaus" y "Van Heusen" por que
suscitan la idea en el consumidor de apellidos holandeses,
"Danmark" y "la Danesa" por cuanto evocan la idea de una
común procedencia, el "Nido de hormiga" y el "Hormiguero"
por traducir un mismo concepto etc.
El otro requisito se refiere a que las marcas que
presentan el riesgo de confundirse distingan los mismos productos
o servicios, o relacionados o vinculados con estos, los cuales al
ser identificados con una marca confundible ocasionarían
la inducción al error a los
consumidores.
Es importante al tratar el presente tema manifestar que
con ocasión de la expedición de la decisión
486 de 2.000, el legislador andino de manera expresa
incluyó para efectos de extender la protección de
la marca el criterio referente al riesgo de asociación,
entendido como aquel que puede hacer pensar al consumidor que los
productos o servicios proceden de empresas legal o
económicamente vinculadas o asociadas comercialmente
siendo lo fundamental para que se adquiera el producto por parte
del consumidor.
Las prohibiciones frente a terceros emanadas del
artículo 155 de la decisión 486 de 2.000, los
cuales son taxativos, podemos sintetizarlos
así:
– Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos.
– Suprimir o modificar la marca con fines comerciales,
después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta
se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos.
– Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u
otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o
detentar tales materiales.
Las conductas hasta acá descritas hacen
relación a actos previos a la circulación
mercantil, es decir, son conductas que no necesariamente deben
hacerse dentro del comercio de los productos o servicios,
contrario a lo que acontece con las que se mencionan a
continuación.
– Usar en el comercio un signo idéntico o similar
a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando
tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de
asociación con el titular del registro. Tratándose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumirá que existe riesgo de
confusión.
– Usar en el comercio un signo idéntico o similar
a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del
registro un daño
económico o comercial injusto por razón de una
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o por razón de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su
titular.
– Usar públicamente un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Estos dos últimos eventos tal como se aprecia de
la lectura de
las normas, no exigen que el perjuicio se haya causado, sino que
pudiese llegar a ocasionarse o que exista la posibilidad que se
llegue a ocasionar.
Es importante, manifestar tres aspectos de este punto
como lo son:
– Terceras personas podrán, sin consentimiento
del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su
propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre
geográfico o cualquier otra indicación cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar
de origen o época de producción de sus productos o
de la prestación de sus servicios u otras
características de éstos; lo anterior, se permite
siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a
título de marca, y tal uso se limite a propósitos
de identificación o de información y no sea capaz
de inducir al público a confusión sobre la
procedencia de los productos o servicios.
– El registro de la marca no confiere a su titular, el
derecho de prohibir a terceras personas usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o
indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o
adecuación de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que
tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de
información al público y no sea susceptible de
inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los
productos o servicios respectivos.
– Otro aspecto importante, se refiere al agotamiento del
derecho, esto es, que una vez se ha efectuado la primera venta
del producto legítimamente marcado, el titular pierde el
control sobre su
futura destinación, es decir, el titular no esta facultado
para impedir la importación de productos y la
circulación en el mercado que hayan sido puestos en el
comercio mediante su venta o cualquier otro medio
licito.
Por último, solo basta afirmar que existe una
excepción a los eventos en los cuales una marca sin
registro concede derechos al titular y sucede con las
circunstancias contempladas en el artículo 229 de la
decisión 486 de 2.000, que se refiere a los signos o
marcas notorias.
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