Documento presentado en el
Seminario de
la OMPI para el Poder Judicial de
Chile en materia de
Propiedad Industrial
- Naturaleza jurídica y
competencia del Departamento de Propiedad
Industrial - Procedimientos
contenciosos - Vinculaciones entre el Depto de
Propiedad Industrial y los Tribunales Ordinarios de
Justicia - Notas
La administración directa de la propiedad
industrial en Chile está entregada fundamentalmente a dos
órganos: el Departamento de Propiedad Industrial (en
adelante DPI) y el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (en
adelante HTAPI). La vinculación entre dichos
órganos no es de dependencia subordinada, sino
estrictamente de jerarquía jurídico-procesal,
relación que se hace efectiva a través del
ejercicio del recurso jurisdiccional de
apelación.[1]
El presente trabajo se
centrará únicamente en el primero de dichos
órganos, el Departamento de Propiedad Industrial, y
específicamente en una de las materias asignadas por el
legislador a dicho órgano —las funciones de
tribunal especial—, sin perjuicio de detenernos brevemente
en una referencia a sus funciones estrictamente
administrativas.
1. NATURALEZA
JURÍDICA Y COMPETENCIA DEL
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
a) Naturaleza jurídica y
competencia
El Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, es el servicio
público al cual le compete, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 3 inciso 1º y 17 inciso 1º de la
Ley 19.039 (en
adelante, Ley de Propiedad Industrial),[2] la tramitación
de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos, la
substanciación de cualquier reclamación relativa a
los derechos de
propiedad industrial y demás servicios
relativos a esta materia.
El DPI está estructurado en tres subdepartamentos,
que corresponden a igual número de funciones:
a) Registro de
marcas
comerciales, a cargo del Conservador de Marcas;
b) Registro de patentes de invención, modelos de
utilidad y
diseños industriales, a cargo del Conservador de Patentes;
y
c) Substanciación y proposición de fallo en
procesos
contenciosos de propiedad industrial, a cargo del Secretario
Abogado.
Las atribuciones del DPI pueden dividirse en dos grandes
esferas: atribuciones estrictamente administrativas y
atribuciones de orden jurisdiccional; ambas se traducen,
naturalmente, en sendos marcos de competencia.
El DPI actúa como órgano meramente
administrativo en lo relativo a la tramitación de
solicitudes de privilegios industriales (patentes de
invención, modelos de utilidad, diseños
industriales, marcas comerciales y frases de propaganda),
funciones en donde no sólo interviene como órgano
registral de tales privilegios, sino también como ente
tutelar de privilegios previamente inscritos o registrados.
Concretamente, y siempre como órgano administrativo puro y
simple, el DPI tiene la siguiente competencia: conocer y
resolver
las solicitudes de marcas comerciales (art. 3 Ley de
Propiedad Industrial); llevar los registros de
marcas comerciales (art. 21 Ley de Propiedad Industrial y 93 ss
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial); otorgar
títulos y certificados (art. 3 Ley de Propiedad Industrial
y 94 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial); informar a
los tribunales del crimen acerca de las materias que éstos
soliciten, antes de dictar sentencia (por mandato expreso del
art. 16 inc. 2º Ley de Propiedad Industrial).
La competencia de carácter jurisdiccional
arranca de las atribuciones del DPI para conocer y resolver los
litigios relativos a la propiedad industrial. En este sentido, se
trata de un tribunal especial,[3] – [4] aunque la Ley
de Propiedad Industrial no le reconoce de manera expresa esta
última calidad o
naturaleza, pero la conclusión es evidente a virtud de una
interpretación sistemática de la ley
19.039, especialmente en lo concerniente a las atribuciones
jurisdiccionales en procedimientos de
oposición o nulidad de privilegios industriales.[5] Por
otro lado, tribunal es todo órgano encargado de
administrar justicia, el
cual puede o no pertenecer al poder
judicial. En tanto tribunal especial, obviamente, no integra este
último poder, pero puede considerarse contemplado en el
art. 5 inciso 4º del Código
Orgánico de Tribunales.[6] Como tribunal, el DPI tiene la
siguiente competencia: conocer y fallar los juicios de
oposición a una solicitud de inscripción de
privilegio industrial, los juicios de nulidad de registros, los
juicios de nulidad de transferencias, y, en general, cualquier
reclamación relativa a la validez o efectos de un registro
de privilegio industrial o de derechos de propiedad industrial en
general (art. 17 inciso 1º Ley de Propiedad
Industrial).
b) Características en cuanto tribunal y
características de la competencia jurisdiccional
Determinado, pues, su carácter de tribunal, el DPI —en
cuanto órgano jurisdiccional— es un tribunal
unipersonal, desde que está constituido por un solo juez,
que es el Jefe del Departamento. Además, de acuerdo a la
extensión de su competencia, como ya se ha adelantado, es
un tribunal especial y también reviste el carácter
de tribunal permanente, pues funciona de manera continua y
regular. Finalmente, es un tribunal de derecho, dado que los
asuntos sometidos a su conocimiento
se tramitan y fallan conforme a la ley. Lo anterior no significa
que el Jefe del DPI deba necesariamente ser abogado (la ley no lo
exige), pero, en cuanto funcionario administrativo, responde por
sus actos en el ejercicio de sus atribuciones, tanto en aspectos
de responsabilidad disciplinaria (reglas del Estatuto
Administrativo), como también, a mi juicio,
responsabilidad penal (art. 76 de la Constitución Política de la
República, 324 de Código Orgánico de
Tribunales) y civil (arts. 325 y 326 de citado Código
Orgánico, estos últimos que son aplicación
de las reglas generales).
En lo concerniente a la competencia contenciosa del DPI, se
trata de una competencia absoluta, puesto que está
establecida por razones de interés
público, por la cual no puede renunciarse. El único
factor de competencia considerado es la materia (naturaleza del
negocio sometido a conocimiento del tribunal), mientras que el
territorio del DPI es toda la República, razón por
la cual no son procedentes las competencias
delegadas (exhortos) ni prorrogadas. Además, se trata de
una competencia especial (sólo conoce asuntos
determinados, según su naturaleza), de primera instancia
(conoce los asuntos tanto en los hechos como en el derecho, en
tanto que la segunda instancia es de competencia del HTAPI) y
privativa, vale decir, que sólo corresponde al DPI, con
exclusión de los demás tribunales.
A continuación, se señala un resumen del
procedimiento
administrativo registral de un privilegio industrial. Cabe
aquí prevenir que la normativa preferente aplicable se
encuentra contenida en la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento. Igualmente son aplicables las fuentes
formales del derecho
administrativo, especialmente lo concerniente a la teoría
del acto administrativo (procedimental y terminal).
a) Inicio del procedimiento
El interesado presenta la solicitud de inscripción del
privilegio en formularios
especiales, con los datos y
demás antecedentes especiales requeridos por la normativa
del ramo. Además, en el caso de las marcas comerciales,
debe acreditar haber enterado en arcas fiscales un tributo que
varía según el tipo y número de privilegios
solicitados.[7] Desde ese momento, se asigna número y
fecha a la solicitud, lo cual se traduce en una prioridad o mejor
derecho, frente a solicitantes posteriores de privilegios iguales
o semejantes.
b) Examen preventivo
Esta etapa es propia de las solicitudes de marcas comerciales
y tiene por objeto la realización de un examen de la
solicitud, por el Conservador de Marcas, tanto en los aspectos
puramente formales, como también una suerte de examen de
registrabilidad provisorio.
Lo anterior significa que el privilegio solicitado puede ser
aceptado a tramitación (cuando la solicitud, formalmente
correcta, no incurre evidentemente en ninguna causal de
irregistrabilidad) o bien rechazado a tramitación (cuando
no se cumpla con algún requisito formal —habiendo
sido apercibido para ello— o cuando se evidencie alguna
causa de irregistrabilidad que afecte al privilegio
solicitado).[8]
Si la solicitud es rechazada a tramitación, el
solicitante puede ejercer los recursos legales
(recurso de reclamación ante el Jefe del DPI y recurso de
apelación para ante del HTAPI)[9]. En cada caso, el
órgano superior podrá, a su vez, confirmar o
revocar la resolución recurrida (lo cual se
traducirá en una aceptación o rechazo a
tramitación, según cual sea el caso). Cabe destacar
que la interposición de recursos de apelación
requiere del patrocinio de un abogado habilitado para el
ejercicio de la profesión, amén de la carga de
designar un mandatario judicial.
Para el evento de que la solicitud sea aceptada a
tramitación (por resolución firme), entonces se
sucede la siguiente etapa procedimental: la publicación de
la solicitud.
c) Publicación
Dentro de determinado plazo contado desde la fecha en que la
solicitud es aceptada a tramitación, debe publicarse un
extracto de la misma en el Diario Oficial, a costa del
peticionario. El no cumplimiento de este trámite en
tiempo y
forma, conduce a que la solicitud se tenga por no presentada.
La formalidad en comento consiste en una medida de publicidad cuya
finalidad es poner en conocimiento de terceros interesados la
existencia de la solicitud de privilegio industrial ya aceptada a
tramitación, quienes podrán ejercer sus derechos
como legítimos contradictores, a través de la
presentación de una oposición a la
inscripción del privilegio (evento que torna contencioso
el trámite, teniéndose al oponente como demandante
y al solicitante como demandado).[10]
Otro efecto relevante de la publicación del extracto
radica en que desde esa fecha el expediente relativo a la
solicitud del privilegio pasa a ser público.
d) Resolución definitiva
En el evento que la solicitud no sea objeto de
oposición, corresponde entonces al Jefe del DPI dictar la
resolución definitiva de aceptación o rechazo al
registro. La aceptación será imperativa cuando no
afecte a la solicitud ninguna causa de irregistrabilidad[11]; por
el contrario, si la solicitud incurre en alguna de dichas
causales, obviamente ésta será rechazada.
En contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI
procede el recurso de apelación, para ante el HTAPI[12],
tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar
la resolución recurrida. Contra el fallo del TAPI se puede
deducir recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.
e) Inscripción del privilegio
Aceptado el registro del privilegio, por resolución de
término, el interesado debe acreditar el pago de un
tributo especial,[13] dentro de un determinado plazo, requisito
cuyo incumplimiento provoca que se tenga por abandonada la
solicitud.
El titular de un privilegio industrial registrado tiene sobre
el mismo un derecho de
propiedad, que recae sobre un bien incorporal, mueble y
comerciable.
Cabe aquí señalar que el registro de marcas
comerciales tiene una vigencia de 10 años, renovables de
manera ininterrumpida, a solicitud expresa del titular[14]. Las
patentes de invenci—n se conceden por un per’odo de
15 a–os y los modelos de utilidad y diseños
industriales por un plazo de 10 años, pero en todos estos
casos, a diferencia de las marcas comerciales, no procede
renovación (se trata de verdaderos monopolios entregados a
personas determinadas por un cierto plazo).
Los privilegios industriales otorgados (inscritos) se
incorporan a registros especiales para cada tipo de privilegio,
numerados correlativamente. En tales registros, además, se
anota —a petición de parte interesada o por mandato
de un órgano que ejerza jurisdicción— todo
tipo de gravámenes y sus correspondientes alzamientos, los
cambios de nombre del titular del registro y los contratos
relativos al privilegio (contratos de licencia, de franchising,
cesiones del privilegio,[15] etc.).
3. PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS
a) Normativa aplicable
a los procedimientos litigiosos de propiedad industrial
En primer término, los procedimientos contenciosos de
competencia del DPI se rigen por la normativa especial
contemplada en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. En
subsidio de lo anterior, se aplica el derecho común
procesal, contenido en las Disposiciones Comunes a todo
Procedimiento y las normas del Juicio
Ordinario de Mayor Cuantía (contenidas en los Libros I y II,
respectivamente, del Código de Procedimiento Civil).
En materia de derecho
procesal supletorio, la práctica ha hecho aplicables
ampliamente las reglas relativas a comparecencia en juicio
(especialmente en lo concerniente a agencia oficiosa),[16]
formación del expediente, notificaciones
(únicamente en cuanto a la forma de las notificaciones
personales —propiamente tal, subsidiaria y por
avisos— y por el estado
diario)[17], forma en que se decretan las actuaciones judiciales,
plazos (legales y judiciales)[18], resoluciones (especialmente en
lo tocante a medidas para mejor resolver, momento en que una
resolución se encuentra firme, la cosa juzgada y los
recursos de reposición y de aclaración,
rectificación o enmienda), incidentes (en especial, sobre
nulidades procesales), acumulación de autos,[19]
desistimiento de la demanda y
abandono del procedimiento.[20] – [21]
En lo concerniente a reglas del Juicio Ordinario de Mayor
Cuantía, se aplican ampliamente las relativas a
excepciones dilatorias, menciones del auto de prueba, medios de
prueba (tanto en su procedencia —se admiten todo tipo de
medios probatorios contenidos en el Código de
Procedimiento Civil, además de las pruebas
propias en este tipo de materias,[22] con excepción de la
prueba testimonial[23]—, formalidades para producir las
pruebas y momento en que éstas deben ser solicitadas o
producidas) y procedimientos posteriores a la citación a
oír sentencia.[24]
Todas estas remisiones al derecho procesal común no
están impuestas de manera expresa por la normativa del
ramo, sino que son producto de la
práctica y la jurisprudencia
de propiedad industrial.[25]
Por último, conviene señalar que la normativa
especial del ramo no señala expresamente si los procesos
deben ser activados por las partes litigantes o bien
oficiosamente por el tribunal. Durante otro tiempo se
recurrió a una mixtura entre los sistemas
dispositivo e inquisitivo, práctica que fue abandonada
hace ya más de un año, al interpretarse que
corresponde aplicar a la materia los principios
generales del proceso, y que
por ende es a las partes a quienes corresponde instar por la
prosecución del juicio.
b) Procedimiento por demanda de
oposición
Este procedimiento tiene lugar cuando cualquier persona
interesada[26] (regularmente se trata de titulares de marcas
previamente registradas, que son iguales o semejantes a la
marca objeto
de solicitud de inscripción, o bien de industriales que
estiman que la solicitud presentada es igual o carece de nivel
inventivo, con relación a productos o
procedimientos que ellos ya utilizan) formula oposición a
la solicitud. Los oponentes deben designar un abogado
patrocinante y constituir mandato judicial. El plazo para deducir
oposición es menor tratándose de marcas
comerciales, y mayor, tratándose de patentes de
invención, modelos de utilidad y diseños
industriales, término que se cuenta desde la
publicación de la solicitud en el Diario Oficial.
La resolución que recae en la demanda de
oposición (traslado) es notificada al solicitante mediante
carta
certificada. Este último, como se ha dicho, se considera
demandado y queda sometido a la carga procesal de contestar dicha
oposición (para lo cual también deberá
designar un abogado patrocinante y constituir mandato
judicial).
En el caso de oposiciones a solicitudes de patentes (de
invención, modelos de utilidad o diseños
industriales), una vez vencido el término para deducir
oposiciones, se ordena oficiosamente la práctica de un
informe pericial,
designándose un perito al efecto por el Jefe del DPI.
Evacuado dicho dictamen, las partes tienen un plazo (120
días) para presentar observaciones al informe,
término prorrogable (por otros 120 días) a
solicitud del interesado.
El perito tiene un plazo de 120 días para emitir el
dictamen, contados desde la aceptación del cargo,
término prorrogable por otros 120 días, en los
casos que, a juicio del Jefe del DPI, así lo
requieran.
A continuación, sigue el periodo de prueba, que se
inicia con el correspondiente "auto" de prueba y termina con la
resolución que cita a las partes a oír
sentencia.
La sentencia definitiva, que por mandato del legislador debe
adecuarse en lo posible al art. 170 del Código de
Procedimiento Civil, reviste un doble carácter o, por
así decirlo, contiene dos decisiones: (a) por un lado,
resuelve la contienda de intereses entre oponente y solicitante;
y (b) además de lo anterior, se pronuncia acerca de la
aceptación o rechazo definitivo del privilegio
solicitado.[27] En la práctica, las sentencias definitivas
son preparadas por abogados del SubDepartamento Jurídico,
suscritas por el Secretario Abogado —mediante la formalidad
de un informe-propuesta de fallo— y ratificadas por el Jefe
del DPI.
En contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI
procede el recurso de apelación, para ante el HTAPI[28],
tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar
la resolución recurrida. En contra del fallo del HTAPI se
puede deducir recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.
c) Procedimiento por demanda de nulidad
c.1. Referencia a las causales de nulidad de los registros
de privilegios industriales
De conformidad a la Ley de Propiedad Industrial, procede la
declaración de nulidad de un registro de privilegio
industrial, según determinadas causales que varían
según el tipo de privilegio de que se trate.
Para el caso de las marcas comerciales, procede la
declaración de nulidad cuando el signo distintivo infringe
alguna de causales de irregistrabilidad de marcas (arts. 20 y 26
Ley de Propiedad Industrial); se trata, pues, de
afectación a requisitos negativos. En el caso de las
invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales,
procede la nulidad cuando el objeto de la inscripción no
reúne los requisitos de patentabilidad (requisitos
positivos) o bien cuando se incurre en una causal de
irregistrabilidad de tales privilegios (requisitos
negativos).[29] – [30]
c.2. Procedimiento de nulidad
A diferencia de la demanda de oposición (cuyo
término de prescripción es muy breve), el plazo
para formar una relación jurídico-procesal con
pretensión de nulidad de un privilegio registrado
(prescripción de la acción)
es bastante más extenso. Para el caso de las marcas
comerciales, dicho término es de 5 años, contados
desde la fecha del registro;[31] en el caso de las patentes de
invención, modelos de utilidad y diseños
industriales, el plazo es de 10 años.[32]
En general, el procedimiento de nulidad es, en lo
demás, similar al juicio de oposición (periodo de
discusión, de prueba y de sentencia), con la salvedad que
la demanda de nulidad y su proveído son notificados
conforme a lo dispuesto en los arts. 40 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil (notificación
personal
propiamente tal, subsidiaria o por avisos). Otra diferencia, para
el caso de nulidad de patentes (de invención, modelos o
diseños), es que la designación de perito no recae
en el Jefe del DPI, sino que se recurre a las reglas del Juicio
Ordinario de Mayor Cuantía, con la correspondiente
citación a una audiencia destinada al nombramiento de
perito.
La sentencia definitiva, que debe adecuarse en lo posible al
art. 170 del Código de Procedimiento Civil y resolver la
contienda de intereses sometida a conocimiento del DPI, puede
acoger la demanda total o parcialmente (caso en el cual se
ordenará la cancelación total o parcial del
registro impugnado, según corresponda) o bien rechazarla
(manteniéndose a firme, en ese caso, el registro objeto de
la controversia). En la práctica, las sentencias
definitivas también son preparadas por abogados del
SubDepartamento Jurídico, suscritas por el Secretario
Abogado —mediante la formalidad de un informe-propuesta de
fallo— y ratificadas por el Jefe del DPI.
En contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI
procede el recurso de apelación, para ante el HTAPI[33],
tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar
la resolución recurrida. En contra del fallo del HTAPI se
puede deducir recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.
d) Procedimiento por otro tipo de acciones
jurisdiccionales de competencia del DPI
Conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Propiedad
Industrial, como ya se ha señalado,[34] corresponde al DPI
conocer y fallar, además de los mencionados juicios de
oposición y de nulidad de privilegios, también los
litigios de nulidad de transferencias y cualquier
reclamación relativa a la validez o efectos de un registro
de privilegio industrial[35] o a los derechos de propiedad
industrial en general.
Sin detenerse a analizar el sentido y alcance que debe
asignarse a la expresión "nulidad de transferencias" y la
verdadera competencia del DPI al respecto,[36] cabe destacar que
la ley entrega a dicho órgano un marco de atribuciones
bastante amplio y algo vago a la vez; sin embargo, puede
sostenerse que tal competencia encuentra sus límites en
las reglas generales de derecho. En efecto, quedan fuera de este
amplio marco: (a) el
conocimiento y juzgamiento de los delitos
relativos a los privilegios industriales (arts. 16, 28, 29 Ley de
Propiedad Industrial); (b) los procesos civiles que tienen por
objeto perseguir las responsabilidad
civil extracontractual y la indemnización de
perjuicios correspondiente, derivadas de la
comisión de un delito relativo a
la propiedad industrial; y (c) las demás acciones
relacionadas con hechos ilícitos (pero no típicos)
que afecten los derechos derivados de un privilegio industrial
(aquí se tratará normalmente de un antecedente para
una eventual condenación de indemnización de
perjuicios). Todos los supuestos anteriores, obviamente, son de
competencia de la justicia ordinaria.
Al margen de la señalada imprecisión respecto de
este "resto" de competencia contenciosa del DPI, cabe destacar
que tanto en la Ley de Propiedad Industrial como en su Reglamento
no se prevé un procedimiento para conocer tal tipo de
litigios. Este vacío legal, cuya solución a
través de integración de la ley procesal podrá
resultar discutible,[37] ha sido suplido en la práctica
recurriendo a las reglas dispuestas para el procedimiento de
nulidad de privilegios, asignándole así a dicho
procedimiento el carácter de "juicio ordinario de
propiedad industrial".[38]
e) Los recursos procesales
e.1. Recursos contemplados en la Ley de Propiedad
Industrial
La legislación de propiedad industrial contempla tres
vías de impugnación de las resoluciones dictadas en
los procesos del ramo, tanto administrativos como
jurisdiccionales.
El primero de ellos es extraordinario y propio de los procesos
puramente administrativos, denominado recurso de
reclamación, que procede en contra de las resoluciones
dictadas por el Conservador de Marcas Comerciales mediante las
cuales éste ha rechazado a tramitación una
solicitud de ese tipo de privilegio, recurso al cual ya se ha
hecho referencia en otro lugar.[39]
Las otras dos vías de impugnación de
resoluciones son el recurso de rectificación[40] y el
recurso de apelación, los cuales, dada la redacción de la norma que los contiene
(art. 17 incisos 3º y 4º de la Ley de Propiedad
Industrial), proceden tanto en contra de las resoluciones
dictadas en procesos meramente administrativos como
también en las causas contenciosas.
El recurso de rectificación procede cuando la
resolución recurrida contiene o se funda en un manifiesto
error de hecho y su plazo de interposición es de cinco
días. Dado que la disposición no distingue, el
recurso es procedente en contra de cualquier clase de
resolución[41], sea la resolución definitiva por la
cual el Jefe del DPI acepta o rechaza la inscripción de un
privilegio, o bien sea otra resolución distinta de
aquélla — de cualquier naturaleza— dictada
durante la tramitación de un proceso
administrativo o contencioso.
Por su parte, el recurso de apelación tiene un campo de
aplicación más reducido, pero
paradójicamente más vago. En efecto, dicho recurso,
a diferencia del analizado recurso de rectificación,
sólo procede en contra de las resoluciones definitivas
dictadas por el Jefe del DPI. La problemática radica en la
interpretación de la frase "resoluciones definitivas",
expresión que no se adecua a nuestra nomenclatura
jurídico-procesal. Existe consenso en que la frase
comprende la resolución por la cual el Jefe del DPI acepta
o rechaza la inscripción de un privilegio industrial, sea
tratándose de un proceso contencioso o no contencioso.
Igualmente, los órganos jurisdiccionales de la propiedad
industrial coinciden en que también son resoluciones
definitivas aquellas dictadas en un proceso jurisdiccional que,
sin resolver la contienda de intereses sometida a conocimiento
del DPI, ponen término al juicio o hacen imposible su
prosecución. Sin embargo, queda un campo abierto a la
interpretación judicial en lo concerniente a las
demás resoluciones dictadas en los litigios de propiedad
industrial (resoluciones interlocutorias que no ponen
término al juicio ni hacen imposible su
continuación, autos y decretos), temática que
afecta directamente a los órganos jurisdiccionales tanto
de primera como de segunda instancia, dado que el recurso que nos
ocupa se interpone para ante el HTAPI, por lo cual uno y otro
tribunal deben efectuar un examen de admisibilidad.[42]
El término para interponer este recurso es de 15
días y se debe acompañar la documentación que acredite haberse
consignado previamente un determinado tributo para ese
efecto.[43]
e.2. Recursos contemplados en la legislación
jurídico-procesal común
En este orden, se encuentran los recursos propios de la
legislación procesal común, aplicables naturalmente
a los procesos contenciosos de propiedad industrial, y que la
práctica del ramo así lo ha reconocido
acertadamente. Tales vías de impugnación son los
recursos (a) de hecho, (b) de reposición y (c) de
aclaración, rectificación o enmienda (contemplados
en las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, contenidas en
el Código de Procedimiento Civil).
Cabe destacar que el citado recurso de aclaración,
rectificación o enmienda del art. 182 del Código de
Procedimiento Civil no es igual al simple de recurso de
rectificación analizado más arriba. En efecto,
mientras que el primero tiene por objeto "aclarar puntos oscuros
o dudosos, salvar omisiones o rectificar errores de copia, de
referencia o de cálculos numéricos", el segundo es
un recurso que puede atacar derechamente, a mi juicio, el fondo
de una resolución, puesto que su finalidad es corregir
resoluciones "que contengan o se funden en manifiestos errores de
hecho". Por otro lado, el primero no contempla un plazo para su
interposición, mientras que el segundo sólo puede
intentarse dentro del término fatal de cinco
días.
En otro tiempo se aceptó la interposición de
recursos de queja en contra de las resoluciones del DPI dictadas
en procesos contenciosos, para ser conocidos por la Excma. Corte
Suprema de Justicia, como consecuencia de la superintendencia
disciplinaria de dicho órgano sobre todos los tribunales
de la Nación
(art. 79 de la Constitución Política de la
República). Actualmente, por mandato de la Ley 19.374[44]
las resoluciones dictadas por el DPI ya no son impugnables
directamente ante la Justicia Ordinaria por la vía del
recurso de queja, al quedar éste limitado a las
resoluciones que no son susceptibles de recurso alguno, ordinario
o extraordinario (art. 545 inc. 1º del Código
Orgánico de Tribunales), y ya se ha señalado que
las resoluciones definitivas dictadas por el DPI siempre son
recurribles de apelación.[45] – [46]
Sin perjuicio de lo anterior, una mención especial
merece la acción constitucional de protección (art.
20 de la Constitución Política de la
República), que, siendo procedente en contra de los actos
ilegales o arbitrarios de la autoridad
administrativa, se presenta como una vía de
impugnación de cualquier acción u omisión
ilegal o arbitraria en que pudiera incurrir el DPI, y que pudiera
importar una privación, perturbación o amenaza en
el ejercicio legítimo de algún derecho
constitucional protegido por esta acción
jurisdiccional (especialmente el derecho de propiedad). Por esta
vía, sí puede considerarse contemplado un control de
legalidad de
los actos administrativos por parte de los tribunales superiores
de justicia (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y Excma.
Corte Suprema).[47]
e.3 Los recursos contemplados en la normativa
jurídico-administrativa
Conforme a las disposiciones de la Ley 18.575 (Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado), las
decisiones de la autoridad administrativa son impugnables dentro
de la misma estructura
administrativa, a través de los recursos de
reposición y el denominado recurso jerárquico (art.
9 del citado cuerpo legal).
La citada normativa dispone, en lo pertinente, que "Los actos
administrativos serán impugnables mediante los recursos
que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de
reposición ante el mismo órgano del que hubiere
emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso
jerárquico, ante el superior correspondiente, sin
perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar." La
procedencia de tales recursos estrictamente administrativos, que
no exigen plazo de interposición, es pues evidente
tratándose de actos dictados por DPI en procesos
estrictamente administrativos. Parece discutible su procedencia
en los procesos contenciosos en donde el referido órgano
actúa como tribunal especial.[48]
4. VINCULACIONES ENTRE
EL DPI Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA
Podemos establecer tres
canales a través de los cuales el DPI se relaciona
directamente con los tribunales ordinarios de justicia: acciones
jurisdiccionales cuyo conocimiento y fallo competen a estos
últimos; órdenes de embargos o medidas precautorias
sobre privilegios industriales inscritos en el DPI; e informes
emitidos por el DPI a requerimiento de la justicia ordinaria.
a) Acciones jurisdiccionales
Ya se ha señalado[49] que los tribunales superiores de
justicia (léase Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y
Excma. Corte Suprema) son competentes para conocer y fallar los
recursos de protección interpuestos en contra de todo acto
arbitrario o ilegal en que eventualmente pudiera incurrir el DPI,
concurriendo los demás presupuestos
de dicho "recurso". Nada resta por agregar, pues, al
respecto.
A diferencia del DPI, el HTAPI sí se relaciona
directamente con la Excma. Corte Suprema, por la vía del
recurso de queja, temática que no corresponde ser tratada
aquí.
b) Embargos y medidas precautorias sobre privilegios
industriales registrados
Una vía indirecta de vinculación entre el Poder
Judicial y el DPI se realiza a través de las anotaciones
que deben practicarse en los registros conservatorios de marcas
comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad o
diseños industriales, producto de resoluciones emanadas de
juzgados civiles y del crimen, que ordenan la traba de embargos o
medidas precautorias sobre alguno de los referidos privilegios
industriales, en cuanto bienes (reales
e inmateriales) que son.
c) Informes emitidos por el DPI a requerimiento de la
justicia ordinaria
Esta tercera vía de relación entre tribunales
ordinarios y el DPI es la más directa y frecuente. Por su
importancia, estimo conveniente dividir este apartado es dos
temáticas: (i) la práctica usual, y (ii)
vías de corrección de dicha práctica.
(i) El art. 16 de la Ley de Propiedad Industrial,
después de señalar que las figuras delictivas
contempladas en dicho cuerpo legal se substancian conforme a las
reglas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito, agrega
que "En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y
deberá ser oído el
Departamento [de Propiedad Industrial] antes de dictar
sentencia."[50] Estamos, pues, frente a una disposición
imperativa, que ordena la vista del DPI, en los procesos por
delito de propiedad industrial, antes de la dictación de
la sentencia. Los juzgados del crimen ciertamente dan
cumplimiento a dicha disposición, pero normalmente
acostumbran a consultar única y exclusivamente acerca de
la efectividad de encontrarse registrado determinado privilegio,
su titular y los demás datos del registro
correspondiente.[51]
Por excepción, algunos tribunales de la competencia
penal solicitan un verdadero informe al DPI acerca del proceso
que los ocupa, remitiendo al efecto copias autorizadas del mismo,
ya en estado de sentencia. A mi juicio, es ésta la sana
interpretación de la norma en comento y la correcta
finalidad de la misma. En tales casos, los oficios son evacuados
con una apreciación completa de la problemática de
propiedad industrial, en base a los criterios técnicos de
la materia, cuyo estudio y redacción es asumido en la
práctica por el Abogado Jefe del SubDepartamento
Jurídico. Se trata, por cierto, de una simple
opinión, jamás vinculante para el juez del crimen,
pero relevante en cuanto antecedente técnico.
Sin embargo de lo expuesto, ni siquiera aún rescatando
estos casos (de excepción) en que la información del DPI a los tribunales del
crimen es completa, y suponiendo hipotéticamente que en
todos los casos así fuere, difícilmente
podríamos concluir que de esa manera se estaría
desarrollando una verdadera y conveniente interrelación
entre el DPI y los tribunales ordinarios.
(ii) Es posible sostener que la información y
opinión técnica del DPI a los juzgados de la
competencia penal, en la fase final de los procesos del crimen,
es lamentablemente tardía. En efecto, ya en ese estado, el
tribunal de la causa eventualmente habrá adoptado
decisiones (auto de procesamiento, acusación, embargos,
incautaciones, etc.) para las cuales tal vez habría sido
conveniente contar, entre los antecedentes, con una
opinión técnica en una materia tan especial como lo
es la propiedad industrial.
La disposición del art. 16 citado señala que el
DPI debe ser oído "antes de dictar sentencia", lo cual no
significa, a mi entender, que necesariamente la vista en
cuestión deba decretarse inmediatamente antes de dictar
sentencia, sino que bien podría ordenarse en cualquier
estado del juicio (cumpliéndose así, igualmente, el
tenor de la disposición). Por otro lado, nada obsta a que
el tribunal de la causa, oficiosamente, decrete uno o varios
informes al DPI, cuando lo estime necesario o conveniente, antes
de adoptar alguna resolución que pudiera requerir de
asistencia técnica simplemente informativa. Esto
último, naturalmente, también es aplicable a las
cortes de apelaciones, cuando conocen de un proceso de propiedad
industrial por la vía de la apelación.
[Fin del documento]
[1] Los recursos
procesales son analizados Infra, 3, e).
[2] La Ley 19.039 fue publicada en el Diario
Oficial, en su edición
correspondiente al 25 de enero de 1991, y su entrada en vigencia
data del 30 de septiembre de 1991.
[3] En una sentencia de la Excma. Corte Suprema del
año 1958 sólo por voto de minoría se
reconoció el carácter de tribunal especial a la
entonces Junta Arbitral (Revista de
Derecho, Tomo LV, 2ª Parte, Sección 1ª,
pág. 308).
[4] En todo caso, don LUIS CLARO SOLAR
reconocía esta cualidad de juez que ostenta el Jefe del
DPI, en los siguientes términos: "En cuanto a las
demás controversias civiles, como toda contienda entre
partes, son naturalmente del resorte de la justicia civil
ordinaria; y no vemos la conveniencia en convertir en juez al
funcionario encargado del servicio administrativo de las marcas."
(CLARO SOLAR, p 630, nota 189 in fine). En igual sentido,
SANTIAGO LARRAGUIBEL, Tratado de Marcas Comerciales (1987), p
165, Nº138.
[5] Por ejemplo, la normativa del ramo utiliza las
siguientes expresiones: partes (arts. 8 y 12 Ley de Propiedad
Industrial), término probatorio (art. 8 Ley de Propiedad
Industrial), medios de prueba (art. 12 Ley de Propiedad
Industrial), juicio de marcas (art. 8 Ley de Propiedad
Industrial), juicios (art. 17 Ley de Propiedad Industrial),
debido proceso (art. 22 Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial), procesos contenciosos (art. 74 inc. 4º
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial), etc.
[6] Art. 5 inc. 4º COT: "Los demás
tribunales especiales se regirán por las leyes que los
establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las
disposiciones generales de este Código".
[7] En Anexo Nº2 se adjunta un listado de los
derechos que deben pagarse durante la tramitación de un
privilegio industrial.
[8] Infra, Anexo Nº1, se transcriben las
disposiciones relativas a causas de irregistrabilidad de
privilegios industriales.
[9] Cabe señalar que, tratándose de
marcas comerciales, el funcionario encargado de aceptar o
rechazar a tramitación es el Conservador de Marcas, de
manera que, en contra de su resolución denegatoria de
tramitación, procede el recurso de reclamación ante
del Jefe del Departamento. En caso que dicho funcionario confirme
la resolución recurrida, entonces es admisible el recurso
de apelación para ante el HTAPI.
[10] Ello no está señalado
expresamente en la normativa del ramo, pero es fruto de la
práctica forense de propiedad industrial y la
jurisprudencia reiterada del DPI.
[11] Infra, Anexo Nº1, se transcriben las
disposiciones relativas a causas de irregistrabilidad de
privilegios industriales.
[12] La interposición de los recursos de
apelación está afecta al pago de un tributo de 2
UTM (Vid. Anexo Nº2).
[13] En Anexo Nº2 se adjunta un listado de
tributos a
pagar para la obtención de privilegios industriales.
[14] En caso que la marca comercial no fuere
renovada, el privilegio se tiene por abandonado (¿una res
derelictae?)
[15] Estas últimas, mal llamadas a mi
juicio, "transferencias" de privilegios.
[16] Las demás reglas sobre la materia se
encuentran contenidas en la Ley 18.120, aplicable a los
procedimientos litigiosos de propiedad industrial, dada la amplia
redacción del art. 1º de dicha Ley, que regula la
comparecencia ante todo tribunal, sea éste ordinario o
especial.
[17] La normativa de propiedad industrial sí
contiene reglas expresas acerca del tipo de notificación
que procede en cada caso, pero no regula la forma en que
éstas se practican. Cabe señalar que, salvo
excepciones (emplazamientos), todas las resoluciones, incluyendo
la sentencia definitiva, se notifican por el estado diario.
[18] Los plazos contenidos en la Ley de Propiedad
Industrial son todos fatales, considerándose
inhábiles, además, los días
sábados.
[19] Esta práctica es de reciente data
(año 1994 en adelante) en el DPI.
[20] Una incidencia de abandono del procedimiento
(año 1993), negada en el DPI, fue acogida por la Excma.
Corte Suprema, mediante la vía del recurso de queja, en
fallo de fecha 4 de agosto de 1994 (Nº3.290). Uno de los
considerandos del fallo de queja señala expresamente que
las reglas comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I del
Código de Procedimiento Civil son plenamente aplicables a
los procedimientos contenciosos de propiedad industrial.
[21] Aunque, en la práctica, las partes
litigantes normalmente solicitan, en los escritos principales,
expresa condenación en costas, el DPI nunca se ha
pronunciado al respecto. A mi juicio, se trata de disposiciones
plenamente aplicables a los procedimientos de propiedad
industrial, como normas subsidiarias que son, mediante una suerte
de resolución declarativa de condena en costas, copia
autorizada de la cual podría servir como título
ejecutivo para que, ante un tribunal ordinario civil, se inicie
un proceso ejecutivo de cobro de costas. De esta manera,
podría utilizarse un mecanismo que serviría, en
alguna medida, como freno a la presentación de demandas
infundadas, que no son infrecuentes en el área, sin
necesidad de reformas legales, recurriendo sólo a la ley
en vigor.
[22] Vgr., videos, artículos que contienen
en sí las marcas comerciales, diversos tipos de
publicidad, los mismos aparatos o instrumentos que constituyen la
invención, modelo de
utilidad o diseño
industrial, etc.
[23] Cabe destacar que durante la vigencia de la
antigua normativa de propiedad industrial (D.L. 958 del
año 1931) la prueba testimonial era plenamente procedente
(art. 24 del Reglamento vigente entonces).
[24] La resolución que cita a las partes a
oír sentencia es aplicable a los procesos de
oposición, por expresa declaración del Reglamento
de la Ley 19.039. En el caso de los procesos por nulidad de
privilegios industriales, dicha resolución se dicta por
aplicación supletoria de las reglas del juicio ordinario
civil de mayor cuantía.
[25] Acerca de la aceptación de dicho
criterio por parte de la Excma. Corte Suprema, vid. Supra, nota
Nº 20.
[26] La exigencia del interés (una de las
condiciones de admisión de la acción) está
consagrada de manera expresa en la ley de propiedad industrial
(art. 5º de la ley 19.039).
[27] Recuérdese que esta última
atribución (otorgar o negar el privilegio solicitado)
aún no ha sido ejercida por el Jefe del DPI, por efecto de
la presentación de la oposición. Durante la
tramitación del juicio, la resolución definitiva
que corresponde a dicho funcionario ha quedado pendiente, de
manera que, al momento de decidir la contienda de intereses,
"retoma" aquella otra atribución.
[28] La interposición de los recursos de
apelación está afecta al pago de un tributo de 2
UTM (Vid. Anexo Nº2)
[29] Infra, Anexo Nº1, se transcriben las
normas pertinentes sobre registrabilidad (positivas y negativas)
de privilegios industriales.
[30] A mi juicio, también deben considerarse
como causas de nulidad de un registro, las derivadas de la
naturaleza de acto administrativo que ostenta el registro de un
privilegio industrial, mientras no esté agotado, por
aplicación de lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la
Constitución Política de la República y las
reglas generales del acto administrativo. En estos casos, es
irrelevante que el privilegio sea válido per se, esto es,
que no incurra en un vicio de irregistrabilidad. En todo caso, se
plantea el tema del órgano competente para conocer este
tipo de reclamación de nulidad (¿el mismo DPI?
¿los tribunales ordinarios de justicia?), puesto que se
trata de una cuestión típicamente
contencioso-administrativa.
También podría considerarse como capítulo de
nulidad de un privilegio, los vicios cometidos durante la
tramitación de la solicitud de registro (discutible).
Aquí se tratará de omisión o error en
trámites legales administrativos (como por ejemplo, que se
hubiere publicado erróneamente una marca, se hubiere
clasificado erróneamente la cobertura, etc.), hipótesis en las cuales debe tenerse
presente especial cuidado en la apreciación de la legitimación activa del demandante de
nulidad, ya que, a mi juicio, carece del derecho para accionar
quien haya sido opositor jurídicamente presente en el
proceso de concesión del registro. En efecto, ante un
supuesto de oposición, cualquier vicio procesal
debió haber sido alegado por el demandante de
oposición; si lo hizo, entonces ya habrá una
resolución que se pronunció sobre la materia (cosa
juzgada); mientras que si no formuló su reclamación
correspondiente, entonces se estará ante una
hipótesis de
preclusión de derechos o saneamiento de vicios
procesales.
[31] En este caso, la Ley de Propiedad Industrial
(art. 27) prevé una excepción a las reglas
generales, puesto que dispone que el Jefe del DPI debe declarar
de oficio prescripción, no aceptando a tramitación
la petición de nulidad.
[32] En el caso de las invenciones, el plazo se
cuenta desde la fecha del registro, mientras que respecto de los
modelos de utilidad y diseños industriales, dicho
término se cuenta desde la fecha de la solicitud del mismo
(arts. 50, 57 y 65 Ley de Propiedad Industrial).
[33] La interposición de los recursos de
apelación está afecta al pago de un tributo de 2
UTM (Vid. Anexo Nº2)
[34] Supra, 1, a) in fine.
[35] La referencia a cualquier reclamación
relativa a la validez […] de un registro me parece reiterativa
de la competencia ya explicitada en la frase juicios de nulidad
de registro que emplea la norma en referencia.
[36] A mi juicio, debe distinguirse el acto
mediante el cual se transfiere el dominio sobre un
privilegio industrial (que por disposición del art. 14 Ley
de Propiedad Industrial debe otorgarse mediante escritura
pública) y el acto de anotación de dicha
transferencia. El contrato de
cesión de privilegio industrial, como acto jurídico
generador de derechos y obligaciones,
queda sujeto a las reglas generales del derecho común
sobre el particular, de manera que, ante un conflicto de
intereses sobre su validez, el órgano jurisdiccional
competente es la justicia ordinaria, por aplicación de las
reglas generales. No parece forzoso concluir, en base a una
lectura
parcial de la norma contenida en el citado art. 17, que
correspondería al DPI un pronunciamiento sobre la nulidad
de una escritura pública. Por el contrario, la frase en
conflicto debe ser analizada en su contexto, de acuerdo al cual,
la competencia contenciosa del DPI está estrictamente
circunscrita a los privilegios industriales (art. 17 inciso
1º), de tal suerte que una escritura pública de
compraventa, por más que el objeto de la misma sea un
privilegio industrial, no deja por eso de ser un instrumento
público cuya eventual nulidad sólo puede ser
declarada por la justicia ordinaria.
Queda pendiente, pues, determinar el verdadero sentido y alcance
de la frase "juicios de nulidad de transferencias". Estimo que la
disposición apunta únicamente a la validez de una
inscripción o anotación de cesión
(transferencia) de un privilegio industrial. En efecto, dentro
del procedimiento para obtener una transferencia de privilegio
industrial puede incurrirse en un error, como lo sería una
errónea transcripción de datos en la
anotación en el registro cedido, o bien una
anotación de transferencia en un registro diferente de
aquel objeto de la cesión. Ante dichos eventos, causados
por error de la administración y que se traducirían
en un perjuicio para un particular, existiría la
acción de petición de nulidad de transferencia
(nulidad de la subinscripción) que reviste caracteres
contencioso-administrativos, de conocimiento y resolución
en primera instancia por el mismo órgano que
incurrió en el vicio, pero con la posibilidad de recurrir
en segunda instancia ante un órgano distinto. Creo que es
ésta la interpretación correcta de la norma en
cuestión, por aplicación, como se ha dicho, de las
reglas generales de derecho y del contexto donde está
inserta la disposición.
[37] La regla de la inexcusabilidad de los
tribunales no sería aplicable a la especie, pues
aquélla se refiere a ausencia de derecho positivo
que resuelva la contienda, mientras que la situación que
nos ocupa dice relación con la inexistencia de derecho
procedimental.
[38] Ello debido a que el procedimiento de
oposición es de carácter especialísimo, pues
contiene reglas que sólo son propias de esta clase de
procedimiento (plazo de prescripción breve,
notificación mediante carta certificada, etc.)
[39] Supra, 2, Examen Preventivo.
[40] Así denominado usualmente en la
práctica de la propiedad industrial.
[41] A mi juicio, quedan comprendidas tanto las
resoluciones dictadas por el Jefe del DPI como también las
dictadas por otro funcionario facultado para adoptar resoluciones
con efectos jurídicos (Conservador de Marcas y Conservador
de Patentes).
[42] Existe cierta jurisprudencia emanada del DPI y
del HTAPI en relación a esta materia, fundamentalmente
motivada por la interposición de recursos de hecho. Sin
embargo, no es posible advertir unanimidad de criterios entre
ambos órganos.
[43] Vid. infra, Anexo Nº 2 sobre tributos que
afectan la tramitación de privilegios industriales.
[44] Dicha Ley modificó determinados
artículos del Código Orgánico de Tribunales
relativos a la "jurisdicción" disciplinaria (publicada en
el Diario Oficial en su edición correspondiente al 18 de
febrero de 1995).
[45] Supra, e.1.
[46] En nada altera la conclusión anterior,
la interpretación que se asigne a la frase "resoluciones
definitivas", cuestión tratada a propósito de la
procedencia del recurso de apelación. En efecto, se ha
señalado que existe consenso en que el recurso de
apelación procede tanto en contra de las sentencias
definitivas como de las interlocutorias que ponen término
al juicio o hacen imposible su prosecución, y dado que el
recurso de queja actualmente procede sólo en contra de ese
tipo de resoluciones (que, además, no sean susceptibles de
recurso alguno), las demás resoluciones que no revistan
tal naturaleza jamás serán recurribles de queja.
Luego la improcedencia de este último recurso en contra de
cualquier resolución del DPI es evidente, sea recurriendo
a una interpretación amplia o restrictiva del recurso de
apelación de la Ley de Propiedad Industrial: No procede en
contra de las sentencias definitivas ni de las interlocutorias
que ponen término al juicio o hacen imposible su
prosecución, porque todas éstas son susceptibles
del recurso de apelación; tampoco procede en contra de las
restantes resoluciones, por expresa disposición del art.
545 del Código Orgánico de Tribunales.
[47] En todo caso, este control alcanza, a mi
juicio, los actos puramente administrativos del DPI, puesto que
las resoluciones dictadas en procesos contenciosos tienen sus
propias vías de impugnación, que son precisamente
objeto de análisis en esta parte del texto.
[48] Por ahora, el planteamiento es sólo
teórico, ya que no existe aún jurisprudencia al
respecto.
[49] Supra, 3, e), e.2.
[50] El destacado es mío.
[51] De acuerdo a las estadísticas del DPI, mensualmente se
reciben y despachan aproximadamente unos 30 oficios de este
tenor.
Marcos Morales Andrade
Abogado Jefe Subdepartamento
Jurídico
Departamento de Propiedad Industrial – Chile
(Santiago, junio de 1996)