La nueva ley de marcas: aspectos novedosos, acciones judiciales y parámetros de reparación del daño
La nueva ley de marcas:
aspectos novedosos, acciones
judiciales y parámetros de reparación del
daño
- Concepto jurídico de
marca - Novedades relevantes de la
nueva L.M. - La protección del
titular del derecho marcario
La marca, como
signo o medio distintivo de productos o
servicios
como medio para distinguirlos de otros idénticos o
similares en el mercado, y
como categoría de "propiedad
especial" incardinada dentro de la disciplina
jurídica del Derecho
Mercantil,amplio y prolijo tanto en doctrina,jurisprudencia y fragmentaria
legislación, ha sido históricamente objeto de
legislación a través de estatutos y leyes que se
han sucedido en el tiempo, como la
Ley 32/1988 de
10 de Noviembre, con sus diversas modificaciones legislativas y
su Reglamento de Ejecución, aprobado por RD 645/1990 de
18 de Mayo, hasta encontrarnos en la actualidad con el vigente
texto legal,
la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre,de Marcas -en lo
sucesivo L.M-, cuya entrada en vigor el 31 de julio de
2002,salvo en lo previsto en el Título V,artículo
85 y disposiciones Adicionales
tercera,cuarta,octava,décima,undécima,decimotercera,decimocuarta
y decimoquinta que entraron en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOE.
Lejos de proceder a una exposición exegético-doctrinal
sobre la L.M,pues es más objeto de tratadistas, el
objeto del presente es destacar los aspectos novedosos,las
acciones y
la reparación del daño que la vigente L.M
regula.
II.-
CONCEPTO JURIDICO DE MARCA
Sistemáticamente lógico,antes de
analizar someramente tales cuestiones,es definir legalmente tal
concepto.
La marca como todo
signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los
productos o
servicios de
una empresa de
los de otras,y que tales signos podrán en particular
ser:
- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas
las que sirven para identificar a las personas. - Las imágenes, figuras, símbolos y
dibujos. - Las letras, las cifras y sus
combinaciones. - Las formas tridimensionales entre las que se
incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o
de su presentación. - Los sonoros.
- Cualquier combinación de los signos que, con
carácter enunciativo, se mencionan en
los apartados anteriores.
III.- NOVEDADES
RELEVANTES DE LA NUEVA L.M
1º.- EL RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS A
LAS CCAA
En cumplimiento de la STC 103/1999 de 3 de junio, el
legislador se ve abocado a una delimitación del marco
jurídico competencial en materia de
signos distintivos entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.
Con ello,las competencias
de las CCAA que confieren una relación de obligaciones y facultades son diversas, a
saber:
- Compentencia en materia de
ejecución de la propiedad
industrial,previo desarrollo
de la LM mediante su correspondiente reglamento (art. 1.3
L.M). - Competencia para la admisión de
presentación de solicitudes de registro de
marca por los interesados ante el órgano
correspondiente de la CCAA,donde aquél tenga su
domicilio o establecimiento industrial o comercial,de forma
seria y efectiva (art. 11.1 L.M) o en el órgano
compentente de la CCAA donde el representante del solicitante
tenga su domicilio legal o sucursal seria y efectiva (art.
11.4 L.M), con obligación de remitirlos en los cinco
días siguientes a su recepción a la Oficina
Española de Marcas y patentes (OEMP en lo
sucesivo),conforme art. 11.7 L.M. - Competencia para poner a disposición de los
interesados de impresos en castellano
y en otra lengua
cooficial (art. 11.9 LM), vgr gallego,vascuence o
catalán. - Competencia para examinar si las solicitudes
superan el examen de forma o requerir la subsanación
de defectos,con obligación remitirlas a la OEMP (art.
17.1 LM), con obligación legal de remitir la
solicitudes que se tengan por desistidas una vez concurra
resolución administrativa firme a tal Oficina (art.
17.2 L.M). - Competencia para resolver sobre solicitudes,
estando éstas sujetas al régimen de recursos
de la Ley 30/1996 de 26 de noviembre (art. 27.4 L.M),debiendo
practicarse las notificaciones a tenor de tal cuerpo legal
(art.29.6 L.M).
2º.- SIMPLIFICACION Y ABARATAMIENTO DEL
REGISTRO DE
MARCAS
Lo anterior precisa de un procedimiento
ágil y lógico,sustituyéndose el sistema
"UNICLASE" por el sistema
"MULTICLASE", lo que viene a significar que en una
única solicitud podrán proteger todas las
clases que comprenda el Nomenclátor Internacional del
Arreglo de Niza de 15 de Junio de 1.957, permitiéndose
la divisibilidad de la marca (art. 12.2 L.M).
Además,se suprime la obligación de
presentar una Declaración Notarial de uso, para la
renovación de la Marca, solucionándose
así el agravio comparativo con respecto a los
concesionarios de Marcas Internacionales.
También se suprime la obligatoriedad de
intervención Notarial para el camibo de la titularidad
de una Marca o Nombre comercial, así como el requisito
de abono quinquenal (ambos cambios introducidos en la
práctica desde Mayo de 1.999).
Supresión también relevante en la
desaparición de la Marca derivada y la
ampliación de Marca que con la vigente L.M se consigue
mediante la solicitud de registro de nueva Marca.
3º.- DISTINCION ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA
RENOMBRADA
La marca notoria es la conocida por el sector
el público al que se destinan sus productos o
servicios (art. 8.1 L.M) y, si está registrada, se
protege por encima del principio de especialidad según
su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a
su titular no sólo a ejercitar la correspondiente
acción de nulidad, como anteriormente a la vigente
L.M, sino además,a presentar oposición al
registro en la vía administrativa.
Se reputará marca renombrada cuando la
marca es conocida por el público en general,y el
alcance de su protección se extiende a cualquier
género
de productos o servicios (art. 8.2 L.M).
Igualmente,la misma protección se otorga al
nombre comercial notorio o renombrado registrado.(art. 8.1 y
8.2 L.M).
4º.- AMPLIACION Y ALCANCE DEL CONTENIDO DEL
DERECHO DE MARCA
Hasta tal punto, que el titular de la Marca que
hubiera obtenido resolución judicial por la que se
declare la existencia de violación de la
Marca,tendrá derecho, sin necesidad de prueba alguna,a
percibir en concepto de
indemnización de daños y perjuicios el uno por
ciento de la cifra de negocios
realizada por el infractor con los productos o servicios
ilícitamente marcados (art. 43.5 L.M).
Igualmente, y acorde con los tiempos, la L.M fortalece
la posición del titular de una Marca en Internet frente
a vulneraciones de su derecho por medio de nombres de dominio,es
decir,se impide la otrora,en ocasiones, lucrativa actividad del
"ciberocupa" (art. 3.e) L.M).
5º.- EL PLUS DE PROTECCION AÑADIDA PARA
LOS CONSUMIDORES
Con la vigente L.M, se confiere no sólo a
órganos públicos, sino también a las
asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios para
señalar las Marcas,que a su juicio,deben ser
denegadas, a fin de evitar la proliferación de marcas
que induzcan al consumidor
a error sobre la naturaleza,propiedades,origen o calidad de
producto
(art. 59.a L.M).
6º.- REINCORPORACION DEL RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS
Si bien con la anterior L.M de 1.988 fue suprimido,
con la actual L.M, de 2001, de nuevo, se contempla el
restablecimiento de derechos.
Ello supone que aquel solicitante o titular de una
MARCA para el que ha transcurrido el plazo que la OEMP
concede para presentar alegaciones ante un posible suspenso o
recurso de alzada e incluso para el pago de las renovaciones,
esté facultado, previa solicitud para restablecerlos,
siempre que justifique y motive la misma (art. 25
L.M).
Para ello se concede el plazo máximo de un
año a partir de la expiración del plazo no
observado.
7º.- POSIBILIDAD DE OPOSICION EN VIRTUD DE
UNA MARCA NO REGISTRADA NOTORIA O RENOMBRADA
Siempre que la Marca sea "notoriamente
conocida" en España,aún no estando
registrada.
8º.- POSIBILIDAD DE SUSPENSION DE EXPEDIENTES
EN TRAMITACION
La OEPM podrá suspender el procedimiento
de tramitación:
– Cuando la oposición se funde en una solicitud
anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una
resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la
vía administrativa;
- A a instancia del solicitante que hubiera entablado
una acción de nulidad, caducidad o
reivindicación del signo anterior oponente, hasta que
recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada
judicialmente; - Cuando sea presentada una solicitud de
división, por el tiempo
preciso para la resolución de la misma o que tal
solicitud lo sea a solicitud conjunta de todos los
interesados, sin que la suspensión pueda en este caso
exceder de seis meses (art. 26 L.M).
9º.- POSIBILIDAD DE SOMETER A ARBITRAJE LAS
RESOLUCIONES DE LA OEMP
Como excepción al principio general de que los
actos administrativos puedan ser sometidos a arbitraje,
contempla el art. 25 de la L.M tal opción siempre que la
resolución afecte a intereses privados por determinadas
prohibiciones relativas de los arts. 6.1.b,7.1.b,8 y 9 de la
L.M, excluyéndose, por tanto, los supuestos de
concurrencia o no de prohibiciones formales, prohibiciones
absolutas (nombres genéricos, signos que describan los
productos o servicios, indicadores
de procedencia geográfica, signos contrarios al orden
público y signos engañosos).
En coherencia con el art. 37 la Ley 36/1998 de 5 de
diciembre de Arbitraje,norma supletoria en lo no previsto en la
L.M en tal materia, el laudo que se dicte producirá
efectos de cosa juzgada, atribuyéndose a la OEMP la
competencia
para llevar a efecto las actuaciones correspondientes para la
ejecución del laudo, de proceder.
10º.- AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE
MARCA
Tras el registro de Marca, su titular no
podrá prohibir a terceros el uso de la misma para
productos comercializados en el Espacio Económico
Europeo con dicha Marca por el titular o con su
consentimiento (art. 36.1 L.M), teniendo como
excepción la concurrencia de motivos legítimos
que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los
productos, en especial cuando el estado de
los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización (art. 36.2
L.M).
11º.- DESAPARICION DEL REGISTRO DE ROTULOS
DE ESTABLECIMIENTO
Lo anterior con el matiz legislativo de que dentro
de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la L.M,
se preveía una renovación excepcional, que
concedía una vigencia de siete años a contar
desde la entrada en vigor de la L.M, de suerte que los
titulares de Rótulos de Establecimiento podrán
formular oposición contra nuevas solicitudes de
registro de Marca o Nombre Comercial (Disposición
Transitoria 3ª de la L.M).
Transcurrido el periodo de siete años tras la
Renovación Excepcional, tal registro será
definitivamente cancelado,pasando a estar protegidos los
derechos de
su titular por las normas
comunes sobre competencia desleal, en especial por los
artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal y por lo dispuesto en la
Disposición Transitoria 4ª de la L.M.
12º.- NUEVA REGULACION DEL NOMBRE
COMERCIAL
La vigente L.M en sus arts. 87 a 91, regula
profusamente lo relativo al Nombre Comercial como
concepto,normas
aplicables,clasificación,prohibiciones,derechos y
nulidad y caducidad.
Sucintamente, cualquier usuario anterior de un
nombre comercial no registrado, es decir, que lo usaba
extrarregistralmente,puede impedir el registro de una
nueva Marca,caso de ser idéntica o semejante al nombre
anterior y ser idéntico o similar su ámbito de
aplicación,a fin de evitar el riesgo de
confusión.
Lógicamente,el usuario extrarregistral debe
probar el uso anterior o el
conocimiento notorio en España
del nombre comercial no registrado.
También con la actual L.M, al Nombre
Comercial resultará de aplicación el
Nomenclátor para la Clasificación Internacional
de productos y servicios,con lo que el titular podrá
solicitar cuantos productos o servicios considere
interesantes para su actividad.
Al tiempo,con la L.M, desaparece la
obligación de que el Nombre comercial deba ser
transmitido con la totalidad de la
empresa.
IV.- LA
PROTECCION DEL TITULAR DEL DERECHO
MARCARIO
1º.- CAUCES JUDICIALES Y DE
ARBITRAJE
La L.M determina las vías para su ejercicio
de la acción por el titular de una marca registrada,
cual es la vía civil y la penal, frente a quienes
lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su
salvaguardia.
No obstante,y a fin de evitar una litigiosidad
innecesaria,contempla la sumisión al arbitraje "si
fuere posible" (art.40 L.M).
2º.- LAS DIVERSAS ACCIONES
CIVILES
El denominado por la doctrina
"señorío exclusivo" que se confiere al
titular de la marca,que se considere lesionado en su
derecho,según regulación del art. 41.1 de la L.M,
podrá ejercitar acción civil y deducir
reclamación para:
- La cesación de los actos que violen su
derecho –acción de
cesación- - La indemnización de los daños y
perjuicios sufridos –acción de
reparación del daño- , comprensiva por
tanto,del daño emergente y del lucro cesante,en virtud
de diversos parámetros que la propia L.M intenta
concretar dentro de la complejidad y especialidad de la
propia materia. - La adopción de las medidas necesarias
–acción de adopción de medidas- para evitar
que prosiga la violación y, en particular, que se
retiren del tráfico económico los productos,
embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u
otros documentos en
los que se haya materializado la violación del derecho
de marca. - La destrucción o cesión con fines
humanitarios –acción de destrucción o
cesión– , si fuere posible, a elección del
actor, y a costa siempre del condenado, de los productos
ilícitamente identificados con la marca que
estén en posesión del infractor, salvo que la
naturaleza
del producto permita la eliminación del signo
distintivo sin afectar al producto o la destrucción
del producto produzca un perjuicio desproporcionado al
infractor o al propietario, según las circunstancias
específicas de cada caso apreciadas por el
Tribunal. - La publicación de la sentencia a costa del
condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas
interesadas –acción de publicación de
sentencia- .
Otras acciones son la reinvindicatoria,la de
nulidad y la de caducidad de marca.
Como cuestión procesal constitutiva de un plus
del "onus probandi" para el titular de la
marca,expresamente recogida en el art. 42.2 de la L.M,
contempla que cuando el titular de una marca, que lleve al
menos cinco años registrada en el momento de presentar
la demanda,
ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las
acciones previstas en el apartado anterior del
artículo,los derechos conferidos por el artículo
3 –es decir, el llamado "ius prohibendi" que se
confiere al titular de la marca-, deberá probar, si
así lo solicita el demandado por vía de
excepción, que, en el curso de los cinco años
anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la
marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los
productos o servicios para los que esté registrada y en
los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas
de la falta de uso. A estos efectos, la marca se
considerará registrada solamente para los productos o
servicios para los que haya sido realmente
utilizada.
Igualmente, el demandado podrá igualmente
ejercitar, por vía de reconvención, la
acción de declaración de caducidad por falta de
uso de la marca del actor.
3º.- PRESUPUESTOS
DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS
El art. 42 de la L.M contempla dos presupuestos:
A.- Sujeción a indemnización de
determinados actos sin necesidad de requerimiento previo del
titular de la marca
El at. 42.1 de la L.M,concreta acciones sujetas a la
indemnización de daños y perjuicios,sin necesidad
de tal requerimiento previo,cuando el infractor viole el
"ius prohibiendi" conferido como parte de los efectos
del "señorío de marca" caso de que el
tercero:
- Ponga el signo del titular en sus propios o en su
presentación - Ponga el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas
u otros medios de
identificación u ornamentación del producto o
servicio,
elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer,
comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de
esos medios
incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos
medios puedan ser utilizados para realizar algún acto
que conforme a las letras anteriores estaría
prohibido.
Igualmente, también estarán sujetos a la
indemnización de daños y perjuicios los
responsables de la primera comercialización de los
productos o servicios ilícitamente marcados.
B.- Sujeción a indemnización de otros
actos que violen el derecho de marca del titular,previo
requerimiento suficiente del mismo o a través de
persona
legitimada
Como presupuesto
más genérico, preceptúa el art. 42.2 de la
L.M,tal derecho a ser indemnizado el titular de la marca por
todos aquellos que realicen cualquier otro acto de
violación de la marca registrada,quienes sólo
estarán obligados a indemnizar los daños y
perjuicios causados si hubieran sido advertidos
suficientemente por el titular de la marca o, en su caso,
la persona
legitimada para ejercitar la acción acerca de la
existencia de ésta, convenientemente identificada, y de
su violación, con el requerimiento de que cesen en la
misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o
negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o
renombrada.
En cualquier caso,y a meros efectos prácticos,el
requerimiento siempre resulta recomendable,aún no siendo
exigido por el legislador.
4º.- PARAMETROS PARA EL CALCULO DE LA
INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUCIOS
Dentro de la complejidad que entraña la
determinación del "quantum indemnizatorio",el
legislador concreta que la indemnización
comprenderá no sólo las pérdidas sufridas,
sino también las ganancias dejadas de obtener por el
titular del registro de la marca a causa de la violación
de su derecho (art. 43.1 L.M)
Incluso,el titular del registro de marca
también podrá exigir la indemnización del
perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor,
especialmente, por una realización defectuosa de los
productos ilícitamente marcados o una
presentación inadecuada de aquélla en el
mercado.
En cuanto a las ganancias dejadas de obtener (art.
43.2 de la L.M), éstas se fijarán y a
elección del perjudicado, con arreglo a uno de los
criterios siguientes:
- Los beneficios que el titular habría
obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido
lugar la violación. - Los beneficios que haya obtenido el infractor como
consecuencia de la violación. - El precio que
el infractor hubiera debido pagar al titular por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido
llevar a cabo su utilización conforme a
derecho.
Además, como criterios ponderables en orden a
la cuantificación de la indemnización, para la
fijación de la indemnización se tendrá en
cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y
prestigio de la marca y el número y clase de licencias
concedidas en el momento en que comenzó la
violación. En el caso de daño en el prestigio de
la marca se atenderá, además, a las
circunstancias de la infracción, gravedad de la
lesión y grado de difusión en el mercado (art.
43.3 L.M),pudiendo,el titular de la marca exigir la
exhibición de los documentos del
responsable que puedan servir para aquella finalidad.
Resulta no menos interesante que se concrete un
parámetro mínimo, para la
determinación del monto indemnizatorio, que el titular
de la marca cuya violación hubiera sido declarada
judicialmente tenga, en todo caso y sin necesidad de prueba
alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización
de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios
realizada por el infractor con los productos o servicios
ilícitamente marcados (art. 435 L.M).
Lo anterior,claro está,sin perjuicio de que el
titular pueda exigir una indemnización mayor si prueba
que la violación de su marca le ocasionó
daños o perjuicios superiores.
5º.- LA LLAMADA INDEMNIZACION
COERCITIVA
Ejercitada y prosperada la acción de
cesación, cuando se condene a la cesación de
los actos de violación de una marca, el Tribunal
fijará una indemnización de cuantía
determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido
hasta que se produzca la cesación efectiva de la
violación. El importe de esta indemnización y el
día a partir del cual surgirá la
obligación de indemnizar se fijará en
ejecución de sentencia (art. 44.4 L.M).
6º.- ALCANCE TEMPORAL DE LA
INDEMNIZACION
La L.M no sólo se ocupa de la
prescripción de las acciones derivadas de
la violación del derecho de marca,que confome el art.
45.1 prescribirán a los cinco años desde que
pudieron ejercitarse,sino que además,y en consonancia
con el alcance temporal de la indemnización ésta
sólo podrá cuantificarse,en relación con
los actos de violación realizados durante los cinco
años anteriores a la fecha en que se ejercite la
correspondiente acción (art. 45.2 de la L.M).
Y como siempre, todo lo anterior, sin perjuicio del
desarrollo
reglamentario y en cuanto a su aplicación
práctica, sin perjuicio de las consideraciones
doctrinales y jurisprudenciales para limar las diversas aristas
que esta L.M contiene.
Eduardo M. Morato López