Indice
1.
Concepto e importancia de los nombres de
dominio.
2. Las sentencias en materia de piratería
de dominios.
3. Consideraciones críticas
acerca de las sentencias.
4.
¿Quienes dominan los dominios?
5.
Conclusión
6.
Bibliografía
1. Concepto e
importancia de los nombres de
dominio.
Al existir infinidad de ordenadores conectados a la
Red, resulta
imprescindible arbitrar un sistema que
permita reconocer e individualizar cada máquina que
esté en conexión. Para poder
transmitir la información de un ordenador a otro es
necesario que exista una dirección unívoca para transferir
los datos. En un
principio las direcciones de los ordenadores conectados se
hacía a través de direcciones que funcionaban a
modo de números de teléfono. Pero como los humanos no somos
buenos para recordar números sino que por lo general
prefiere utilizar nombres pues son más fáciles de
recordar, inició la aparición de los llamados
"nombres de dominio" que
nacieron con la tarea de ayudar a los humanos en su lucha contra
los números y así identificar un directorio en la
red.
Cualquier persona que desee
estar en forma activa en la Red precisa de un domicilio, de una
dirección que sea identificable desde
cualquier ordenador conectado. Y además es necesario que
cada agente tenga una dirección única, es decir que
sean nombres unívocos.
Debido a que los usuarios de internet pueden tener
dificultad para acceder a las direcciones o incluso puede que les
sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer
el nombre de dominio, es que las empresas
frecuentemente registran con su nombre el dominio de sus propios
nombres o marcas, con las
que son reconocidas en el mercado. Por lo
tanto, tener un nombre de dominio conocido o deducible es de
vital importancia para las compañías que quieren
desarrollar su actividad en internet.
Conocidas instituciones
tanto comerciales como no, se presentan en la Red con el nombre
que utilizan en otros ámbitos: EL PAIS (elpaís.es),
TELEFONICA (telefónica.es), ABC (abc.es), TELE 5
(telecinco.es) , CORTE INGLES (elcorteinglés.es) , CNN
(cnn.com), con el que se relacionan con el público que las
conoce. La capacidad de una compañía de poder usar un
nombre de dominio consistente en el nombre de la
compañía seguido del .com es importante para su
capacidad de éxito
en el mercado,
promocionar y vender sus productos y
servicios. Y
su pérdida puede significar la ruina de su
negocio.
Problemática jurídica de los nombres de
dominio en Internet.
Numerosas controversias en torno a este tema
han surgido en todo el mundo.
Las disputas por el uso abusivo de nombres de empresas
conocidas o personas famosas para sitios de Internet son cada vez
más numerosas en el Centro de Mediación y Arbitraje de
la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, que ha pasado de recibir una denuncia el mes de
diciembre de 1999 a 172 en mayo de 2000.
Tras su apertura en diciembre, el aumento del
número de casos ha sido enorme y de la única
denuncia de ese mes se pasó a 28 en enero, 70 en febrero,
133 en marzo, 119 en abril y 172 en mayo. Las disputas que esta
analizando este organismo proceden de 53 paises de todo el mundo,
lo que demuestra la naturaleza
internacional del problema, aunque el mayor número de
denuncias procede de Estados Unidos,
con 299.
De los 179 casos estudiados hasta el momento, en 147 se
dio la razon al usuario del nombre, por lo que si la empresa o
individuo concernido quiere utilizar esa denominación en
Internet debera comprar los derechos del
nombre.
Sin embargo, en otros casos, como los relativos a
solicitudes presentadas por particulares para utilizar nombres de
personajes famosos, como el de Julia Roberts, se ha dado la
razón a la celebridad, por encima de derechos de marca registrada,
al basarse en las leyes
comunes.
Las normas del Centro
de Mediacion y Arbitraje de la
OMPI establecen que cada caso debe ser resuelto en un
máximo de 45 días y que la decision puede ser
recurrida ante un tribunal arbitral. Para poder presentar una
denuncia ante la OMPI en materia de
usurpación de dominios hay que acreditar que se es el
titular de la marca y que el
nombre de dominio demandado es idéntico o similar al
propio, que se ha obtenido de mala fe y que esta siendo utilizado
por otra persona.
En Estados Unidos se
han producido numerosas controversias con los nombres de dominio.
Muchas de ellas han acabado en los Tribunales de Justicia.
Ejemplos:
- El que enfrentó a la compañía de
cosméticos AVON con CARNETTA WONG ASSOCIATES quien
registró el dominio avon.com. Avon demandó a la
titular del registro
alegando la reciente "Federal Trademark Dilution Act.
Finalmente la demandada se allanó y no hubo
pronunciamiento judicial. - El del dominio mtv.com. Adam Curry empleado de la MTV
(popular canal de televisión dedicado a la música
pop) registró el nombre de dominio mtv.com y lo
mantenía el mismo. MTV no mostró mucho interés
por el dominio hasta que Curry dejó de trabajar para
ellos. Cuando Curry abandonó la MTV ésta le
demandó ante un Tribunal Federal. Al final las partes
llegaron a un acuerdo amistoso. - El de mcdonalds.com Joshua Quittner, escritor de la
revista
WIRED registró el dominio mcdonalds.com para demostrar
los problemas
con el sistema de
asignación de dominios. Quittner amenazó con
poner en la dirección una página dedicada a la
dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, y al final
McDonalds donó 3.500 dólares a la compra de
material informático para escuelas.
También en el Reino Unido se han producido casos.
El más importante con sentencia es el caso Pitman.
Una empresa
constituída en 1849 por Sir Issac Pitman tenía
varias divisiones que fueron escindiéndose y en 1985 se
firmó un acuerdo entre ellas por las que se autorizaba a
Pitman Training a usar el nombre Pitman en conexión con su
negocio de forma que no se autorizaba el uso de Pitman para
ningún otro negocio que no fuera las prácticas que
organizaba y los cursos
correspondientes. Pitman Publishing instó el registro de los
dominios pitman.co.uk y pitman.com, en febrero de 1996. Estos
fueron conocidos pero Pitman Publishing no intentó el uso
efectivo de los dominios hasta diciembre de 1996. En abril de ese
año Pitman Publishing intentó usar el dominio que
se supone había obtenido, y se dio cuenta de que no
podía usarlo y manifestó su queja al centro
británico que gestiona los nombres de dominio. Nominet Uk
devolvió en abril de 1997 el dominio a Pitman Publishing y
desde entonces esta compañía es la que ha usado el
nombre. Pitman Publishing planteó acciones
jurisdiccionales basadas en el aprovechamiento de la
reputación ajena, incumplimiento de contrato y actos
desleales de confusión. Finalmente el juez
desestimó estas acciones y
declar´´o el derecho a usar el nombre a favor de
Pitman Publishing que fue quien primero instó el registro
del nombre de dominio disputado.
En Francia hay
casos de disputas de dominio como lo prueba el enfrentamiento de
las sociedades
SAPESO e ICARE. Sapeso es titular de la marca ATLANTEL y
registró el dominio atlantel.fr. Icare registró en
USA el dominio atlantel.com y enterándose de ello la
titular del dominio francés la demandó ante un
Tribunal en Burdeos con el objeto de que abandone el dominio de
atlantel.com.
En España el
caso más conocido es el del buscador OZU. En un primer
momento cinco personas crearon el buscador que residía en
la dirección ozu.advernet.es, cambiando posteriormente a
ozu.com. El nombre de este dominio lo registró a su nombre
en Estados Unidos, uno de los socios, mientras que en España se
acreaba una sociedad,
ADVERNET encargada de la explotación comercial del
buscador y que registró la marca OZU. Posteriormente los
colaboradores se separaron y los que formaban la empresa ADVERNET
crearon otro buscador en la dirección ozu.es. Ambas partes
reclaman el derecho a utilizar en exclusiva el nombre ozu y ya
han iniciado acciones legales.
Problemas de derecho privado en estados unidos. La
sentencia del caso panavision.
La demandante PANAVISION INTERNATIONAL L.P. es una
compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la
actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es
titular de una serie de marcas federales
como panavisión y panaflex que utiliza en conexión
con su actividad relacionada con productos para
el mundo del cine, televisión
y fotografía.
El demandado Dennis TOEPPEN es un particular que posee
varias páginas y es titular de diversos nombres de
dominio, en concreto, ha
registrado, con ese carácter
bajo el dominio de primer nivel "com" las marcas anteriormente
dichas, es decir panavision.com y panaflex.com.
El juicio es de los denominados SUMMARY JUDGMENT que es
el apropiado cuando no hay una auténtica cuestión
fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de
juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de
hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes.
El juez a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de
juicios, establece que los juicios sumarios son engeneral
desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente
naturaleza
fáctica de la mayoría de las disputas sobre marcas.
Sin embargo resulta apropiado cuando la parte demandada, como es
el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos
hechos controvertidos.
Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la
Setencia se ocupa de realizar una breve explicación de
Internet. Seguidamente analiza el sistema de nombres de dominio y
la finalidad a la que obedece, destacando que su propósito
principal es permitir a los usuarios de Internet localizar las
direcciones de una forma rápida y sencilla. Para
argumentar esta afirmación se describe el modo en el que
un usuario, que desconoce elnobmre de dominio de la entidad con
la que desea contactar, puede obtener esa dirección: a
través de los buscadores.
A continuación en la sentencia se describen los
hechos que provocan el litigio. Así en diciembre de 1995,
Toeppen registró a su favor el dominio de panavision.com
sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de
la marca. Como otras empresas, Panavision decidió empezar
a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el
registro, como el nombre de dominio, de la marca que tenía
registrada y con la que se daba a conocer en el mercado,
descubrió que Toeppen era el titular de panavision.com.
Por tanto veía así cercenadas en principio sus
posibilidades de usar la marca en Internet.
Panavision notificó a Toeppen que era su deseo
utilizar el nombre de dominio panavision.com y éste le
exigió 13.000 dólares a cambio del
mismo. Panavision rechazó la oferta que
Toeppen planteó y quien además registró
seguidamente como nombre de dominio otra de las marcas de
Panavision, panaflex.com. Lo único que contiene esa
dirección es la palabra hello. Netwok Solution Inc.
Suspendió el uso de los dominios hasta tanto recayera
sentencia.
La actuación de Toeppen evidencia una innegable
mala fe. El demandado se encuentra personado, con igual carácter,
en otros casos en los que se ha registrado nombres de dominio
coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue
desmentido por el demandado. Además Toeppen es el titular
de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas
como aircanada.com, deltaairlines.com, yakeestadium.com,
australiaopen.com
Llegado este punto, la sentencia hace eco de un
argumento esgrimido por Panavision, importante para la
prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el
negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego
exigir a sus titulares dinero por
renunciar a los nombres que tiene registrados.
Las acciones que ejerce la actora son:
- dilución de marca, tanto a nivel federal como
estatal: la dilución de la marca es la pérdida de
la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir
productos y servicios
sin reparar en la existencia o ausencia de competencia
entre los titulares de la marca notoria y otras partes o la
probabilidad de
confusión, error o engaño. - Infracción del derecho de marca.
- Competencia desleal tanto a nivel estatal como
federal - Conducta parasitaria con probable beneficio
económico tanto intencional como por
negligencia - Incumplimiento de contrato.
La resolución judicial establece que "como
resultado del actual estado de la
tecnología
en Internet, Toeppen era capaz no sólo de hacer perder la
capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir
productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca
de Panavision para identificar y distinguir sus productos en
Internet. La Corte estima que la conducta de
Toeppen que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo
e importante medio económico, ha diluído la marca
de Panavision en los términos del Estatuto."
En cuanto a la violación del derecho de marca, y
competencia
desleal, la sentencia establece que al estimar la acción
anterior, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre estos
extremos. Por tanto la comentada resolución, no aborda
esas cuestiones. El resto de los motivos son igualmente
desentimados, si bien merece destacar el razonamiento que
efectúa la parte actora para estimar que la conducta de
Toeppen supone incumplimiento de contrato.
En efecto, la tesis de la
actora era que el demandado había incumplido el contrato
que lo ligaba a la NSI (entidad que asigna los nombres de
dominio) dado que las normas de
asignación de nombres de dominio, prohiben el registro de
un nombre que viole derechos de propiedad
intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato
ella era un tercero beneficiario, al ser titular de la marca que
coincidía con el nombre de dominio.
Pero el juez Pregerson estimó que esa
claúsula no era una estipulación a favor de
tercero, y que el propósito de la NSI no era el de otorgar
derechos a un tercero sino el de evitarse problemas
legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para
proteger a la NSI y no a un tercero como Panavision.
Así no podía acusar a Toeppen de
incumplimiento de contrato utilizando la figura de
estipulación a favor de tercero pero ciertamente,
cabría acusar de incumplimiento a la NSI si consideramos a
estos efectos, que las normas que ha publicado la NSI son, cuanto
menos, una oferta de
contrato, y por ello, se encuentra obligada a formalizar el
contrato de prestación del servicio de
registro y mantenimiento
del nombre de dominio, si como es el caso, se cumplen los
requisitos de esas normas.
Finalmente, al ser estimada la primera acción
planteada, la Corte condenó a Dennis Toeppen a cesar en el
uso de las marcas de la actora Panavision y Panaflex en
conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar
las actuaciones procedentes a transferir los dominios disputados
por Panavision.
En Argentina existen
cuatro sentencias recaídas en la Justicia
Federal en lo Civil y Comercial de Argentina
referidas al registro de dominios en Internet fueron dictadas en
nuestro país. Tres de ellas están referidas a la
"piratería" de dominios, práctica
bastante frecuente y que consiste en registrar para si como
dominio el nombre o marca de un tercero, por lo general de
una empresa
con prestigio y notoriedad en el mercado. La cuarta sentencia se
refiere a las prohibiciones absolutas de registro que establece
el organismo encargado del domino NIC.AR y su
impugnación en sede judicial.
Teniendo en cuenta que todas las sentencias son
decisiones cautelares, la cuestión de fondo aún
continúa abierta.
2. Las sentencias en
materia de
piratería de dominios.
Las sentencias en materia de piratería son la
recaída en autos
HELADERÍAS FREDDO S.A. C/ SPOT NETWORK S/
APROPIACIÓN INDEBIDA DE NOMBRE "FREDDO" PARA INTERNET,
sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 1.997 del
Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 7 Sec. 13 ( en adelante
Caso Freddo); la sentencia interlocutoria de primera instancia
recaída en autos CAMUZZI
DE ARGENTINA S.A. C/ ARNEDO, JUAN PABLO S/ MEDIDAS CAUTELARES, de
fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal
Nº 4 Secretaria 8 ( en adelante caso Camuzzi) y la sentencia
de Cámara recaída en autos PUGLIESE FRANCISCO
NICOLAS C/ PEREZ CARLOS ENRIQUE S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia
del 30 de diciembre de 1.999 de la Excma Cámara en lo
Civil y Comercial Federal, Sala 2 ( en adelante caso
PSA).
En todas ellas se hizo lugar a las medidas cautelares
solicitadas por titulares de marcas registradas en Argentina. Las
medidas consistían en ordenarle a la Cancillería
Argentina ( Organo administrador de
NIC ARGENTINA)
que en forma cautelar suspenda un nombre de dominio registrado
por un tercero y permita al titular de marca inscribirlo a su
nombre.
Ello a los fines de que, mientras dure el proceso, el
nombre de dominio este registrado, y por ende pueda ser utilizado
comercialmente por el titular de la marca en detrimento de la
persona que registró el dominio.
La solución en dos de los casos aparece como la justa
composición de los intereses en conflicto
(Casos Freddo y Camuzzi). No obstante nos surgen algunas dudas de
lo resuelto en el Caso PSA y sobre todo de la tendencia a
establecer una regla general que privilegie el registro de una
marca por sobre el registro de dominio.
Fundamentos del caso freddo.
En este asunto, una empresa
prestadora de servicios de
Internet SPOT NETWORKS, registró a su nombre el
dominio freddo.com.ar.
La actora es una cadena de
heladerías que tiene un prestigio bien ganado en la ciudad
de Buenos Aires,
tal es así que la cadena fue adquirida por un grupo de
capitales extranjeros hace un par de años.
Se puede considerar que la marca FREDDO, de propiedad de la
actora, goza de renombre entre los consumidores.
En el presente caso Su Señoría entendió que
el registro de una palabra como nombre de dominio, palabra que
coincide con una marca registrada, comporta "una variante del uso
indebido de marca ajena" (Considerando III primer párrafo).
Este uso indebido de marca ajena – argumenta el
magistrado – tiene circunstancias especiales ya que es exclusivo
del uso que pueda hacer el legítimo titular.
Es decir que al contrario del uso indebido normal, en el
cual aparecen productos o servicios falsos conjuntamente con los
lícitos, el uso ilegítimo bloquea la posibilidad
del titular de la marca de registrarla como dominio. Esto
último atento las reglas de NIC ARGENTINA que impiden
registrar dos dominios idénticos.
Esta circunstancia especialísima permite adoptar
una medida cautelar que se transforme en la anticipación
de la sentencia, aún cuando este no sea el objeto de las
medidas cautelares. ( cita el magistrado la sentencia de la
CNCCF, Sala I, causa 7488 del 2.11.93).
La medida cautelar adoptada se toma con fundamento legal
en el art. 232 del Código
Procesal ( media cautelar genérica) y consiste en dar de
baja de NIC AR provisoriamente el dominio del demandado e
inscribir el del actor durante el litigio. El fundamento para
considerar acreditado el "fumus boni juris" por parte del
magistrado lo encuentra en una publicación de la OMPI
(Organización Mundial de Propiedad
Intelectual). Transcribe en la sentencia el siguiente párrafo: "un nombre de dominio que sea
idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o
utilizado sólo por el titular de esos derechos de
propiedad intelectual demostrables, o con su
autorización"
El peligro en la demora lo encuentra en la
exclusión de poder utilizar su marca como dominio por
parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza
personal del
actor.
Fundamentos del caso camuzzi.
En el presente asunto el demandado registró el dominio
camuzzi.com.ar en su propio nombre.
La empresa
actora CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una conocida empresa
concesionaria del servicio
público de transporte
y provisión de gas. ( vgr.
CAMUZZI GAS PAMPEANA que
brinda servicios en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires,
entre otras empresas del grupo).
La actora es titular de dos registros en la
República Argentina sobre la marca CAMUZZI ARGENTINA en
las Clases 39 ( transporte y
almacenamiento) y
42 ( servicios varios).
En el caso de referencia el juez interpretó que el mero
hecho de ser titular de una marca coincidente con el dominio es
fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris
requerido en materia cautelar.
Así destacó expresamente: "No resulta, a
mi juicio, irrazonable, en el estado
actual de las comunicaciones, que quien posee una marca
registrada pretende utilizarla como nombre de dominio en
INTERNET. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio
de su denominación comercial. De esta forma, la
verosimilitud en el derecho que se invoca para fundar la cautelar
peticionada, se encuentra, según mi criterio,
suficientemente acreditada."
El magistrado, al contrario de lo sucedido en "Freddo"
no califica jurídicamente la conducta de quien
registró el nombre de dominio. Señala que en las
condiciones impuestas por NIC ARGENTINA – imposibilidad de
dos dominios idénticos – "resulta clara la imposibilidad
de registro del nombre de dominio pretendido por parte de la
accionante, en atención al registro anterior que se
habría otorgado al aquí demandado, lo cual,
estrictamente , implica la negación al titular marcario de
toda posibilidad de empleo de su
marca como nombre de dominio en INTERNET".
En cuanto al peligro en la demora señala el
magistrado que el mismo es entendido como "el peligro de
daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el
reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que
se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora
de acceder al registro del domino camuzzi.com.ar hasta tanto,
eventualmente, se decida el juicio de conocimiento
pertinente. Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna
manera, como una desventaja comercial, frente al resto de las
empresas que si pueden, con sus propias identificaciones,
utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a
Internet."
El magistrado encuadra la medida cautelar en lo
dispuesto por el art. 232 del Código
Procesal y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS ( ley 24.425).
Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caución
juratoria prestada por responsable de la empresa
actora.
Fundamentos del caso psa.
La presente es una sentencia como señalamos antes de la
Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, Sala 2ª.
El juez de primera instancia decretó una medida cautelar
similar a la de los casos FREDDO y CAMUZZI a favor del Sr.
Francisco Nicolas Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS
PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de
Francisco Pugliese de la marca PSA registrada en el INPI en las
clases 7, 11, 21 y 41.
En el presente expediente, a los fines de determinar la
existencia de "humo de buen derecho" la Cámara
determinó: a) la titularidad de la marca "psa"
idéntica al dominio cuestionado en cabeza del actor. b) la
mayor antigüedad de la marca por sobre el dominio registrado
por el demandado.
Por otra parte, en el punto 4) de la sentencia se afirma
que "corresponde indicar, independientemente de que el nombre de
dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí
se encuentra en juego es la
protección de un registro marcario, que se estaría
utilizando por quien no es el titular; y en esta inteligencia
resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que
sobre el tema trae el ADPIC.."
La Cámara también reproduce el argumento
esgrimido en los anteriores casos referido a que el uso de la
marca "psa" registrada como dominio, es excluyente del uso
legítimo del titular en el ámbito de Internet.
El registro del dominio, calificado por la Excma Cámara
como uso indebido de marca, impide al legítimo titular
acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su
propio sitio y distribuir sus productos desde allí.
Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la
Excma Cámara fijó una contracautela real de $
20.000 a cargo de la actora.
Doctrina judicial en materia de piratería
marcaria.
De las sentencias comentadas se puede extraer la siguiente
doctrina judicial:
- El registro de un dominio idéntico a una marca
de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa
marca. - El uso indebido es un uso calificado por la especial
característica de impedir al titular del
registro marcario el uso de la marca en Internet. - Es independiente que la marca sea notoria o no.
Véase que la marca psa carece de notoriedad, lo cual no
fue óbice para el dictado de la medida. - Carece de trascendencia, al menos no surge de las
resoluciones, la buena o mala fe del registrante del
dominio. - Debido a las características especiales de la
infracción marcaria, excluyente de la posibilidad de uso
de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar
puede ser un anticipo de la sentencia. - No se hace mención en las resoluciones al
principio de especialidad, cuestión que abordaremos
más adelante.
3. Consideraciones
críticas acerca de las sentencias.
De la doctrina judicial que emana de las resoluciones
comentadas se desprende un razonamiento que implica que todo
registro de dominio implica per se la violación del
derecho de marca.
De seguirse esta razonamiento en forma lineal se
trabaría el desarrollo de
la red Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado
puede encontrar una marca igual o similar ( art. 3º inciso b
de la ley) entre el
millon y medio de marcas registradas en el INPI en las 42 Clases
del nomenclador.
Asimismo, y teniendo en cuenta que Internet se puede
visualizar desde cualquier país, no sería de
extrañar que el reclamo por uso indebido se realizara con
fundamento en marcas registradas en el extranjero.
Ni que decir de los dominios registrados en Internet Network
Solutions, los llamados punto com o dominios de primer nivel.
Este último supuesto no es producto de
nuestra imaginación, ya que en el caso PRINCE la empresa
norteamericana Prince Sportswear Group Inc. inició en los
Estados Unidos un juicio contra la empresa inglesa Prince
plc para dar
de baja el dominio prince.com que esta venía utilizando.
El fundamento fue su marca PRINCE registrada en la Oficina de Marcas
de los EEUU. Le empresa inglesa por su parte demandó a la
americana por ante la High Court del Reino Unido con fundamento
en la marca PRINCE inglesa que le pertenecía. Así
las cosas se produjo una litispendencia internacional sobre el
dominio punto com.
El argumento de que el mero registro de un dominio
implica la violación de cualquier marca, en las 42 clases,
no se hace cargo del principio de especialidad.
Al respecto, la doctrina ha señalado que "no debe
deducirse que la utilización de un nombre de dominio
infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca… Para
ello todavía resulta preciso que exista identidad o
similitud entre los productos o servicios para los que la marca
está registrada y aquellos en relación con los
cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de
modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de
inducción a error, o por lo mejor decir de
inducción a confusión o
asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que
la utilización del nombre de dominio idéntico o
similar a una marca anterior constituya en sí mismo una
infracción sino que para ello resulta necesario ponerlo en
relación con los contenidos de la página web
u otro de los recursos internet
de otra clase para cuya identificación se
utiliza.
Similar situación se observa en los Estados
Unidos. En este país las marcas, incluso frente a dominios
idénticos o similares, se protegen cuando existe riesgo de
confusión que implica la similitud entre las marcas y la
proximidad de los productos.
Así la doctrina ha señalado que "la proximidad de
las marcas, e.g. los productos o servicios distinguidos con la
marca, y cuan similar son unos de otros es más importante
en Internet que en el mundo real.
En el Reino Unido la doctrina entiende que se debe tener en
cuenta el principio de especialidad en materia de nombres de
dominio, con la excepción de las marcas registradas en la
Clase Internacional 38 que protegen el servicio de Telecomunicaciones. En este caso el registro de un
dominio – que será utilizado en Internet y por ende
en comunicaciones
– puede ser combatido mediante la similitud de
servicios.
La protección especial, más allá
del principio de especialidad, se brinda, en los Estados Unidos,
a las marcas famosas por medio de la "Federal Trademark Dilution
Act" de 1.995. En este caso se brinda la protección
aún en caso de ausencia de riesgo de confusión. El
estándar es el de "daño a la reputación
comercial o dilución de la calidad
distintiva" del signo afamado que es registrado como nombre de
dominio.
Similar solución se ha brindado en el derecho
inglés
en los autos Direct Line Group Ltd v. Direct Line Estate Agency
en el cual se debatió el tema de la dilución de
afamadas marcas y el perjuicio causado por la inscripción
como denominación social de sus nombres.
En nuestro país la regla de la especialidad
está asentada jurisprudencialmente:
- "el principio de especialidad que consagra la ley,
permite que existan marcas idénticas para distinguir
productos distintos y que la restricción a esa norma
solo se configura en el supuesto de una confusión entre
los productos mismos como su venta en los
mismos lugares" - "la marca solo protege a los artículos para
los cuales ha sido registrada y nada mas. De aquí que
esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona
para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese
adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que
impida dicho registro o cuando los productos pueden ser
confundidos por el consumidor.
En la jurisprudencia
no se observa que se haya discutido la cuestión del riesgo
de confusión en cuanto a los productos o servicios que se
alojaban en Internet bajo los dominios. De esta forma se omite
considerar la cuestión de la especialidad y se pone en
igual situación al titular de una marca notoria o
renombrada – con una protección que puede ir mas
allá de la especialidad – con el titular de una
marca que carece del conocimiento y
reputación de aquellas.
En el caso de Freddo, es evidente que estaba en juego una
marca renombrada, al menos en el área de Buenos Aires. En
este caso la solución es justa y conforme a Derecho puesto
que se causaba un daño al titular de la marca
afamada.
Pero en el caso de "psa", no hay asidero legal a la
solución brindada puesto que no se está en
presencia de una marca notoria y no se examinó la
confundibilidad de los servicios o productos alojados en el sitio
psa.com.ar. Sería conveniente efectuar, en materia de
dominios, una diferenciación entre supuestos, tal como lo
hace la doctrina americana.
Así tenemos los siguientes supuestos:
a) una compañía obtiene en forma legítima un
dominio que coincide o es similar a la marca de otra empresa.
b) Dos empresas con marcas idénticas para distinguir
distintos productos o servicios, intentan obtener un dominio.
c) Una persona registra un dominio coincidente o similar a la
marca de una persona para venderselo al titular de la
marca.
En el supuesto a) la solución legal, en nuestro
país, al conflicto
marcas – dominios puede encontrarse en el art. 3º inciso a)
y b) de la ley de marcas, con lo cual habría que entrar a
estudiar los productos o servicios que se ofrecen bajo el dominio
supuestamente infractor. En este caso se entendería, como
lo ha hecho la jurisprudencia, que el registro de un dominio
implica per se el uso de marca y si se cumple con la especialidad
prevalece el derecho de marca anterior en el tiempo.
En el caso de marcas que, a consecuencia de su uso hayan
adquirido notoriedad o fama en nuestro país, entendemos
que bien puede recurrirse a las disposiciones del Convenio de
París y del TRIPS o bien al art. 24 inciso b) de la ley de
marcas. En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark
Dilution Act define a la dilución como "la pérdida
de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y
distinguir productos o servicios, independientemente de
la
presencia o ausencia de riesgo de confusión,
error o engaño". Esta protección contra la
dilución ha sido acordada en nuestra jurisprudencia a las
marcas renombradas. En consecuencia puede echarse mano de aquella
jurisprudencia para impedir el registro de los nombres de dominio
iguales o similares a marcas que gocen de renombre en
Argentina.
En cuanto al dictado de una medida cautelar inaudita
parte, es justificado únicamente en el caso que se
acredite la notoriedad o renombre de la marca que ha sido objeto
de registro en el NIC.
En las cuestiones de las marcas que no han adquirido
notoriedad o prestigio, pero en las cuales se puede acreditar que
el registrante del dominio tenía conocimiento de su
existencia, se produce el registro del dominio idéntico a
la marca pre-existente. Generalmente el dominio no se usa y se
guarda con la intención de vendérselo al titular de
la marca.En estos casos se ha discutido si existe
utilización comercial de la marca, resolviéndose
que en principio el hecho de registrar un nombre de dominio, per
se, no resulta en la utilización comercial del nombre,
aunque puede resultar en una forma de dilución de la
marca.. De cualquier forma la jurisprudencia no es uniforme
puesto que en el caso Intermatic.com se resolvió que el
hecho de registrar un dominio para luego intentar comercializarlo
constituía "uso en el comercio" y
por lo tanto era una "infringement" tipificada por la Ley de
Marcas.
En los fallos comentados, no ha existido una
declaración expresa acerca del "uso en el comercio",
tampoco se indica en la resolución si los dominios en
discusión han sido objeto de uso o solo se guardaron para
la venta al titular
de la marca.
De cualquier forma entendemos que la justicia argentina
se inclinará por establecer que el registro de un dominio
es per se un acto comercial y por ende puede dar lugar a la
infracción marcaria.
De cualquier forma, aun cuando el registro no sea un
acto de comercio, si el mismo es efectuado de mala fe, es
evidente que sería de aplicación el mencionado art.
24 ( "conocía o debía conocer la existencia de la
marca) , el art. 6 ter del Convenio de París (marca del
agente) o bien acudir al art. 953 del Código
Civil. De esta forma no se juzgaría con la misma vara
al pirata o cybersquatter que al legítimo titular de un
dominio igual o similar a una marca registrada que no distingue
los mismos servicios.
En el caso de que el dominio sea registrado pero no
utilizado, es decir que no haya pagina web alojada en la
dirección en cuestión, evidentemente no se
podrá juzgar los servicios que distinguirá. En este
caso podría establecese una presunción
hóminis que el registro del dominio ha sido efectuado de
mala fe, es decir para su posterior comercialización al titular de la marca. Lo
mismo si se da el caso de un titular que registra grandes
cantidades de dominios sin una actividad industrial o comercial
concreta y que no pueda justificar su procedimiento.
La jurisprudencia debe ser moralizadora, de hecho la que
comenta lo es, pero debe poner a resguardo a quien, de buena fe,
registra un dominio que colisiona con una marca, ya que atento la
cantidad de marcas existentes, es probable que esta
situación se de en más de una
ocasión.
Las prohibiciones absolutas de registro de dominios.
El cuatro fallo recayó en los autos byk argentina s.a. C/
estado
nacional s/ medidas cautelares, sentencia del 29 de febrero de
2.000 del juzgado nacional de 1º instancia civil y comercial
federal nº 4 secretaría 7, en adelante caso byk
argentina.
El actor pretendía registrar el domino bykargentina.com.ar
por ante nic.ar
Según la regla 3º de nic.ar para el registro de
nombres de dominio "las denominaciones que contengan la palabra
nacional, oficial o argentina, … Sólo podrán ser
registradas por las entidades públicas que correspondan".
En consecuencia el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto , administrador de
NIC.AR rechazó la inscripción del dominio
solicitado.
El actor inició reclamo administrativo tendiente
a que se decrete la incompetencia del Ministerio de Relaciones
Exteriores para resolver el pedido de inscripción del
dominio, planteando asimismo una impugnación de fondo al
Reglamento de NIC AR.
Asimismo el actor solicita en sede judicial una medida
cautelar genérica, tendiente a que, mientras tramita el
proceso
principal, se le autorice el registro del dominio cuestionado en
forma precautoria.
Su señoría rechaza la medida cautelar
indicando que habiendo denunciado el actor vías de hecho
administrativo, "ello no puede – en principio –
destruír la presunción de legitimidad de que gozan
actos con formalidades de ley, por lo que mientras no se destruya
esa presunción no existe la necesaria verosimilitud que
torne viable la medida en cuestión ( CNCiv Sala E,
5.12.84, LL 1985-B-355) y además el conflicto entre la
presunción y el fumus boni iuris que puede alegar quien
invoca la protección jurídica, el Poder Judicial ha
de inclinarse ante el interés
público que alega la
Administración y el carácter de ejecutividad
del acto administrativo ( CNFED CIV Y COM 25.7.68, LL
134-1033)."
El Reglamento de registro de dominios bajo la
extensión .com.ar es un acto administrativo de
carácter general. ( art. 24 L.N.P.A.)
Como tal goza del princpio de legitimidad hasta tanto sea
decidida favorablemente al administrado su
impugnación.
El principio de legitimidad de los actos administrativos produce
dos consecuencias importantes: a) la imposibilidad de que los
jueces decreten de oficio la invalidez del acto administrativo y
b) la necesidad de alegar y probar su ilegitimidad.
El principio de legitimidad encuentra fundamento en la
presunción de validez que acompaña a todos los
actos estatales.
En consecuencia, quien desee impugnar un reglamento
administrativo, como lo es el de registros de
dominio NIC AR debe alegar y probar su ilegitimidad.
Para ello debe agotar la vía administrativa en la forma
dispuesta en el Art. 24 de la L.N.P.A.
No obstante en la sede cautelar, no olvidemos que la sentencia
que comentamos se trató de una providencia que
denegó la
cautela, entendemos que el accionante debe acreditar la nulidad
absoluta del reglamento, la existencia de perjuicios graves para
el particular o la razón de interés público.
( conf art. 12 L.N.P.A.)
Por su parte, si la medida se solicita con fundamento en
el art. 230 y 232 del CPC, como parece ser en la especie, se debe
acreditar versosímilmente un vicio emergente del acto
administrativo.
En el fallo comentado, no se observa que, más allá
de discrepar el actor con la competencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores para administrar el sistema NIC.AR, se
halla invocado la verosimilitud de un vicio que justifique la
nulidad del
reglamento.
Respecto la competencia para dictar un acto administrativo, la
jurisprudencia del fuero federal requiere que sea "notoria" la
incompetencia de quien dicta el Reglamento para poder hacer lugar
a su suspensión cautelar.
Tampoco aparece como prima facie irrazonable, la
limitación a registrar el término ARGENTINA como
dominio a favor de una persona de Derecho Privado.
La prohibición de registrar el término
ARGENTINA como integrante de un nombre de dominio tiene un
paralelo con dos situaciones similares, tales son las
prohibiciones absolutas de registro de marcas y la
prohibición de utilizar el término "ARGENTINA" en
denominaciones de sociedades.
En materia de marcas está vigente el decreto
42.366/34 que estableció la prohibición de uso de
la expresión "NACIONAL" por cualquier asociación o
entidad particular.
Esta prohibición se aplica con un criterio de
razonabilidad, en tanto la utilización del término
NACIONAL sugiera vinculación o pertenencia en algún
grado con la NACION
ARGENTINA. ( Interpretación que propugna el Decreto
85.056/36).[23]
Por su parte, en materia societaria, la
Resolución 6/80 de la Inspección General de
Justicia en su art. 10 permite el uso de la palabra "de
Argentina" solo para sociedades que tengan dependencia
económica con sociedades constituidas en el extranjero. El
Reglamento de Nombres de Dominio es más restrictivo que el
decreto en materia de marcas, puesto que a la par de "nacional"
prohíbe el registro del término
"Argentina".
También lo es respecto de la Resolución de
la I.G.J. puesto que una empresa filial, que en su nombre
comercial incluye el término "de Argentina", ve
imposibilitado su acceso a Internet bajo su propio nombre
comercial. El planteo de fondo del actor y a propugnar la
modificación del Reglamento NIC. AR para que concuerde con
lo establecido por el Decreto 42366/33. El cambio debe
efectuarse por la vía legislativa y reglamentaria y no
mediante la intrusión del Poder Judicial en
la esfera del poder administrador, por cuanto no vemos que el
reglamento resulte arbitrario ni deba ser descalificado en sede
judicial.
La Propiedad Industrial en Internet.
El crecimiento exponencial que ha experimentado Internet, la red
de redes, ha
traído traído consigo una importante serie de
nuevos problemas para la naciente disciplina del
derecho informático. Entre ellos, la cuestión de la
titularidad y protección de las marcas, tema ya por
sí complejo en el "mundo real".
En un interesante artículo distribuido el pasado mes de
agosto a través del boletín "Computer Law
Observer", el jurista y
profesor William S. Galkin planteó algunas de estas
dificultades, respecto de la cuestión del registro y
tutela jurídica de los llamados nombres de dominio en
Internet.
A diferencia de las direcciones IP, que son
cantidades binarias de 32 bits por medio de las cuales las
computadoras
conectadas a redes TCP/IP (como
Internet) se pueden localizar entre sí, los nombres de
dominio son descriptores cuyo único propósito es
facilitarnos a los seres humanos lidiar con las frías
máquinas. De este modo, empleando un
ejemplo ficticio, en vez de recordar que una cuenta de correo
electrónico reside en la computadora
identificada como 168.173.140.512, un usuario puede recordar que
se encuentra en "rigel.estrella.co.cr", lo cual es
-indudablemente- más fácil. Todo lo relativo a
estos nombres corresponde a un servicio de alto nivel de TCP/IP,
llamado Domain Name Service (DNS).
Si bien la parte final (más a la derecha) del
nombre de dominio está sujeta a ciertas reglas (en nuestro
ejemplo, la porción "co.cr" indica que esta computadora
corresponde a un nodo comercial ubicado en Costa Rica), el
resto se puede definir casi arbitrariamente. Por tanto, en
principio, una organización o empresa estará
interesada en que el nombre de dominio que corresponda a sus
máquinas de acceso a Internet sea no
sólo fácil de recordar, sino -preferiblemente- lo
más parecido posible a su nombre real. Recurriendo
nuevamente a un ejemplo ficticio, la compañía
costarricense "Indigo, S.A." podría querer que su nombre
de dominio asignado sea "indigo.co.cr". Es más, esta
particularidad es tan deseable para la mayoría de las
empresas, que llega a adquirir valor
cuantificable, es decir, económico. Ello es así,
porque el nombre de dominio que una empresa o entidad tenga en el
ciberespacio viene a llenar la misma funcionalidad que posee un
nombre comercial en el mundo real. En efecto, cualquier usuario
experimentado de Internet sabe que es virtualmente seguro que
logrará acceder a la página "web" de una
compañía cuyos productos o servicios le interesan,
con sólo ingresar la dirección http://www.nombre
de la empresa.com (ejemplo: para buscar información sobre Microsoft
Corp., se ingresa http://www.microsoft.com).
Y, como en toda otra circunstancia donde entren en juego
intereses potencialmente contrapuestos, es justamente aquí
adonde el tema adquiere relevancia jurídica.
Señala Galkin que, a partir del momento en que
Internet dejó de ser un medio primordialmente
científico y académico, integrando también
intereses comerciales, el registro de nuevos nombres de dominio
ha crecido en forma desproporcionada. Por ejemplo, en 1993, se
registraba unos 300 dominios nuevos por mes; en 1994 la cifra
creció a 1.300 por mes, y -en estos momentos- alcanza los
25.000 nuevos nombres de dominio mensuales.
La responsabilidad primordial de registrar estos
nuevos nombres recae sobre InterNIC (Internet Network Information
Center), una entidad de la empresa telefónica AT&T,
patrocinada por la National Science Foundation de los Estados
Unidos y administrada por Network Solutions, Inc. En la
actualidad, el costo de
registrar y mantener un nombre de dominio es sumamente bajo: US
$100 por la primera inscripción y US $50 anuales por
mantenimiento.
Esto, obviamente, propicia que prácticamente cualquier
persona pueda solicitar y obtener un dominio propio.
En principio, el registro se realiza aplicando la regla
de "primero en tiempo, primero
en derecho". Es decir, quien solicite un nombre nuevo, sea cual
sea, será quien adquiera el derecho de usarlo. Como
veremos de seguido, esta política es
-justamente- la que ha venido a originar los conflictos
legales relacionados con la propiedad industrial.
De acuerdo con el profesor Galkin, el hecho de que el
registro de dominios nuevos resulte un proceso tan sencillo y
barato, ha dado pie a una inundación de solicitudes nuevas
presentadas a InterNIC, que -a su vez- ha propiciado el
surgimiento de serios conflictos.
Evidentemente, éstos ocurren cuando un interesado pide
registrar un nombre que es de gran interés para él,
tan sólo para descubrir que alguien más lo
registró primero. Como ejemplo, Galkin cita la contienda
surgida entre Princeton Review y Stanley Kaplan, quienes compiten
en el mercado de preparación de exámenes. Resulta
ser que Princeton registró el dominio "kaplan.com", y
luego creó una página web
usando ese nombre. Como resultado, las personas que intentaban
obtener información en Internet sobre Kaplan accesaban
más bien la página de Princeton, donde se
ofrecía una comparación de los servicios de ambas
empresas. Lógicamente, los de Kaplan eran presentados como
inferiores a los de su competidor. Como es de esperar
también, Kaplan rápidamente demandó a
Princeton por violación de su marca registrada.
Otro fenómeno ha sido el de la apropiación
y registro de ciertos nombres, empleando las razones sociales de
empresas prestigiosas, con la esperanza de poder
vendérselos algún día o bien simplemente
para intentar bloquear los intentos de registro de dominios de
compañías competidoras. Ello ha ocurrido ya on
nombres tales como McDonalds, Coke, MTV y Viacom.
Network Solutions, administradora de InterNIC, no ha salido
indemne de las refriegas en torno al registro
de esta novedosa forma de propiedad industrial. Explica W. Galkin
que, cuando Frenchy Frys, (empresa de catering del estado de
Washington), registró el dominio "frys.com", surgió
un conflicto con Fry's Electronics (vendedor de suministros de
electrónica), que también deseaba
inscribirlo a su nombre. Esta empresa demandó a la
primera, junto con Network Solutions y el proveedor de servicios de
Internet (ISP), Octave Systems.
Es obvio que Network Solutions no puede examinar cada
solicitud de registro para determinar si se infringe o no a
alguna marca registrada. Por tanto, ha optado por una nueva
política
destinada a reducir las demandas judiciales en su contra. De
acuerdo con estas reglas, los nuevos solicitantes deben declarar:
a) que tienen el derecho de usar el nombre de dominio en
cuestión; b) que será usado en forma regular; c)
que no se empleará para propósitos ilegales; y, d)
que no se afecta los derechos de terceros. Además, deben
comprometerse a indemnizar a Network Solutions y sus entidades
relacionadas si surge alguna disputa, incluyendo el pago de todos
los gastos
legales.
Esto no quiere decir que para registrar un dominio se
deba poseer una marca registrada. Pero si un tercero, titular de
una marca inscrita, formula un reclamo contra el dueño de
un dominio no registrado, y éste no puede demostrar que su
uso del mismo antecede el primer registro de la marca, entonces
InterNIC podrá suspender el uso del dominio.
Se ha criticado la nueva política de
inscripción de dominios, aseverando que favorece
indebidamente a las empresas que poseen marcas registradas. En
efecto, como se sabe, en nuestro medio es posible registrar y
usar marcas iguales o similares, por parte de distintos
titulares, cuando correspondan a distintas "clases" previstas en
el Convenio Centroamericano para la Protección de la
Propiedad Industrial. Ello por cuanto se estima que hay poca
posibilidad de confusión por parte del público,
entre empresas dedicadas a giros comerciales totalmente
disímiles. Sin embargo, entratándose de la
inscripción de dominios de Internet no ocurre igual. Se
produciría aquí un conflicto entre los interesados,
para acreditar quién tiene mejor derecho bajo las reglas
de InterNIC.
Además, se ha establecido que estas nuevas
políticas no han servido, de todos modos,
para exonerar totalmente a Network Solutions de dolores de cabeza
legales.
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